Un abogado explica un caso en el que se disputó la infracción de los derechos de diseño japonés

Si se adquiere el derecho de diseño, se puede utilizar el diseño registrado de manera exclusiva y, en caso de infracción del derecho de diseño por productos similares, se puede solicitar el cese o la prevención de dicha infracción (Artículo 37 de la Ley de Diseño Japonesa) y reclamar una indemnización por daños y perjuicios (Artículo 39 de la Ley de Diseño Japonesa).

El artículo 24, párrafo 2, de la Ley de Diseño Japonesa establece que “el juicio de si un diseño registrado y otro diseño son similares se basa en la sensación estética que se produce a través de la visión del demandante”. Sin embargo, ¿cómo se comparan y examinan los elementos para determinar si son similares cuando se lleva a cabo un juicio real?

Casos en los que se ha reconocido la infracción de los derechos de diseño

Omron, que posee los derechos de diseño de la “báscula con medidor de composición corporal”, argumentó que las acciones de Tanita de producir, transferir, entregar, ofrecer transferencias, importar y exportar su medidor de composición corporal infringían sus derechos de diseño. Omron buscó una orden para detener la producción de Tanita y la destrucción de los productos, así como una indemnización por daños y perjuicios.

El 18 de marzo de 2011, Omron solicitó el registro de diseño para el diseño principal como “báscula con medidor de composición corporal” y el diseño relacionado como el diseño secundario. El registro de los derechos de diseño se realizó el 22 de septiembre del mismo año.

El tribunal determinó que el diseño principal y el diseño del acusado no eran similares, pero que el diseño secundario y el diseño del acusado sí lo eran. Por lo tanto, en este artículo, explicaremos el diseño secundario.

¿Dónde se divide el juicio?

En las negociaciones y litigios sobre la infracción de los derechos de diseño, que protegen el diseño, la cuestión clave es si “las partes principales del diseño son comunes o no”.

Después de organizar esta “parte esencial”, que atrae la atención del demandante, se observa si ambos diseños tienen una configuración común en la parte esencial y si tienen una sensación estética común en general.

Como no es una motocicleta ni una bolsa, cuando se anuncia o se exhibe en una tienda, el medidor de composición corporal se coloca de manera que muestre el frente al comprador. Además, se puede suponer que cuando el consumidor, que es el demandante, utiliza el medidor de composición corporal, lo mira y lo opera desde el frente del cuerpo principal, donde se encuentran la ventana de visualización de cristal líquido y el patrón de interruptores.

Por lo tanto, el tribunal determinó que cuando el demandante compra un medidor de composición corporal, primero se centra en la forma de la vista frontal, asumiendo que utilizará el producto, como cómo están dispuestos los electrodos en el frente del cuerpo principal, qué forma tienen los electrodos, la posición y forma de los interruptores, la posición y forma de la ventana de visualización de cristal líquido donde se muestran los resultados de la medición, etc.

Además, dado que el medidor de composición corporal se ha convertido en un producto popular por ser más delgado que las básculas de peso convencionales, se puede suponer que el demandante también presta atención al grosor del producto, por lo que también se puede centrar en la forma de la vista lateral. Por otro lado, se consideró que el demandante no presta atención a la forma de la vista trasera, ya que no la ve cuando utiliza el medidor de composición corporal de la manera habitual y no es una parte que se publicita cuando se vende el medidor de composición corporal.

En otras palabras, lo que más atrae la atención del demandante es la “disposición de las cuatro partes de los electrodos cerca de las cuatro esquinas del frente de la placa de vidrio transparente” en la vista frontal, la “ventana de visualización de cristal líquido en la parte del cuerpo en la parte superior central del frente de la placa de vidrio transparente”, el “patrón de varios interruptores debajo de la ventana de visualización de cristal líquido en el frente de la placa de vidrio transparente”, y en la vista lateral, el “punto de que la placa de vidrio transparente y la parte trasera del cuerpo están laminadas juntas”. Se determinó que esto corresponde a la parte esencial del diseño secundario.

Diferencias en las partes esenciales y el fallo

Con esto en mente, el tribunal juzgó las diferencias en la configuración específica entre el diseño secundario y el diseño del acusado, y

• La relación de aspecto de la placa de vidrio transparente es diferente entre el diseño secundario y el diseño del acusado
• El diseño del acusado tiene un patrón de borde alrededor de la ventana de visualización de cristal líquido, pero el diseño principal no lo tiene
• Hay diferencias en el radio de las esquinas redondeadas de la placa de vidrio transparente, la relación entre el ancho y la longitud de la parte del electrodo, la relación entre el borde inferior de la ventana de visualización de cristal líquido y los electrodos dispuestos a la izquierda y a la derecha en la parte superior, y el número de patrones de interruptores
• Hay varias diferencias en la forma de la parte trasera

Se determinó que “hay una diferencia en la forma de la parte trasera del cuerpo, pero esta no es una diferencia en la parte esencial”, y

Aunque la relación de aspecto de la placa de vidrio transparente es diferente entre el diseño secundario y el diseño del acusado (el diseño secundario es de aproximadamente 1:1.4, mientras que el diseño del acusado es de aproximadamente 1:1.43), la diferencia es muy pequeña y ambos deberían dar la impresión de ser rectangulares y alargados. Además, se reconoce que el diseño del acusado tiene un patrón de borde alrededor de la ventana de visualización de cristal líquido, pero este no es muy grande en comparación con el tamaño de la ventana de visualización de cristal líquido y no es un color llamativo en la vista frontal. Además, aunque hay diferencias en el radio de las esquinas redondeadas de la placa de vidrio transparente, la relación entre el ancho y la longitud de la parte del electrodo, la relación entre el borde inferior de la ventana de visualización de cristal líquido y los electrodos dispuestos a la izquierda y a la derecha en la parte superior, y el número de patrones de interruptores, estos no superan la sensación estética común que se da al observador, ya que la forma de la placa de vidrio transparente es casi la misma.

Fallo del Tribunal de Distrito de Tokio, 26 de febrero de 2015

Reconoció la infracción de los derechos de diseño y ordenó a Tanita que pagara 129,153,662 yenes como indemnización por los daños sufridos por Omron.

El juicio es que aunque hay diferencias en la parte esencial, son extremadamente pequeñas. Además, “observador” en el texto del fallo se refiere a “observador”, es decir, al demandante.

Casos en los que no se reconoció la infracción de los derechos de diseño

Tiger Corporation, que posee los derechos de diseño de la “botella térmica portátil”, argumentó que la fabricación y venta de la botella térmica portátil (producto del demandado) por Tatsumiya Co., Ltd. infringía sus derechos de diseño. Solicitó la suspensión de la fabricación y venta del producto del demandado, así como el pago de daños y perjuicios basados en el acto ilícito de infracción de los derechos de diseño.

¿Cuál es la parte esencial?

El diseño en cuestión y el diseño del demandado son ambos botellas térmicas portátiles, y sus consumidores son consumidores generales. Además, dado que se utilizan llevándolos a diario, se puede decir que los consumidores se centran en la apariencia general que afecta a la conveniencia de llevarlos.

Sin embargo, se reconoció que la forma general cilíndrica y la forma compuesta por el cuerpo y la tapa, es decir, la forma ①, eran conocidas públicamente antes de la solicitud del diseño en cuestión, es decir, eran comunes.

Además, el tribunal determinó que la forma ②, que tiene una parte cortada en forma de anillo entre el extremo inferior de la tapa y el cuerpo, la forma ③, en la que el miembro interior del extremo inferior de la tapa aparece en forma de anillo delgado sobresaliendo ligeramente de la superficie lateral, y la forma ④, en la que una línea en forma de anillo entra en la parte inferior del cuerpo para que sea paralela al fondo y esta parte se convierte en una protuberancia redonda en forma de banda, también eran conocidas públicamente antes de la solicitud del diseño en cuestión. En otras palabras, estos no están incluidos en los derechos de diseño.

Por lo tanto, el tribunal sostuvo que las características de las formas ① a ④ en el diseño en cuestión no deberían considerarse como constituyentes de la parte esencial del diseño en cuestión, y que la parte esencial del diseño en cuestión se encuentra en las formas más concretas relacionadas con cada una de las formas anteriores, es decir, la proporción del diámetro del fondo y la altura de la forma cilíndrica ①, la proporción de la altura del cuerpo y la tapa, la forma concreta del anillo delgado en el extremo inferior de la tapa ②, la forma concreta de la parte cortada en forma de anillo (ranura) entre el extremo inferior de la tapa y el cuerpo ③, y la forma concreta de la línea en forma de anillo y la protuberancia redonda en forma de banda cerca del extremo inferior del cuerpo ④. Y cuando se comparó el diseño en cuestión con el diseño relacionado, se sostuvo que se debería dar más importancia a los anteriores ① y ②, que son comunes con el diseño relacionado, en el juicio de similitud.

Diferencias esenciales y fallo

El diseño en cuestión y el diseño del demandado tienen en común que la forma general es cilíndrica y está compuesta por el cuerpo y la tapa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias?

Se reconocieron las siguientes diferencias:

1. Proporción de la altura de la tapa a la altura total (parte esencial ①)

En el diseño en cuestión es aproximadamente 1/6, mientras que en el diseño del demandado es aproximadamente 1/8

2. Proporción del diámetro del fondo a la altura (parte esencial ①)

En el diseño en cuestión es 1:2.3, mientras que en el diseño del demandado es 1:3.6

3. Forma entre la tapa y el cuerpo (parte esencial ③)

En el diseño en cuestión, hay una ranura de aproximadamente 1/5 de la altura de la tapa, mientras que en el diseño del demandado, no hay una ranura como tal, solo existe la superficie de unión entre la tapa y el cuerpo

4. Forma del extremo inferior de la tapa (parte esencial ②)

En el diseño en cuestión, hay una parte en forma de anillo delgado que sobresale de la superficie lateral, mientras que en el diseño del demandado, hay una parte en forma de anillo delgado que no sobresale tanto de la superficie lateral

5. Forma cerca del fondo del cuerpo (parte esencial ④)

En el diseño en cuestión, se proporciona una protuberancia redonda en la banda superior y una ranura fina que circula horizontalmente en la cima de la protuberancia, mientras que en el diseño del demandado, hay una parte en forma de línea que circula paralela al fondo

6. Forma de la boca del cuerpo

En el diseño del demandado, se proporciona una tapa de un miembro separado que cubre la superficie periférica, mientras que en el diseño en cuestión, no hay tal forma.

Y el tribunal sostuvo que hay diferencias 1 a 6 entre el diseño en cuestión y el diseño del demandado, y que las diferencias 1 a 5 pueden considerarse diferencias relacionadas con la parte esencial del diseño en cuestión, y en particular, las diferencias 1, 2 y 5 hacen que el diseño en cuestión dé una impresión de mayor estabilidad cuando se coloca de pie debido a su mayor área de fondo, mientras que el diseño del demandado tiene un diseño que da una impresión más delgada debido a su menor área de fondo.

Además, debido a las diferencias en la forma entre la tapa y el cuerpo, la forma del extremo inferior de la tapa, y la forma cerca del fondo del cuerpo,

El diseño en cuestión da la impresión de tener relieves relativamente prominentes a lo largo de la dirección de la altura, mientras que el diseño del demandado tiene un diseño que da una impresión relativamente lineal.

Por lo tanto, se puede decir que las diferencias anteriores hacen que el diseño del demandado produzca una sensación estética diferente en su conjunto al diseño en cuestión.

Fallo del Tribunal de Distrito de Osaka del 21 de junio de 2012

Y así, el tribunal no reconoció la infracción de los derechos de diseño por parte de Tatsumiya Co., Ltd. y desestimó la demanda de Tiger Corporation.

Se juzga que no son similares si se observan diferencias claras en la parte esencial.

Puntos clave en las negociaciones y litigios sobre infracción de derechos de diseño

A partir de casos pasados, los puntos clave en las negociaciones y litigios sobre infracción de derechos de diseño son claros.

Puntos clave cuando su empresa es la demandante

Cuando su empresa alega una infracción de derechos de diseño por parte de otra empresa y solicita una indemnización por daños y perjuicios, es necesario argumentar que las partes comunes entre el producto imitado de la otra empresa y el diseño registrado por su empresa son la esencia del diseño y la parte que más atrae la atención del consumidor.

Con esto, se puede solicitar a la otra parte que detenga la venta de productos similares y pida una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, aunque su empresa pueda pensar que “es similar” o “es una copia”, si se acepta o no objetivamente es un problema difícil, ya que hay muchos casos en los que la solicitud no es aceptada.

Incluso para las empresas cuyas solicitudes no fueron aceptadas, probablemente presentaron una demanda porque tenían confianza en su juicio, por lo que deben tomar una decisión cuidadosa.

Puntos clave cuando su empresa es la demandada

Cuando se defiende contra una alegación de infracción de derechos de diseño por parte de otra empresa, es necesario argumentar que las partes comunes entre el diseño de su producto y el diseño registrado por el titular de los derechos de diseño son partes que naturalmente se vuelven comunes debido a la naturaleza del producto, y no son la esencia del diseño ni la parte que más atrae la atención del consumidor. Además, es necesario argumentar que hay diferencias en el diseño de la parte que más atrae la atención del consumidor.

Como se puede ver en el caso de la balanza de composición corporal, en el que se ordenó una indemnización de aproximadamente 130 millones de yenes, si se demanda por infracción de derechos de diseño y se pierde el juicio, a menudo se incurre en una gran responsabilidad de indemnización. En un caso antiguo en el que Honda demandó a Suzuki por infracción de los derechos de diseño del Super Cub, se ordenó un pago de aproximadamente 760 millones de yenes. Cuando otra empresa alega que usted ha infringido sus derechos de diseño y le advierte con una prueba de contenido, se requiere una respuesta tranquila.

Por supuesto, en este caso también existe la posibilidad de que la otra parte esté juzgando de manera egoísta que “es similar” o “es una copia”. Es natural que surja un “favoritismo” porque es un diseño que usted ha creado y con el que se ha familiarizado.

Resumen

El juicio sobre si se está infringiendo un derecho de diseño es delicado y a menudo muy difícil, y rara vez es obvio a simple vista.

Para determinar objetivamente si se está cometiendo una infracción de los derechos de diseño y lograr una resolución lo más favorable posible, le recomendamos que consulte a un abogado con experiencia a la mayor brevedad posible.