¿Qué es la infracción de los derechos de marca registrada? Explicación del marco para determinar la ilegalidad

Al obtener derechos de marca registrada para sus productos o materiales comerciales, puede prevenir lo que se conoce como “imitaciones”.

Sin embargo, los derechos de marca registrada no implican, por ejemplo, el “derecho a prohibir el uso del nombre ‘Disney'”. Lo que se prohíbe con los derechos de marca registrada se limita estrictamente al “uso de la marca”. Por ejemplo, si un tercero crea una instalación llamada “Disney Island”, aunque en realidad no tenga ninguna relación con Disney, puede parecer que es una instalación oficial de Disney. Los derechos de marca registrada son el derecho a prohibir este tipo de uso (como se mencionará más adelante, se llama “uso de la marca”).

¿Hasta qué punto pueden los titulares de derechos de marca registrada prohibir el “uso de la marca” en sitios de comercio electrónico o sitios corporativos en Internet? Vamos a explicarlo con referencia a casos anteriores.

¿Qué es el uso de marca prohibido por los derechos de marca registrada?

Aunque hay limitaciones en los productos designados, etc., se permite el uso exclusivo de la marca registrada a los titulares de los derechos de marca. Y, en principio, si un tercero usa la misma o una marca similar en productos designados, etc., sin permiso, se establece una infracción de los derechos de marca.

Sin embargo, en la revisión de la Ley de Marcas del año 2014 (año 26 de Heisei), se estableció el artículo 26, párrafo 1, ítem 6 como se muestra a continuación, y se aclaró que no se considera una infracción de los derechos de marca en los casos que no corresponden al “uso de marca”.

Artículo 26 Los efectos de los derechos de marca no se extienden a las siguientes marcas (incluyendo aquellas que forman parte de otras marcas).
⑥ Además de los elementos mencionados en los ítems anteriores, las marcas que no se utilizan de manera que los consumidores puedan reconocer que son productos o servicios relacionados con el negocio de varias personas.

(Ley de Marcas, Artículo 26, Párrafo 1, Ítem 6)

Entonces, ¿qué significa este “uso de marca”?

Como se mencionó anteriormente, una marca se utiliza para distinguir sus propios productos y servicios, etc., de otros productos y servicios, etc. (función de identificación de productos propios y ajenos), y para indicar el origen de los productos, etc. (función de indicación de origen).

Y este uso en una forma que tiene la función de identificación de productos propios y ajenos, y la función de indicación de origen, se considera “uso de marca”.

Por ejemplo, cuando un consumidor general ve la cadena de caracteres “ABC” en un producto, y puede recordar qué empresa es el producto, se dice que tiene la función de identificación de productos propios y ajenos, y la función de indicación de origen, y el acto de poner la cadena de caracteres “ABC” en el producto se considera un “uso de marca”.

Por el contrario, en los casos de uso que no cumplen con la función de identificación de productos propios y ajenos, y la función de indicación de origen, no se considera “uso de marca”, y puede haber casos en los que los efectos de la marca registrada no se extiendan.

Los detalles de las sanciones cuando se infringen los derechos de marca se describen a continuación.

Casos judiciales de infracción de derechos de marca registrada

¿Puede el título de un libro o artículo ser una infracción de los derechos de marca registrada? (Caso del “Plátano de la Mañana”)

Este es un caso en el que el demandante, que posee los derechos de marca registrada para “Plátano de la Mañana” en caracteres estándar, designando “revistas, libros, mooks” y otros como productos designados, presentó una demanda por infracción de los derechos de marca registrada contra el demandado que vendió un libro con el título “40 consejos para tener éxito en la dieta del plátano de la mañana”. El tribunal decidió que la cadena de caracteres “Plátano de la Mañana” que el demandado muestra es simplemente un título y no indica la identificación del producto o su origen, por lo que negó la infracción de los derechos de marca registrada.

La exhibición del emblema del demandado en la portada y la cubierta del libro del demandado es simplemente una exhibición del emblema del demandado como parte del título que indica el contenido del libro, y no puede ser reconocido como usado de una manera que tenga la función de identificar productos propios y ajenos o de indicar el origen. Por lo tanto, no puede decirse que infrinja los derechos de marca registrada en este caso.

(Sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio, 12 de noviembre de 2009 (Año 21 de Heisei))

En el caso de los títulos de los libros, incluso si contienen la misma cadena de caracteres que su propia marca registrada, si se trata de una representación del contenido del libro y no de una indicación del origen del libro como producto, puede ser juzgado como “no se usa como marca registrada”.

Sin embargo, en casos en los que hay circunstancias tales como títulos de publicaciones periódicas como revistas y periódicos, y títulos de series que se producen y venden repetidamente bajo el mismo título, se puede considerar que constituyen una infracción de los derechos de marca registrada.

¿Es una infracción de los derechos de marca registrada un producto que se aprovecha de un producto famoso? (Caso Beretta)

El famoso fabricante de armas italiano “Beretta” tenía un contrato de licencia con el fabricante de armas de modelo “Western Arms”, y presentó una demanda contra otro fabricante de armas de modelo que fabricaba y vendía modelos de “Beretta”, alegando que constituía una violación del artículo 2, párrafo 1, ítem 1 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal (acto de confusión de indicaciones conocidas), y solicitó una orden de cese y desistimiento y daños y perjuicios.

En este caso, según los hechos reconocidos, los productos del demandado son armas de modelo que reproducen fielmente la apariencia de la M92F, una pistola real que no se comercializa ni se permite poseer en general en nuestro país, y que no tienen la capacidad de matar, que es una función esencial de las armas reales, y se negocian en un mercado separado de las armas reales como imitaciones claramente diferenciadas de las armas reales. Se reconoce que los comerciantes y demandantes de estos productos identifican cada producto por las indicaciones que muestran el fabricante de las armas de modelo en el cuerpo y el paquete, etc., evalúan su rendimiento y calidad como armas de modelo, y luego los eligen y compran. Por lo tanto, incluso si se reconoce que los productos del demandado tienen la misma forma de producto que los productos del demandante y que la forma de producto del demandante se utiliza como una indicación que muestra que los productos del demandante son productos de Beretta, la forma de producto del demandante no se utiliza de una manera que tenga la función de indicar el origen o de distinguir entre productos propios y ajenos.

(Sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio, 29 de junio de 2000 (Año 12 de Heisei))

El tribunal decidió que, aunque las armas de modelo que se fabrican y venden reproducen fielmente la forma del producto real, la forma del producto como arma de modelo no se puede decir que se utilice de una manera que tenga la función de indicar el origen o de distinguir entre productos propios y ajenos.

En este caso, Beretta no fabricaba ni vendía armas de modelo, y había una clara diferencia en la función esencial de matar entre las armas reales de Beretta y las armas de modelo de otras empresas, y se consideró que no había posibilidad de que los consumidores generales se confundieran con la identidad de los productos. Por lo tanto, si, por ejemplo, Beretta hubiera estado fabricando y vendiendo armas de modelo y hubiera permitido a Western Arms usar su diseño y marca registrada, es posible que se hubiera reconocido la función de identificación de productos en los productos de Western Arms y que se hubiera juzgado que las imitaciones de otros eran infracciones de los derechos de marca registrada.

¿Puede un eslogan ser una infracción de los derechos de marca registrada? (Caso “Always Coca-Cola”)

Este es un caso en el que Coca-Cola Company, que mostraba el eslogan “Always Coca-Cola” en las latas para promover las ventas de su bebida de cola, fue demandada por el demandante que había registrado “Always” como marca registrada para bebidas refrescantes, incluyendo cola, en la antigua Clase 29, alegando que constituía una infracción de los derechos de marca registrada, y solicitando la prohibición del uso de “Always” y daños y perjuicios.

La palabra “Always”, que significa “siempre, en cualquier momento”, puede ser entendida como una expresión que tiene el efecto de aumentar el poder de compra del producto al hacer que los consumidores quieran beber Coca-Cola todo el tiempo, y se reconoce como parte de un eslogan de campaña como parte de una promoción de ventas, por lo que no puede ser considerada como usada de una manera que cumpla la función de especificar el producto o indicar su origen, por lo que no puede ser considerada como usada como marca registrada. Por lo tanto, no constituye una infracción de los derechos de marca registrada.

(Sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio, 22 de julio de 1998 (Año 10 de Heisei))

El tribunal decidió que la cadena de caracteres “Always” que se muestra en la parte superior izquierda del logotipo de “Coca-Cola” en la lata es reconocida como parte de un eslogan de campaña para la promoción de ventas, y no se puede decir que se utilice de una manera que cumpla la función de indicar el origen del producto, por lo que no se considera que se utilice como marca registrada.

Cabe señalar que también es posible registrar un eslogan como marca registrada.

Tradicionalmente, las frases publicitarias como los eslóganes que se utilizan en la publicidad y la promoción de productos y servicios a menudo se utilizan de manera genérica para una amplia gama de productos y servicios, y es difícil para los consumidores distinguir a quién pertenecen los productos y servicios por estas frases publicitarias, por lo que la mayoría de las veces se rechazaba el registro de marcas registradas.

Sin embargo, con la revisión de las directrices de examen en 2016 (Año 28 de Heisei), se especificó en las directrices de examen de marcas registradas que “si la marca registrada solicitada puede ser reconocida no sólo como publicidad o promoción de productos o servicios, o como filosofía empresarial o política de gestión, sino también como una palabra inventada, se considerará que no cae bajo este número”.

Por lo tanto, si hay elementos que pueden ser un signo de identificación de productos o servicios, como el uso de palabras inventadas o la inclusión del nombre de la marca propia, incluso si es un eslogan, se puede registrar como marca registrada.

Con esto en mente, no se puede afirmar de inmediato que la capacidad de identificación se niega y no constituye una infracción de los derechos de marca registrada simplemente porque el uso de la marca registrada es un eslogan. Si se puede decir que la forma de uso de la marca registrada cumple la función de identificar productos propios y ajenos y de indicar el origen, incluso si se utiliza en un eslogan, se puede considerar que hay casos en los que se considera un uso de marca registrada.

Este razonamiento legal también se aplica al uso de marcas registradas en Internet, como el uso de marcas registradas en anuncios de listado.

Resumen

En particular, en el mercado de Internet, donde abunda la información de numerosos productos y servicios, no es raro encontrar productos que utilizan marcas registradas similares a las de nuestra empresa, o recibir notificaciones de infracción de derechos de marca registrada de otras empresas sobre los productos que vendemos. En tales casos, es fácil sentir la urgencia de tomar medidas inmediatas, como la eliminación.

Sin embargo, como hemos mencionado hasta ahora, el hecho de que se utilice una marca registrada no significa necesariamente que todas las acciones constituyan una infracción de los derechos de marca registrada. Si el uso de la marca se considera un uso de marca o no, y si constituye una infracción de los derechos de marca o no, se requiere un juicio desde múltiples perspectivas basado en circunstancias individuales. Por lo tanto, recomendamos consultar a un experto en propiedad intelectual.