Contrato que un ingeniero individual debería preparar previamente para un proyecto conjunto con una empresa

Nuestra firma, dirigida por un ex ingeniero de IT que ahora es abogado principal, no solo recibe consultas legales de empresas, sino también de ingenieros. Un tipo común de consulta es: “Como individuo, estaba avanzando en un nuevo negocio en colaboración con una empresa, pero ya no puedo recibir una distribución adecuada de la empresa”. Por ejemplo, en situaciones como las siguientes:

1. Como ingeniero individual, he estado involucrado desde el principio en el desarrollo interno de un nuevo sistema por una empresa que no es necesariamente fuerte en IT.
2. El sistema en cuestión está aumentando sus ventas debido a su buen rendimiento.
3. He solicitado la distribución de acciones o la distribución de beneficios basada en las ventas, pero la empresa no está dispuesta a cumplir con esto.

En tales situaciones, ¿qué debería considerar el ingeniero individual? Además, ¿por qué ocurren estas situaciones en primer lugar y cómo se pueden prevenir? Explicaremos estos puntos.

Los conflictos relacionados con las empresas conjuntas se pueden prevenir si se tiene un contrato

Para empezar, si llegamos a una conclusión de antemano, prevenir estas situaciones es, en realidad, bastante sencillo. La respuesta es simple

Para prepararse para tales situaciones, es bueno firmar de antemano un “Contrato de Empresa Conjunta” que incluya los siguientes contenidos.

Esto es lo que se necesita. En el contrato de empresa conjunta, por ejemplo, se pueden establecer las siguientes condiciones:

• Los derechos de autor del sistema en cuestión serán compartidos entre uno mismo y la empresa
• Un ●% de las ventas se distribuirá a uno mismo
• Estipulaciones sobre la transferencia de acciones

Si se diseña con el equilibrio óptimo y se firma de antemano, eso es todo lo que se necesita.

Sin embargo, en la práctica, la firma de estos contratos tiende a ser postergada, y es precisamente por eso que los problemas como los mencionados anteriormente tienden a surgir.

• ¿Cuál es la situación del problema en términos de relaciones de derechos cuando el problema surge?
• ¿Cómo se debe diseñar la política para crear un contrato de empresa conjunta de antemano?
• Sin embargo, ¿por qué los problemas tienden a surgir si el contrato no se ha firmado?

A continuación, explicaré cada uno de estos puntos en orden.

Propiedad del código fuente del programa en una empresa conjunta

En la etapa en que surgen problemas como los mencionados anteriormente, el mayor “derecho” que un ingeniero individual puede reclamar a la empresa es el derecho de autor. El código fuente de un programa es una “obra” sujeta a derechos de autor. Y la propiedad de los derechos de autor del código fuente sigue las siguientes reglas:

1. En principio, pertenece a la persona que escribió el código.
2. Si la persona que escribió el código está empleada por una empresa y cumple ciertas condiciones, se convierte en una “obra por encargo” y pertenece a la empresa.
3. Si hay una disposición sobre la propiedad de los derechos de autor en el contrato, se seguirá esa disposición.

Por lo tanto,

1. En principio, pertenece al ingeniero individual que escribió el código.
2. El ingeniero individual no es un empleado de la empresa, por lo que no se establece una obra por encargo.
3. Se sigue la disposición de propiedad en el contrato, pero no existe un “contrato” escrito.

Con solo esto, parece que los derechos de autor pertenecerían al ingeniero individual. Sin embargo, si este conflicto llegara a juicio, el tribunal no necesariamente tomaría esa decisión.

Además, si te preguntas si un contrato de desarrollo de sistemas puede ser válido sin un contrato escrito, explicamos los detalles en el siguiente artículo.

https://monolith.law/corporate/system-development-contract[ja]

En ausencia de un contrato, el juicio puede ser ambiguo

Aunque no se trata de un proyecto de desarrollo de sistemas, hubo un caso en el que se disputó la propiedad de los derechos de autor entre un diseñador individual que realizó el diseño de un monumento para ser instalado en una estación y la empresa que encargó el diseño. El Tribunal Superior de Tokio, el 31 de mayo de 2004 (Heisei 16), basándose en los siguientes puntos:

• No existía un contrato escrito
• Desde el principio, se planeó que el monumento en cuestión se instalaría en la estación bajo la dirección de la empresa, y no se contemplaron otros usos
• La empresa había pagado una remuneración al diseñador individual

Reconoció la transferencia de derechos de autor del diseñador individual a la empresa.

De esta manera, en ausencia de un contrato escrito, si hubo o no una transferencia de derechos de autor al comitente se determina buscando la intención razonable del comitente y del contratista, basándose en varias circunstancias. En otras palabras, se convierte en un juicio muy “ambiguo”, sin reglas claras. Por ejemplo, el punto de “cómo se paga la remuneración por escribir el código fuente” se maneja generalmente de la siguiente manera en este juicio “ambiguo”.

• Si el pago se realiza en forma de una tarifa mensual → Se considera la remuneración por un servicio total que incluye el mantenimiento, y especialmente cuando el contratista es un individuo, es fácil evaluarlo como un pago similar a un salario, y se tiende a afirmar la transferencia de derechos de autor al comitente
• Si se obtiene un presupuesto cada vez que se realiza una actualización de versión → Es fácil evaluarlo como la remuneración por crear esa versión, y se tiende a negar la transferencia de derechos de autor al comitente

En el caso de que un ingeniero individual reciba un encargo de una empresa en forma de “negocio conjunto”, a menudo se paga una remuneración en forma de una tarifa mensual, y como resultado, hay una tendencia a afirmar fácilmente la transferencia de derechos de autor a la empresa. Además, al menos desde el punto de vista del ingeniero individual, en ausencia de un documento escrito, es difícil decir que “los derechos de autor están claramente en mi poder”.

Estos aspectos de la propiedad de los derechos de autor del código fuente se explican en detalle en el siguiente artículo.

https://monolith.law/corporate/copyright-for-the-program-source-code[ja]

Aspectos a considerar en un contrato de empresa conjunta

La razón fundamental de estas situaciones es la falta de un contrato previo. Aunque pueda parecer poco realista elaborar un contrato con antelación, discutiremos este punto más adelante. Primero, explicaremos qué debería incluir un contrato adecuado.

Estipulaciones sobre derechos de autor

Como se puede deducir de lo anterior, es esencial incluir estipulaciones sobre los derechos de autor en el contrato. Desde la perspectiva de un ingeniero individual, el mayor riesgo de desarrollar un sistema en forma de empresa conjunta con una empresa es ser “despedido” después de que el proyecto se haya monetizado.

En otras palabras, incluso si se ha firmado un contrato que estipula que “el 20% de los ingresos se pagarán al ingeniero individual”, si el contrato en sí se termina, finalmente no podrá obtener ningún beneficio. Para evitar la terminación del contrato, es importante mantener los “derechos” de su lado, y el más importante de estos derechos es el derecho de autor. En cuanto a los derechos de autor, se deben establecer disposiciones como:

• Los derechos de autor pertenecen al ingeniero individual
• Los derechos de autor son compartidos entre la empresa y el ingeniero individual
• Los derechos de autor pertenecen a la empresa, pero la empresa no puede ejercer o transferir estos derechos sin el permiso del ingeniero individual

Estableciendo tales disposiciones, desde el punto de vista de la empresa, si “despiden” al ingeniero individual, no podrán continuar con el negocio, por lo que se puede prevenir ser “despedido” de esta manera.

Para obtener una visión completa de los sistemas de TI y los derechos de autor, consulte el siguiente artículo.

https://monolith.law/corporate/internet-technology-system-copyright-problem[ja]

Estipulaciones sobre la contraprestación

Por supuesto, también es necesario establecer disposiciones sobre la contraprestación. No solo en estos casos, sino también cuando se realiza un negocio en conjunto, es más ventajoso para la parte que no genera ventas recibir una distribución basada en las ventas en lugar de en las ganancias. En otras palabras, por ejemplo:

• La empresa pagará al ingeniero individual el ●% de las ganancias del negocio relacionado con el sistema en cuestión
• La empresa pagará al ingeniero individual el ●% de las ventas del negocio relacionado con el sistema en cuestión

Debería optarse por la segunda opción siempre que sea posible. El ingeniero individual no puede conocer con precisión las ventas generadas por la empresa, la cantidad de cada gasto, o si ese gasto es realmente para “ese negocio”. Tanto la obtención de ingresos como el pago de gastos, y la supervisión y gestión de lo que se obtiene con esos gastos, como el personal, son finalmente responsabilidad de la empresa. Y en ese contexto, las ventas son probablemente lo más fácil de entender. Por lo tanto, es ventajoso establecer un sistema en el que se reciba un pago calculado simplemente a partir de lo que es más fácil de entender.

Estipulaciones sobre la transferencia de acciones

Además, también se puede solicitar la transferencia de acciones. Sin embargo, aunque no entraremos en detalles en este artículo, es prácticamente difícil para un “ingeniero individual subcontratado para trabajar en una empresa conjunta” solicitar una gran cantidad de acciones, como decenas de porcentajes. Si un externo en tal posición posee una cantidad considerable de acciones, la inversión de capital de riesgo o la salida a bolsa se vuelve muy difícil en la práctica. Por lo tanto, debería negociarse dentro de un rango realista, como el 5%.

¿Por qué no se crean los contratos con anticipación?

Así, la ausencia de un contrato que incluya futuros pagos y demás, en el caso de que un ingeniero individual realice una “empresa conjunta” con una empresa, es una situación muy “desfavorable” para el ingeniero individual. Es importante tener un contrato preparado con antelación, pero parece que muchas personas sienten que es difícil preparar y concluir un contrato con antelación.

Esto se debe, en términos duros, a la diferencia en la conciencia sobre el “negocio” entre la empresa y el individuo. En primer lugar, los conflictos relacionados con estas empresas conjuntas suelen surgir en la siguiente secuencia temporal:

1. La empresa y el ingeniero individual acuerdan que este último desarrolle un sistema para lanzar un nuevo negocio. En este punto, se acuerda que se pagará una remuneración, por ejemplo, “300,000 yenes al mes”, para la vida del ingeniero individual.
2. El negocio en cuestión se monetiza, y la remuneración mencionada anteriormente se incrementa ligeramente.
3. El negocio crece aún más, generando ingresos de decenas de millones o incluso miles de millones de yenes para la empresa.
4. A este nivel, la cantidad que recibe el ingeniero individual, por ejemplo, “500,000 yenes al mes”, es insignificante en comparación con las ganancias que la empresa está obteniendo, y también es barata en comparación con la cantidad que otra empresa recibiría por encargarse del sistema.
5. La relación entre el ingeniero individual y la empresa se deteriora.

Desde el punto de vista del ingeniero individual, ciertamente, si no recibe una tarifa mensual en la etapa 1, surgirán problemas en su vida. Y en la etapa 4, ciertamente, la cantidad de “500,000 yenes al mes” en el ejemplo anterior es insignificante en comparación con:

1. Las ganancias que la empresa está obteniendo
2. La cantidad que otra empresa habría cobrado por hacer el sistema

Sin embargo, hacer esta comparación de manera simple es económicamente injusto. Porque:

1. En la etapa 1, la empresa está haciendo una inversión inicial, pagando la remuneración al ingeniero individual y el salario del vendedor, para un negocio cuyos ingresos son inciertos.
2. Si otra empresa hubiera hecho el sistema, habría habido una disposición para la transferencia de derechos de autor, y no habría habido una discusión sobre la “distribución de beneficios basada en las ventas”.

Para decirlo de manera dura, “si obtuviste la remuneración por tu trabajo sin riesgo en una etapa en la que no sabías si ibas a ganar dinero, no tienes derecho a pedir una distribución de beneficios cuando resulta que sí ganas dinero”. Se cree que muchas de las decisiones de los tribunales coinciden con este juicio de valor y conclusión.

Resumen

En una etapa en la que no se sabe si un negocio tendrá éxito o no, invertir tiempo en la creación de un contrato de empresa conjunta o asumir los costos de contratar a un abogado puede ser, sin duda, un “riesgo”. Si el negocio fracasa, ese tiempo y costo se convierten en una “pérdida de costos”.

Sin embargo, la estructura básica de un negocio es que “quien asume el riesgo, obtiene un beneficio excedente si las cosas salen bien”. Desde el punto de vista del ingeniero individual, si asume estos costos y riesgos en una etapa en la que “aún no se sabe si será rentable”, puede obtener mejores resultados si el negocio tiene éxito en comparación con si no hubiera asumido estos “riesgos”.

Los contratos relacionados con las empresas conjuntas son inevitablemente especializados. Para prevenir conflictos futuros y asegurar los beneficios que se deben obtener, es importante crear y firmar un contrato que aclare las relaciones contractuales, como solicitar a un abogado desde una etapa temprana.

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