Artikkeltittel: "Hva er krenkelse av varemerkerett? Forklaring av rammen for vurdering av ulovlighet"

Ved å sikre varemerkerettigheter for dine produkter og varer, kan du forhindre såkalt “kopiering”.

Men varemerkerettigheter er ikke for eksempel en rett til å si “ikke si ‘Disney'”. Varemerkerettigheter begrenser kun “varemerkebruk”. I tilfellet med Disney, hvis en tredjepart oppretter en fasilitet kalt “Disney Island”, kan det se ut som en offisiell Disney-fasilitet, selv om det faktisk ikke har noen tilknytning til Disney. Varemerkerettigheter forbyr slik bruk (kalt “varemerkebruk” som forklart senere).

Hvor langt kan en varemerkerettighetshaver forby bruk av “varemerker” på internett, for eksempel på e-handelsnettsteder eller bedriftsnettsteder? Vi vil forklare dette med referanse til tidligere saker.

Hva som menes med varemerkebruk forbudt av varemerkerett

Selv om det er begrensninger på spesifikke varer, har varemerkeinnehaveren enerett til å bruke det registrerte varemerket. Hvis en tredjepart uten tillatelse bruker et identisk eller lignende varemerke på de spesifiserte varene, vil dette i prinsippet utgjøre et brudd på varemerkeretten.

Imidlertid ble det i forbindelse med endringen av den japanske varemerkeloven i Heisei 26 (2014) innført en ny bestemmelse i paragraf 26, første ledd, punkt 6, som tydeliggjør at bruk som ikke anses som “varemerkebruk” ikke utgjør et brudd på varemerkeretten.

Paragraf 26: Varemerkerettens virkning gjelder ikke for følgende varemerker (inkludert de som utgjør en del av et annet varemerke):
⑥ Andre varemerker som ikke brukes på en måte som gjør det mulig for forbrukerne å gjenkjenne at varene eller tjenestene tilhører en bestemt virksomhet.

(Japansk varemerkelov, paragraf 26, første ledd, punkt 6)

Hva menes egentlig med “varemerkebruk”?

Som nevnt tidligere, brukes et varemerke for å skille egne varer og tjenester fra andres (funksjon for å skille varer og tjenester) og for å indikere opprinnelsen til varene (opprinnelsesfunksjon).

Bruk som oppfyller disse funksjonene for å skille varer og tjenester og indikere opprinnelsen, anses som “varemerkebruk”.

For eksempel, hvis en forbruker ser bokstavene “ABC” på et produkt og kan gjenkjenne hvilken virksomhet produktet tilhører, oppfyller dette funksjonene for å skille varer og tjenester og indikere opprinnelsen. Handlinger som å sette bokstavene “ABC” på et produkt vil derfor anses som varemerkebruk.

Omvendt, hvis bruken ikke oppfyller funksjonene for å skille varer og tjenester og indikere opprinnelsen, vil det ikke anses som “varemerkebruk”, og den registrerte varemerkeretten vil ikke gjelde.

Detaljer om straff for brudd på varemerkeretten finner du nedenfor.

https://monolith-law.jp/corporate/penalty-for-trademark-infringement

Eksempler på rettssaker om krenkelse av varemerkerett

Kan bok- og artikkeltitler utgjøre et brudd på varemerkerettigheter? (Asa Banana-saken)

Dette er et tilfelle der saksøkeren, som har varemerkerettigheter til standardteksten “朝バナナ” (Asa Banana) for produkter som “magasiner, bøker, mooker” osv., saksøkte saksøkte for brudd på varemerkerettigheter etter at saksøkte solgte en bok med tittelen “朝バナナダイエット成功のコツ40” (40 tips for suksess med Asa Banana-dietten). Retten konkluderte med at teksten “朝バナナ” (Asa Banana) som saksøkte brukte, kun ble vist som en tittel og ikke for å identifisere eller indikere opprinnelsen til produktet, og avviste derfor påstanden om brudd på varemerkerettigheter.

Visningen av saksøktes merke på bokomslaget og forsiden er kun en del av boktittelen som indikerer innholdet, og kan ikke anses å ha en funksjon for å identifisere eller indikere opprinnelsen til produktet. Derfor kan det ikke sies å utgjøre et brudd på varemerkerettighetene i denne saken.

(Tokyo tingrett, dom av 12. november Heisei 21 (2009))

Som vist i dette tilfellet, kan bruk av en tittel på en bok, selv om den inneholder samme tekst som et registrert varemerke, bli vurdert som “ikke bruk som varemerke” hvis det kun beskriver innholdet i boken og ikke indikerer opprinnelsen til produktet.

Imidlertid, i tilfeller som involverer periodiske publikasjoner som magasiner og aviser, eller serier som produseres og selges gjentatte ganger under samme tittel, kan det anses som et brudd på varemerkerettighetene.

Er produkter som drar nytte av kjente varer en krenkelse av varemerkerettigheter? (Beretta-saken)

Den kjente italienske våpenprodusenten “Beretta” hadde en lisensavtale med modellvåpenprodusenten “Western Arms”. Beretta hevdet at en annen modellvåpenprodusent, som produserte og solgte modeller av Beretta-våpen, brøt mot artikkel 2, paragraf 1, punkt 1 i den japanske loven om forebygging av urettferdig konkurranse (handlinger som forårsaker forveksling med kjente merker). Beretta krevde et forbud og erstatning for skader.

I denne saken, basert på de etablerte fakta, var de tiltaltes produkter modellvåpen som trofast gjenskapte utseendet til den ekte pistolen M92F, som verken sirkulerer på markedet eller er lovlig å eie i Japan. Modellvåpnene hadde ikke den essensielle funksjonen til ekte våpen, nemlig drapsevne, og ble handlet i et separat marked som distinkte kopier av ekte våpen. Kjøpere og brukere av disse modellvåpnene identifiserte produktene basert på produsentens merking på selve produktet eller emballasjen, og valgte og kjøpte dem basert på modellvåpenets ytelse og kvalitet. Derfor, selv om Berettas ekte våpen brukte formen som en indikasjon på at det var et Beretta-produkt, og de tiltaltes produkter hadde samme form som Berettas produkter, ble det konkludert med at de tiltaltes produkter ikke ble brukt på en måte som indikerte opprinnelse eller differensiering mellom produkter.

(Tokyo District Court, 29. juni Heisei 12 (2000))

Retten konkluderte med at selv om modellvåpnene trofast gjenskapte formen til de ekte produktene, ble ikke formen brukt på en måte som indikerte opprinnelse eller differensiering mellom produkter.

I denne saken produserte og solgte ikke Beretta modellvåpen, og det var en klar forskjell i den essensielle funksjonen, nemlig drapsevne, mellom Berettas ekte våpen og andre selskapers modellvåpen. Det ble derfor ansett at det ikke var noen risiko for at vanlige kjøpere ville forveksle produktene. Hvis Beretta selv hadde produsert og solgt modellvåpen og lisensiert design og varemerker til Western Arms, kunne Western Arms’ produkter ha blitt anerkjent for sin produktdifferensieringsfunksjon, og andre selskapers kopier kunne ha blitt ansett som en krenkelse av varemerkerettigheter.

Blir slagord en krenkelse av varemerkerettigheter? (Always Coca-Cola-saken)

Dette er et tilfelle der Coca-Cola Company brukte slagordet “Always Coca-Cola” på bokser for å fremme salget av sine brusprodukter. Saken ble anlagt av en saksøker som hadde registrert “Always” som et varemerke i den gamle japanske klasse 29, som inkluderer brus og andre forfriskninger. Saksøkeren krevde forbud mot bruken av “Always” og erstatning for påstått krenkelse av varemerkerettigheter.

Ordet “Always”, som betyr “alltid” på engelsk, kan forstås som et uttrykk som øker kjøpekraften til produktet ved å gi forbrukerne en følelse av at de alltid vil drikke Coca-Cola. Det oppfattes som en del av en kampanje for salgsfremmende formål og ikke som en måte å identifisere produktet eller dets opprinnelse på. Derfor kan det ikke sies å være brukt som et varemerke, og det utgjør dermed ikke en krenkelse av varemerkerettigheter.

(Tokyo District Court, 22. juli Heisei 10 (1998))

Retten konkluderte med at ordet “Always”, som var lite synlig plassert øverst til venstre på boksen ved siden av “Coca-Cola”-logoen, kun ble oppfattet som en del av en salgsfremmende kampanje og ikke som en måte å identifisere produktets opprinnelse på. Derfor ble det ikke ansett som en bruk av varemerket.

Det er verdt å merke seg at slagord i seg selv også kan registreres som varemerker.

Tidligere ble slagord og andre uttrykk brukt i reklame ofte avvist for varemerkeregistrering fordi de ble ansett som generelle og ikke spesifikke nok til å skille ett produkt eller tjeneste fra et annet. Dette gjorde det vanskelig for forbrukerne å identifisere opprinnelsen til produktet eller tjenesten.

Imidlertid ble retningslinjene for varemerkeundersøkelser revidert i Heisei 28 (2016). De nye retningslinjene fastslår at hvis et søkt varemerke kan oppfattes som mer enn bare reklame eller en bedriftsfilosofi, men også som et nyskapende ord eller uttrykk, vil det ikke bli avvist.

Derfor, hvis et slagord inneholder elementer som kan identifisere et produkt eller en tjeneste, som bruk av et nyskapende ord eller inkludering av et bedriftsnavn, kan det registreres som et varemerke.

Med dette i tankene kan man ikke umiddelbart konkludere med at et slagord ikke har distinktivitet og dermed ikke utgjør en krenkelse av varemerkerettigheter. Hvis bruken av det registrerte varemerket oppfyller funksjonen med å skille mellom produkter og vise opprinnelsen, kan det også anses som en varemerkebruk selv om det brukes som et slagord.

Disse prinsippene gjelder også for bruk av varemerker på internett, for eksempel i oppføringsannonser.

https://monolith-law.jp/reputation/listing-ads

Oppsummering

Spesielt i det internettbaserte markedet, hvor informasjon om utallige produkter og tjenester florerer, er det ikke uvanlig å oppdage at produkter som bruker et varemerke som ligner på ditt eget registrerte varemerke, blir solgt. Eller at du mottar en varsel om varemerkeinngrep fra et annet selskap angående produktene du selger. I slike tilfeller er det lett å få panikk og føle at man må iverksette tiltak som sletting umiddelbart.

Men som nevnt tidligere, betyr ikke bruk av et registrert varemerke nødvendigvis at det alltid vil utgjøre et varemerkeinngrep. Om bruken kvalifiserer som varemerkebruk eller ikke, og om det utgjør et varemerkeinngrep eller ikke, krever en konkret vurdering basert på individuelle omstendigheter fra flere perspektiver. Derfor anbefales det å konsultere en ekspert på immaterielle rettigheter.

corporate/penalty-for-trademark-infringement