Czy używanie nazwy produktu innej firmy jako hashtag może naruszać prawa do znaku towarowego? Wyjaśnienie na przykładach krajowych i zagranicznych

“Czy używanie nazwy innej marki jako hashtagu przy sprzedaży może naruszać prawa do znaku towarowego?”

W handlu internetowym hashtagi są wykorzystywane do zwiększenia widoczności i sprzedaży produktów. Czy istnieje problem prawny, gdy na przykład przy sprzedaży własnoręcznie wykonanych torebek, dołączymy hashtag z nazwą znanej marki?

27 września 2021 roku (Reiwa 3), Sąd Okręgowy w Osace wydał wyrok, który uznał użycie hashtagów za użycie znaku towarowego i potwierdził naruszenie praw do znaku towarowego. Było to pierwsze orzeczenie sądowe, które uznało wykorzystanie cudzego znaku towarowego (nazwy produktu) jako hashtagu za naruszenie praw do znaku towarowego, co przyciągnęło dużą uwagę.

Tutaj wyjaśniamy kwestie związane z naruszeniem praw do znaku towarowego, które może być ścigane jako przestępstwo kryminalne, oraz wskazówki dotyczące odpowiedniego wykorzystania hashtagów związanych z prawami do znaku towarowego jako narzędzia marketingowego.

Czym jest prawo do znaku towarowego?

Prawo do znaku towarowego jest definiowane w japońskiej Ustawie o Znakach Towarowych (商標法) następująco:

Artykuł 1 (Cel)

Celem tej ustawy jest ochrona znaków towarowych w celu utrzymania zaufania biznesowego osób używających znaków towarowych, przyczynianie się do rozwoju przemysłu oraz ochrona interesów konsumentów.

Artykuł 2 (Definicje itd.)

W rozumieniu tej ustawy, “znak towarowy” oznacza coś, co może być rozpoznane przez percepcję człowieka, w tym litery, figury, symbole, trójwymiarowe kształty lub kolory, lub ich kombinacje, dźwięki oraz inne elementy określone w rozporządzeniach rządowych (zwane dalej “znakiem”), które są używane w odniesieniu do:

1. Towarów produkowanych, certyfikowanych lub przenoszonych w ramach działalności gospodarczej przez osobę, która używa tych towarów,

2. Usług świadczonych lub certyfikowanych w ramach działalności gospodarczej przez osobę, która używa tych usług (z wyłączeniem towarów wymienionych w punkcie pierwszym).

W skrócie, jest to znak identyfikacyjny (znak handlowy) używany do odróżniania własnych produktów lub usług od tych oferowanych przez inne firmy, obejmujący nie tylko nazwy i logotypy, ale również znaki ruchome, hologramy, znaki składające się wyłącznie z kolorów, znaki dźwiękowe oraz znaki położenia.

Prawo do znaku towarowego jest prawem własności intelektualnej, które powstaje w wyniku złożenia wniosku i rejestracji znaku towarowego w japońskim Urzędzie Patentowym (特許庁). Rejestracja zapewnia właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo do jego użytkowania w zakresie określonym dla zarejestrowanych towarów lub usług (prawo wyłączne, Artykuł 25 japońskiej Ustawy o Znakach Towarowych).

Ponadto, możliwe jest zablokowanie użycia znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do określonych towarów lub usług lub towarów lub usług podobnych (prawo zakazu, Artykuł 37, punkt 1 japońskiej Ustawy o Znakach Towarowych). Istnieje również oddzielny system rejestracji znaków ochronnych, który rozszerza prawo zakazu na “nierównorzędne” towary i usługi (Artykuł 64 japońskiej Ustawy o Znakach Towarowych).

Jeśli chcesz wykorzystać zarejestrowany znak towarowy innej firmy, musisz uzyskać zgodę od właściciela praw do znaku towarowego.

Wymogi naruszenia praw do znaku towarowego  

Naruszenie praw do znaku towarowego ma miejsce, gdy osoba trzecia używa bez zgody znaku towarowego zarejestrowanego przez inną osobę lub znaku podobnego, w zakresie (klasyfikacji) objętym ochroną praw do znaku towarowego.

Aby doszło do naruszenia praw do znaku towarowego, muszą zostać spełnione dwa następujące wymogi:

• Użycie zarejestrowanego znaku towarowego lub użycie w zakresie podobnym
• Użycie o charakterze znaku towarowego

Poniżej wyjaśniamy każdy z tych wymogów.

Użycie zarejestrowanego znaku towarowego lub użycie w zakresie podobnym

„Użycie zarejestrowanego znaku towarowego lub użycie w zakresie podobnym” oznacza użycie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego na wyznaczonych produktach lub usługach lub na produktach lub usługach do nich podobnych.

Prawa do znaku towarowego przyznają właścicielowi znaku wyłączne prawa do jego używania w zakresie, w którym znak został zarejestrowany. W związku z tym, „użycie przez osobę trzecią znaku towarowego na wyznaczonych lub podobnych produktach lub usługach” stanowi wymóg naruszenia praw do znaku towarowego.

Użycie o charakterze znaku towarowego

„Użycie o charakterze znaku towarowego” odnosi się do sytuacji, gdy dostawca produktów lub usług używa znaku towarowego w celu odróżnienia swoich produktów lub usług od produktów lub usług innych firm. Jest to ważny środek umożliwiający konsumentom rozpoznanie pochodzenia produktu i zaufanie do jego jakości (funkcja wskazania pochodzenia).

Użycie znaku towarowego innej firmy w sposób sugerujący, że produkty lub usługi pochodzą z własnej firmy, spełnia wymóg „użycia o charakterze znaku towarowego” i stanowi naruszenie praw do znaku towarowego.

Odpowiedź na naruszenie praw do znaku towarowego

W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego, posiadacz znaku towarowego ma następujące prawa cywilnoprawne wobec naruszyciela:

• Żądanie zaprzestania naruszeń i zniszczenia towarów (Japońska Ustawa o Znakach Towarowych, artykuł 36)

※ Nie ma terminu przedawnienia. Jednakże, obowiązuje do końca okresu ochrony prawa patentowego (10 lat, z możliwością odnowienia).

• Żądanie odszkodowania za szkody (Japoński Kodeks Cywilny, artykuł 709)

※ Termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy, oraz 20 lat od momentu popełnienia czynu niedozwolonego.

• Żądanie zwrotu nieuzasadnionego wzbogacenia (Japoński Kodeks Cywilny, artykuły 703, 704)

※ Termin przedawnienia wynosi 5 lat od momentu, gdy uprawniony mógł dochodzić swoich praw, oraz 10 lat od momentu, gdy mógł je wykonywać (Japoński Kodeks Cywilny, artykuł 166, ustęp 1).

• Żądanie przywrócenia dobrego imienia (Japońska Ustawa o Znakach Towarowych, artykuł 39)

※ Termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy.

Ponadto, w przypadku świadomego naruszenia praw do znaku towarowego (z wiedzą, że jest to zarejestrowany znak towarowy innej osoby i z zamiarem jego użycia na określonych produktach), możliwe jest nałożenie kary kryminalnej.

W Japońskiej Ustawie o Znakach Towarowych określone są następujące kary:

Artykuł 78 (Przestępstwo naruszenia)

Osoba, która naruszyła prawo do znaku towarowego lub wyłączne prawo do jego użytkowania (z wyjątkiem działań uznanych za naruszenie na mocy artykułu 37 lub 67), podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat lub grzywnie do 10 milionów jenów, albo obu tym karom łącznie.

Artykuł 78-2

Osoba, która dopuściła się czynu uznawanego za naruszenie prawa do znaku towarowego lub wyłącznego prawa do jego użytkowania na mocy artykułu 37 lub 67, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywnie do 5 milionów jenów, albo obu tym karom łącznie.

Artykuł 79 (Przestępstwo oszustwa)

Osoba, która za pomocą oszustwa uzyskała rejestrację znaku towarowego, rejestrację znaku ochronnego, odnowienie prawa do znaku towarowego lub znaku ochronnego, decyzję lub orzeczenie w sprawie sprzeciwu do rejestracji, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat lub grzywnie do 3 milionów jenów.

Artykuł 80 (Przestępstwo fałszywego oznakowania)

Osoba, która naruszyła przepisy artykułu 74, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat lub grzywnie do 3 milionów jenów.

※ W przypadku osób prawnych obowiązują przepisy o karach dla obu stron, co oznacza, że oprócz osoby wykonującej czyn, również osoba prawna może zostać ukarana grzywną do 3 miliardów jenów za przestępstwo określone w artykule 78, oraz do 1 miliarda jenów za przestępstwa określone w artykułach 79 i 80 (Japońska Ustawa o Znakach Towarowych, artykuł 82, ustęp 1, punkty 1 i 2).

Powiązane artykuły: Ucz się na przykładach: ‘Naruszenie praw do znaku towarowego’ – kryteria i kary (pozbawienie wolności, grzywny)[ja]

Przypadek naruszenia praw do znaku towarowego przez użycie hashtagów  

W tym miejscu omówimy kluczowe punkty pierwszego w Japonii wyroku sądowego, który uznał naruszenie praw do znaku towarowego poprzez użycie nazwy produktu innego przedsiębiorstwa jako hashtagu. Chodzi o wyrok Sądu Okręgowego w Osace (Osaka District Court) z dnia 27 września roku Reiwa 3 (2021) w sprawie o zaprzestanie naruszenia praw do znaku towarowego “Trademark Infringement Cease and Desist Case”[ja].

Pozwany to indywidualny sprzedawca, który przez ponad rok oferował na sprzedażowej stronie Mercari ręcznie wykonane produkty jako “torby w stylu Charmant Sac”.

Sprzedawca używał funkcji wyszukiwania w formie “(#) + (słowo kluczowe)”. W miejscu “słowo kluczowe” używał znaku towarowego japońskiej marki modowej “Charmant Sac” oraz podobnych wyrażeń jak “w stylu Charmant Sac”, stosując wiele tagów.

Powód, będący właścicielem praw do znaku towarowego “Charmant Sac”, argumentował, że znak towarowy pozwanej strony jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego (“Charmant Sac”) i że sprzedawane na stronie pozwanej torby typu worek są identyczne z produktami określonymi w prawach do znaku towarowego (torebki, worki) i tym samym stanowią naruszenie praw do znaku towarowego.

Kwestią sporną była również, czy działalność pozwanej, polegająca na oferowaniu podobnych produktów jako hobby przez ponad rok, może być uznana za “działalność gospodarczą”.

Sąd stwierdził, że użycie hashtagów służy przyciągnięciu użytkowników na stronę pozwanej i promowaniu sprzedaży produktów tam prezentowanych. Uznał, że “użytkownicy mogą postrzegać oferowane produkty jako markowe” i orzekł, że “wyświetlanie znaku pozwanej strony (#CharmantSac) na stronie pozwanej pełni funkcję wskazującą na pochodzenie produktu oraz różnicującą produkty, co odpowiada ‘użyciu znaku towarowego'”. W rezultacie odrzucił argumenty pozwanej i wydał wyrok na korzyść powoda, uznając naruszenie praw do znaku towarowego i nakazując zaprzestanie jego używania.

Ten wyrok stał się pierwszym przypadkiem w Japonii, w którym uznano, że tagowanie nazwy zarejestrowanego znaku towarowego (nazwy produktu) innego przedsiębiorstwa w celach marketingowych stanowi naruszenie praw do znaku towarowego.

Inne przypadki użycia hashtagów i naruszenia praw do znaków towarowych  

Wśród niedawnych przypadków za granicą można wymienić tajwański przypadek związany z odzieżą „QQBOW” (wrzesień 2020) oraz niemieckiego producenta opon Carbovation, reprezentowanego na Tajwanie, w sprawie „Lightweight” (październik 2021). Tajwański sąd w obu przypadkach odrzucił argumenty powoda, stwierdzając, że użycie „#innejmarki” nie stanowi użycia znaku towarowego i zaprzeczył naruszeniu praw do znaku towarowego.

W sprawie „QQBOW” zwrócono uwagę, że platformą sprzedaży produktów powoda była głównie Facebook, podczas gdy pozwany używał hashtagów na platformie e-commerce. Oznacza to, że hashtagi służą przede wszystkim do przenoszenia użytkowników na stronę produktu danej marki w obrębie tej samej platformy, a nie do identyfikacji pochodzenia produktu.

Hashtagi mają głównie na celu łączenie podobnych tematów na platformach online i nie posiadają charakteru znaku towarowego, dlatego tajwański sąd ds. własności intelektualnej, po analizie związanych z hashtagami postów online i treści produktów, uznał, że użycie zarejestrowanego znaku towarowego jako hashtagu nie stanowi „użycia znaku towarowego”.

W przypadku naruszeń praw do znaków towarowych na Tajwanie największe znaczenie ma „ryzyko pomyłki”, czyli czy konsument może pomylić pochodzenie produktu z oznaczeniem pozwanej strony jako tożsame z powodem. W tej sprawie:

• Marka powoda nie była znana,
• Do nazwy produktu dodano słowo „款” (oznaczające „styl” w języku japońskim), co pozwalało konsumentom rozpoznać, że produkt nie jest identyczny z produktem marki powoda, ale ma podobny styl,

co miało duży wpływ na decyzję sądu.

W związku z tym, jeśli marka powoda byłaby znana lub gdyby oznaczenia pozwanej strony zawierały wyraźne oświadczenie wyłączające, mogłoby to prowadzić do innej interpretacji niż w omawianym przypadku.

Z kolei w sprawie „Lightweight” głównym punktem sporu były kwestie prawdziwego importu równoległego oraz wyczerpania praw międzynarodowych.

W przypadku „Lightweight”, powód posiadał prawa do znaku towarowego jedynie dla logo, a nie dla „nazwy firmy = Carbovation” ani „nazwy marki = Lightweight”.

• Pozwany sprzedawał rowery marki „3T” z Włoch, które zawierały opony marki powoda importowane równolegle i sprzedawane przez pozwanej strony,
• W postach na Facebooku głównie przedstawiano rowery sprzedawane przez pozwanego, a hashtagi „#carbovation” i „#lightweight” były wystarczające do uznania, że opisują one użycie części marki powoda w tych rowerach, co nie stanowiło „użycia znaku towarowego”.

Na podstawie powyższych ustaleń, nawet gdyby powód posiadał prawa do znaków towarowych „Carbovation” i „Lightweight” na Tajwanie, prawdopodobnie i tak nie uznano by tego za „użycie znaku towarowego”.

Warto również zauważyć, że w sprawie „QQBOW” oraz „Lightweight” poruszono kwestię, czy użycie hashtagów związanych z cudzymi znakami towarowymi narusza tajwańskie prawo o uczciwej konkurencji (podobne do japońskiego prawa antymonopolowego i prawa o nieuczciwej konkurencji), i w obu przypadkach uznano to za uczciwe użycie.

Źródło: FICPI (Międzynarodowa Federacja Rzeczników Patentowych) | Najnowsze orzeczenia dotyczące użycia hashtagów i znaków towarowych na Tajwanie (angielski)[ja]

Czy hashtagi zarejestrowanych znaków towarowych będą traktowane jako zwykła funkcja wyszukiwania, czy jako użycie znaku towarowego, zależy od indywidualnego przypadku.

W związku z tym, że traktowanie praw do znaków towarowych związanych z hashtagami różni się w zależności od kraju, zalecamy współpracę ze specjalistami w kraju, do którego Twoja firma planuje wejść.

Podsumowanie: Konsultacje w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego należy skierować do adwokata

W tym miejscu szczegółowo wyjaśniliśmy kwestię praw do znaku towarowego, w tym czy użycie znaku towarowego jako hashtagu może stanowić naruszenie praw do znaku towarowego. Chociaż ocena sytuacji może różnić się w zależności od konkretnego przypadku i kraju, istnieją przypadki, w których uznano naruszenie praw do znaku towarowego przez hashtagi.

Zalecamy konsultację z adwokatem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem związanym z prawami własności intelektualnej w przypadku podejrzenia naruszenia praw do znaku towarowego. Ponadto, warto rozważyć, że działania informacyjne prowadzone przez Twoją firmę mogą nieświadomie naruszać prawa do znaku towarowego innej firmy. Skorzystanie z profesjonalnej oceny prawnej reklam i innych działań promocyjnych przez specjalistę zapewni spokój i bezpieczeństwo.

Informacje o środkach zaradczych stosowanych przez naszą kancelarię

Kancelaria Prawna Monolith to firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie IT, a w szczególności prawa internetowego i prawnego. W ostatnich latach naruszenia prawa znaków towarowych w handlu internetowym stały się poważnym problemem, a potrzeba przeprowadzenia legalnej weryfikacji stale rośnie. Nasza kancelaria analizuje ryzyko prawne związane z już prowadzonymi lub planowanymi do rozpoczęcia działalnościami biznesowymi, biorąc pod uwagę różnorodne regulacje prawne, i dąży do legalizacji działalności bez konieczności jej wstrzymywania. Szczegóły znajdują się w poniższym artykule.

Obszary praktyki Kancelarii Prawnej Monolith: Prawo IT i własności intelektualnej dla różnych przedsiębiorstw[ja]