Czym jest „Umowa o licencji na realizację patentu”? Wyjaśniamy punkty, na które należy zwrócić uwagę

Gdy nasza firma udziela licencji na posiadany przez siebie patent osobie trzeciej, zawieramy “umowę o udzielenie licencji na wykorzystanie patentu” (Japońska umowa o udzielenie licencji na wykorzystanie patentu). Zazwyczaj, osoba udzielająca licencji tworzy tę umowę, jednakże nie tylko zalety i wady, ale także ukryte “ryzyko” związane z treścią umowy muszą być dokładnie rozważone.

W związku z tym, w tym artykule w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnimy, jak unikać niepotrzebnego ryzyka z punktu widzenia licencjodawcy, aby uniknąć problemów po zawarciu umowy.

Rodzaje praw do wykorzystania

Osobę udzielającą licencji na wykorzystanie patentu nazywamy “licencjodawcą”, a osobę otrzymującą taką licencję – “licencjobiorcą”. Istnieją cztery rodzaje praw do wykorzystania, które można przyznać licencjobiorcy:

• W przypadku udzielania licencji na wykorzystanie zarejestrowanego patentu mówimy o “zwykłym prawie do wykorzystania” lub “wyłącznym prawie do wykorzystania”
• W przypadku udzielania licencji na wykorzystanie patentu, który jest jeszcze w trakcie procedury zgłoszeniowej, mówimy o “tymczasowym zwykłym prawie do wykorzystania” lub “tymczasowym wyłącznym prawie do wykorzystania”

Wyłączne prawo do wykorzystania

Japońska ustawa o patentach, artykuł 77
1. Właściciel patentu może ustanowić wyłączne prawo do wykorzystania swojego patentu.
2. Posiadacz wyłącznego prawa do wykorzystania ma wyłączne prawo do wykorzystania danego wynalazku patentowanego w ramach swojej działalności gospodarczej, zgodnie z zakresem określonym w akcie ustanowienia.
3. Wyłączne prawo do wykorzystania może być przeniesione tylko w przypadku, gdy jest to związane z działalnością gospodarczą, gdy uzyskano zgodę właściciela patentu, oraz w przypadku dziedziczenia lub innego ogólnego przejęcia.
4. Posiadacz wyłącznego prawa do wykorzystania może, za zgodą właściciela patentu, ustanowić prawo zastawu na swoje wyłączne prawo do wykorzystania lub udzielić zwykłego prawa do wykorzystania innym osobom. (Pominięto dalszą część)

Wyłączne prawo do wykorzystania to silne prawo, które daje licencjobiorcy wyłączne i ekskluzywne prawo do wykorzystania wynalazku patentowanego. W ramach udzielonej licencji, nawet właściciel patentu nie może wykorzystywać wynalazku.

Ponadto, posiadacz wyłącznego prawa do wykorzystania ma prawo do żądania zaprzestania naruszenia swojego patentu lub do podjęcia działań zapobiegających takim naruszeniom od osób, które naruszają lub mogą naruszyć jego patent. Jeżeli uzyska zgodę właściciela patentu, może również udzielić zwykłego prawa do wykorzystania innym osobom.

Należy jednak pamiętać, że wyłączne prawo do wykorzystania nie wchodzi w życie tylko na mocy zawarcia umowy licencyjnej. Konieczne jest również zarejestrowanie ustanowienia wyłącznego prawa do wykorzystania w rejestrze patentów.

Zwykłe prawo do wykorzystania

Japońska ustawa o patentach, artykuł 78
1. Właściciel patentu może udzielić innym osobom zwykłego prawa do wykorzystania swojego patentu.
2. Posiadacz zwykłego prawa do wykorzystania ma prawo do wykorzystania danego wynalazku patentowanego w ramach swojej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami tej ustawy lub zakresem określonym w akcie ustanowienia.

Zwykłe prawo do wykorzystania to prawo, które licencjodawca udziela licencjobiorcy, umożliwiając mu wykorzystanie wynalazku patentowanego. Nie daje ono jednak takich praw jak wyłączne prawo do wykorzystania, takich jak prawo do wyłączności czy prawo do żądania zaprzestania naruszeń. Dlatego, jeżeli chcemy udzielić prawa do wykorzystania wielu licencjobiorcom jednocześnie, wybieramy zwykłe prawo do wykorzystania.

O wyłącznym zwykłym prawie do wykorzystania

Jest to jeden z rodzajów zwykłego prawa do wykorzystania, ale często mylony jest z “wyłącznym prawem do wykorzystania”. Mówimy tu o “wyłącznym zwykłym prawie do wykorzystania”.

Jest to prawo, które licencjodawca i licencjobiorca ustalają między sobą, że nie udzielą zwykłego prawa do wykorzystania innym osobom. Mimo że jest określane jako “wyłączne”, nie daje ono takich praw jak wyłączne prawo do wykorzystania, takich jak prawo do wyłączności czy prawo do żądania zaprzestania naruszeń. Jest to zobowiązanie tylko między stronami umowy.

Wykorzystuje się je, gdy licencjodawca chce zachować swoje prawo do wykorzystania, lub gdy chce udzielić licencjobiorcy wyłączności w kraju lub regionie, gdzie prawo nie przewiduje prawa równoważnego do japońskiego “wyłącznego prawa do wykorzystania”.

Tymczasowe wyłączne prawo do wykorzystania i tymczasowe zwykłe prawo do wykorzystania

Tymczasowe wyłączne prawo do wykorzystania i tymczasowe zwykłe prawo do wykorzystania to prawa wprowadzone w ramach zmiany japońskiej ustawy o patentach w 2009 roku (rok Heisei 21), które pozwalają na udzielanie licencji na wykorzystanie patentu, który jest jeszcze w trakcie procedury zgłoszeniowej, innym osobom. Ich treść jest niemal identyczna jak w przypadku “zwykłego prawa do wykorzystania” i “wyłącznego prawa do wykorzystania”.

Gdy dany patent zostanie zarejestrowany, licencjobiorca tymczasowego wyłącznego prawa do wykorzystania jest uważany za posiadacza “wyłącznego prawa do wykorzystania”, a licencjobiorca tymczasowego zwykłego prawa do wykorzystania jest uważany za osobę, której udzielono “zwykłego prawa do wykorzystania”.

Udzielanie licencji na wykorzystanie patentu, który jest jeszcze w trakcie procedury zgłoszeniowej, ma wiele zalet dla firm start-upowych, takich jak możliwość szybkiego odzyskania środków zainwestowanych w wynalazek patentowany i możliwość inwestowania w rozwój nowych technologii, czy też jako jeden z osiągnięć, które mogą być pozytywnym czynnikiem przy pozyskiwaniu funduszy.

Kluczowe punkty umowy licencyjnej patentu

Właściciel praw patentowych ma wyłączne prawo do wykorzystania danego patentu, a także możliwość uzyskania wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) poprzez udzielanie licencji na jego wykorzystanie innym podmiotom.

Umowa licencyjna patentu określa obowiązki, odpowiedzialności i prawa związane z takim udzielaniem licencji. Istnieje jednak kilka punktów, na które licencjodawca powinien zwrócić szczególną uwagę.

Oprócz typu praw do wykorzystania, szczególnie ważne są kwestie takie jak: “zakres licencji”, “opłata licencyjna”, “obowiązek niekwestionowania”, “gwarancja patentu” oraz “przynależność wynalazków ulepszających”.

Zakres licencji

W zakresie licencji najważniejsze są trzy aspekty: 1. patent objęty licencją, 2. okres licencji, 3. obszar licencji.

Patent objęty licencją

W przypadku patentów należy podać “numer patentu” i “nazwę wynalazku”. W przypadku tymczasowego prawa do wykorzystania i zwykłego prawa do wykorzystania, należy podać “numer zgłoszenia” i “nazwę wynalazku”.

Punkt do zwrócenia uwagi

Jeżeli patent objęty licencją zawiera zgłoszenie patentu przed jego opublikowaniem, konieczne jest nałożenie na licencjobiorcę obowiązku zachowania tajemnicy do momentu opublikowania tego zgłoszenia patentowego.

Okres licencji

Okres licencji musi być jasno określony, zarówno początek, jak i koniec, szczególnie koniec jest ważny.

• Początek: 1. dzień zawarcia umowy, 2. dzień uzgodniony między stronami, 3. dzień wejścia w życie umowy
• Koniec: 1. określony dzień w przyszłości, 2. dzień zakończenia określonego okresu, 3. dzień wygaśnięcia okresu ochrony patentu

Punkt do zwrócenia uwagi
Jeżeli patent jest niezbędny dla głównej działalności licencjobiorcy, koniec okresu licencji często jest określany jako “dzień wygaśnięcia okresu ochrony patentu” (punkt 3), ale w przypadku patentów międzynarodowych okres ochrony patentu może różnić się w zależności od kraju, dlatego należy zachować ostrożność.

Obszar licencji

Zakres geograficzny licencji określa “obszar sprzedaży” lub “obszar produkcji” produktów wykorzystujących patent objęty licencją. Możliwe jest również ograniczenie obszaru produkcji, zakaz eksportu lub ograniczenie krajów eksportu.

Punkt do zwrócenia uwagi
Należy zwrócić uwagę, że jeżeli ograniczenia dotyczące obszaru sprzedaży, ilości sprzedaży, miejsca sprzedaży itp. produktów wykorzystujących patent objęty licencją mogą być uznane za nieuczciwe praktyki handlowe zabronione przez prawo antymonopolowe.

Prawo do sublicencji

Prawo licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji na wykorzystanie patentu, na który otrzymał licencję, nazywane jest “prawem do sublicencji”.

Nawet jeżeli licencjobiorca zleca produkcję produktu objętego prawem patentowym swojemu podmiotowi zależnemu lub stronie trzeciej, jeżeli są to różne podmioty, potrzebne jest “prawo do sublicencji”.

Punkt do zwrócenia uwagi
Jeżeli producent na zlecenie licencjobiorcy spełnia następujące warunki, jest uznawany za “podwykonawcę” i działania licencjobiorcy są uznawane za działania na własną rękę, więc “prawo do sublicencji” nie jest potrzebne.

• Licencjobiorca płaci wynagrodzenie podwykonawcy
• Licencjobiorca kieruje i nadzoruje podwykonawcę w zakresie zakupu surowców i kontroli jakości
• Licencjobiorca odbiera całą produkcję od podwykonawcy

Opłata licencyjna (Opłata za udzielenie licencji)

Nie ma ustalonej reguły dotyczącej sposobu obliczania opłat licencyjnych. Często decyzje są podejmowane na podstawie relacji między licencjodawcą a licencjobiorcą, standardowych stawek w branży itp. Cztery najczęściej stosowane metody to:

Stała opłata licencyjna

Opłata, która jest pobierana niezależnie od wyników sprzedaży licencjobiorcy. Może być płatna jednorazowo lub w ratach miesięcznych lub rocznych.

Punkt do zastanowienia:
Stała opłata licencyjna ma zaletę, że dochód z licencji jest ustalany na etapie zawierania umowy. Jednakże, jeśli sprzedaż licencjobiorcy znacznie przekroczy początkowe prognozy, może się zdarzyć, że otrzyma się mniej pieniędzy niż w przypadku opłaty licencyjnej zależnej od wyników.

Opłata licencyjna zależna od wyników

Opłata, która jest pobierana proporcjonalnie do wyników osiągniętych przez licencjobiorcę dzięki wykorzystaniu licencji. Może być obliczana na podstawie stawki licencyjnej stosowanej do kwoty sprzedaży lub zysku, lub na podstawie liczby wyprodukowanych jednostek produktu.

Punkt do zastanowienia:
Jeśli sprzedaż licencjobiorcy jest dobra, to wszystko jest w porządku, ale jeśli jest niższa niż przewidywano, odzyskanie kosztów rozwoju może być trudne. Można rozważyć połączenie z “minimalną opłatą licencyjną”, która jest pobierana, gdy sprzedaż nie osiąga określonej kwoty.

Podczas obliczania opłaty licencyjnej od sprzedaży, można uwzględnić “czystą cenę sprzedaży”, która jest obliczana po odliczeniu kosztów takich jak fracht, opakowanie, ubezpieczenie, prowizje agentów itp. Należy jednak pamiętać, że im więcej pozycji jest odliczanych, tym mniejsza jest otrzymywana opłata licencyjna.

Opłata jednorazowa za umowę + opłata licencyjna zależna od wyników

W przypadku niektórych produktów, od momentu zawarcia umowy licencyjnej do wprowadzenia produktu na rynek może upłynąć dużo czasu, a otrzymanie opłaty licencyjnej może zająć wiele lat.

Dla firm typu startup, które chcą jak najszybciej zamienić prawa patentowe na gotówkę, skuteczne może być połączenie jednorazowej opłaty za umowę i opłaty licencyjnej zależnej od wyników.

Obowiązek niekwestionowania

Obowiązek niekwestionowania oznacza, że licencjodawca nakłada na licencjobiorcę obowiązek niekwestionowania ważności praw patentowych, które są przedmiotem udzielonej licencji.

Jednakże, jeśli istnieją powody do unieważnienia i istnieje patent, który nie powinien być pierwotnie uprawomocniony, korzystanie z technologii zawartej w tym prawie patentowym może być ograniczone, co może potencjalnie zakłócić uczciwą konkurencję.

W związku z tym, nakładanie obowiązku niekwestionowania na licencjobiorcę może być uznane za nieuczciwą praktykę handlową, która jest zabroniona przez japońskie prawo antymonopolowe.

Punkty do zwrócenia uwagi:
Można rozważyć następujące postanowienia, które nie są uznawane za nieuczciwe praktyki handlowe:

Artykuł XX (Obowiązek niekwestionowania)
Strona A (licencjodawca) ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeśli Strona B (licencjobiorca) bezpośrednio lub pośrednio kwestionuje ważność niniejszego patentu.

Gwarancja patentowa (brak gwarancji)

Wśród licencjobiorców są tacy, którzy chcą uniknąć ryzyka wynikającego z realizacji patentu licencyjnego i żądają od licencjodawcy następujących gwarancji:

• Gwarancja, że realizacja patentu będącego przedmiotem licencji nie naruszy praw osób trzecich.
• Gwarancja, że nie istnieją żadne przyczyny nieważności dla patentu będącego przedmiotem licencji.

Ze względu na fakt, że praktycznie niemożliwe jest sprawdzenie wszystkich wniosków patentowych i literatury przedpublikacyjnej na całym świecie, dla licencjodawcy udzielenie takiej gwarancji stanowi bardzo duże ryzyko.

Punkt do zwrócenia uwagi:
Choć nie powinniśmy akceptować takiej gwarancji patentowej, jak ta żądana przez licencjobiorcę, konieczne jest ustalenie postępowania w przypadku roszczeń odszkodowawczych za naruszenie praw osób trzecich.

W przypadku braku gwarancji patentowej i postępowania w przypadku naruszenia praw osób trzecich, można rozważyć następujące postanowienia:

1. Strona A (licencjodawca) nie gwarantuje, że nie istnieją żadne przyczyny nieważności patentu licencyjnego, ani że strona B (licencjobiorca) nie naruszy praw patentowych osób trzecich poprzez produkcję, sprzedaż, użytkowanie i eksport produktów na podstawie niniejszej umowy.
2. Jednakże, jeżeli strona B naruszy prawa patentowe osób trzecich poprzez produkcję, sprzedaż, użytkowanie i eksport produktów na podstawie niniejszej umowy, strona A współpracuje ze stroną B w celu uniknięcia takiego naruszenia.

Przypisanie wynalazków ulepszających

Wiele osób może uważać, że licencjobiorca, który opracował wynalazek ulepszający, powinien przyznać pewne prawa licencjodawcy, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że wynalazek ten nie mógłby powstać bez informacji technicznych dotyczących patentu licencyjnego.

Jednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ nałożenie na licencjobiorcę następujących obowiązków dotyczących praw do wynalazku ulepszającego, który opracował, może potencjalnie stanowić nieuczciwe praktyki handlowe zabronione przez Japońską Ustawę o zakazie monopolistycznym.

• Przypisanie praw do licencjodawcy
• Współdzielenie praw z licencjodawcą
• Udzielenie licencjodawcy wyłącznej licencji

Punkty do zwrócenia uwagi
Licencjodawca może nałożyć na licencjobiorcę następujące obowiązki w umowie licencyjnej dotyczącej realizacji patentu, ponieważ nie stanowią one nieuczciwych praktyk handlowych.

• Jeżeli technologia ulepszająca opracowana przez licencjobiorcę nie może być wykorzystana bez technologii dotyczącej patentu licencyjnego, licencjobiorca powinien przenieść prawa do tej technologii ulepszającej na licencjodawcę za odpowiednie wynagrodzenie
• Udzielenie licencjodawcy niewyłącznej licencji

Umowa licencyjna dotycząca wdrożenia patentu i know-how

W przypadku zawarcia licencji na patent, która obejmuje również zezwolenie na wdrożenie know-how, musisz zawrzeć “Umowę licencyjną dotyczącą wdrożenia patentu i know-how”.

Na przykład, jeśli otrzymałeś zezwolenie na wdrożenie “substancji A”, ale nie możesz jej produkować tanio za pomocą metody opisanej w specyfikacji patentowej, dotyczy to przypadków, w których otrzymujesz zezwolenie na wdrożenie know-how dotyczącego taniej produkcji, które licencjodawca zachowuje jako tajemnicę.

Jednakże, “prawo patentowe”, które wygasa po upływie okresu ważności i eliminuje obowiązek płacenia wynagrodzenia, różni się od “know-how”, które wymaga płacenia wynagrodzenia, dopóki jest udzielane prawo do korzystania. Dlatego konieczne jest osobne rozważenie zawartości umowy.

Podsumowanie

Oprócz “Kluczowych punktów umowy licencyjnej patentu”, które omówiliśmy do tej pory, istnieją również klauzule, które mogą zmniejszyć ryzyko dla licencjodawcy, takie jak “klauzula niewrażalności” dotycząca opłat licencyjnych, czy “klauzula zwolnienia z odpowiedzialności”, która zwalnia licencjodawcę z odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji patentu.

Ze względu na złożoność “umowy licencyjnej patentu”, która obejmuje relacje z prawem antymonopolowym i licencje na know-how, zaleca się konsultację z prawnikiem o bogatym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, zamiast podejmowania decyzji na własną rękę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o umowach licencyjnych nie tylko dla praw patentowych, ale także dla praw autorskich i znaków towarowych, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem w połączeniu z tym artykułem.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Informacje o środkach podejmowanych przez naszą kancelarię

Kancelaria prawna Monolis specjalizuje się w IT, a w szczególności w prawie internetowym. Przy zawieraniu umowy licencyjnej na realizację patentu konieczne jest sporządzenie umowy. W naszej kancelarii tworzymy i przeglądamy umowy dla różnych spraw, od firm notowanych na Giełdzie Tokijskiej (Tokyo Stock Exchange Prime) do startupów. Jeśli masz problemy z umową, zapoznaj się z poniższym artykułem.