Ce este încălcarea drepturilor de marcă? Explicăm cadrul de judecată a ilegalității

Obținând drepturile de marcă pentru produsele sau materialele proprii, puteți preveni așa-numitele “copieri”.

Însă, drepturile de marcă nu reprezintă, de exemplu, dreptul de a interzice utilizarea numelui “Disney”. Ceea ce este interzis prin drepturile de marcă se limitează strict la “utilizarea ca marcă”. De exemplu, în cazul Disney, dacă o terță parte creează o facilitate numită “Insula Disney”, chiar dacă în realitate nu are nicio legătură cu Disney, ar putea părea că este o facilitate oficială Disney. Drepturile de marcă sunt drepturile de a interzice astfel de utilizări (denumite “utilizare ca marcă”, așa cum vom explica mai jos).

Cât de mult poate interzice titularul drepturilor de marcă utilizarea “mărcii” pe internet, de exemplu pe site-uri de comerț electronic sau site-uri corporative? Vom explica, luând în considerare exemplele anterioare.

Ce înseamnă utilizarea mărcii interzise prin drepturile de marcă

Există o limitare a produselor și serviciilor desemnate, dar titularilor de drepturi de marcă li se permite utilizarea exclusivă a mărcii înregistrate. Și, în principiu, dacă o terță parte utilizează o marcă identică sau similară pentru produsele sau serviciile desemnate fără permisiune, se stabilește încălcarea drepturilor de marcă.

Însă, în revizuirea Legii Mărcilor din 2014 (anul 2014 al calendarului gregorian), a fost stabilit articolul 26, alineatul 1, punctul 6, astfel încât a fost clarificat faptul că nu se constituie încălcarea drepturilor de marcă în cazurile care nu se încadrează în “utilizarea mărcii”.

Articolul 26 Efectul drepturilor de marcă nu se aplică următoarelor mărci (inclusiv cele care fac parte din alte mărci):
⑥ În afara celor menționate în punctele anterioare, mărcile care nu sunt utilizate într-un mod care permite consumatorilor să recunoască că sunt produse sau servicii legate de activitățile mai multor persoane

(Legea Mărcilor, articolul 26, alineatul 1, punctul 6)

Ce înseamnă această “utilizare a mărcii”?

După cum am menționat mai devreme, mărcile sunt utilizate pentru a distinge produsele și serviciile proprii de cele ale altora (funcția de identificare a produselor și serviciilor) și pentru a indica sursa produselor și serviciilor (funcția de indicare a sursei).

Și utilizarea într-o formă care are această funcție de identificare a produselor și serviciilor și funcția de indicare a sursei este considerată “utilizare a mărcii”.

De exemplu, când un consumator obișnuit vede șirul de caractere “ABC” atașat unui produs și poate să-și amintească de ce companie este acel produs, se poate spune că are funcția de identificare a produselor și serviciilor și funcția de indicare a sursei, iar actul de atașare a șirului de caractere “ABC” la produs este considerat “utilizare a mărcii”.

Pe de altă parte, în cazurile în care metoda de utilizare nu îndeplinește funcția de identificare a produselor și serviciilor și funcția de indicare a sursei, nu este considerată “utilizare a mărcii”, și există cazuri în care efectul mărcii înregistrate nu se aplică.

Detalii despre sancțiunile pentru încălcarea drepturilor de marcă sunt descrise mai jos.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Exemple de procese pentru încălcarea drepturilor de marcă

Titlurile cărților sau articolelor pot încălca drepturile de marcă? (Cazul Bananei de Dimineață)

Un caz în care reclamantul, care deține drepturile de marcă pentru “Banana de Dimineață” ca produs standard, a intentat un proces pentru încălcarea drepturilor de marcă împotriva pârâtului care a vândut o carte cu titlul “40 de Sfaturi pentru a Reuși Dieta cu Banana de Dimineață”. Tribunalul a decis că șirul de caractere “Banana de Dimineață” afișat de pârât este afișat pur și simplu ca titlu, nu ca o identificare a produsului sau ca o indicare a originii, și a negat încălcarea drepturilor de marcă.

Afișarea mărcii pârâtului pe coperta sau pe coperta cărții pârâtului este doar o afișare a mărcii pârâtului ca parte a titlului care indică conținutul cărții, și nu poate fi considerată ca fiind utilizată într-un mod care are o funcție de identificare a produsului sau de indicare a originii, deci nu poate fi considerată ca încălcând drepturile de marcă în acest caz.

(Hotărârea Tribunalului din Tokyo, 12 noiembrie 2009 (Anul 21 al erei Heisei))

Așadar, în cazul titlurilor de cărți, chiar dacă acestea conțin același șir de caractere ca și marca înregistrată, dacă acestea indică conținutul cărții și nu originea cărții ca produs, se poate considera că “utilizarea nu este ca marcă”.

În schimb, în cazul publicațiilor periodice precum revistele și ziarele, sau titlurile de serii care sunt produse și vândute în mod repetat sub același titlu, se poate considera că există o încălcare a drepturilor de marcă.

Încălcarea drepturilor de marcă prin produsele care se folosesc de renumele altor produse (Cazul Beretta)

Producătorul italian de arme de foc renumit, “Beretta”, a avut un contract de licență cu producătorul de arme de jucărie “Western Arms”. În acest context, Beretta a susținut că un alt producător de arme de jucărie, care producea și vindea modele Beretta, încălca Articolul 2, Paragraful 1, Punctul 1 al Legii Japoneze privind Prevenirea Concurenței Neloiale (Actul de confuzie cu privire la indicațiile bine cunoscute) și a solicitat oprirea producției și despăgubiri pentru daune.

În acest caz, în funcție de faptele stabilite, produsele inculpatului sunt arme de jucărie care reproduc fidel aspectul pistolului M92F, care nu este în circulație pe piața din țara noastră și a cărui deținere este în general interzisă. Acestea nu au capacitatea de a răni sau ucide, care este funcția esențială a unei arme reale, și sunt tranzacționate pe o piață separată de cea a armelor reale, ca imitații clare ale acestora. Cumpărătorii și consumatorii acestor produse identifică produsele din multitudinea de arme de jucărie care au aceeași formă și indicații ca arma reală a reclamantului, prin indicațiile care arată producătorul armei de jucărie pe corpul și ambalajul acestora, și le aleg și cumpără după ce evaluează performanța și calitatea lor ca arme de jucărie. Prin urmare, chiar dacă forma produsului reclamantului este folosită ca o indicație care arată că produsul este un produs Beretta, și chiar dacă produsele inculpatului au aceeași formă de produs ca produsul reclamantului, forma produsului inculpatului nu este folosită într-un mod care are funcția de a indica originea și de a distinge produsele.

(Hotărârea Tribunalului Districtual Tokyo, 29 iunie 2000 (Heisei 12))

Instanța a decis că, chiar dacă armele de jucărie produse și vândute reproduc fidel forma produsului real, forma produsului ca armă de jucărie nu poate fi considerată a fi folosită într-un mod care are funcția de a indica originea și de a distinge produsele.

În acest caz, deoarece Beretta nu producea și nu vindea arme de jucărie, și exista o diferență clară între arma reală a Beretta și armele de jucărie ale altor companii în ceea ce privește funcția esențială de a răni sau ucide, s-a considerat că nu există posibilitatea ca consumatorii obișnuiți să fie confuzi cu privire la identitatea produselor. Prin urmare, dacă, de exemplu, Beretta însăși ar fi produs și vândut arme de jucărie, și ar fi permis Western Arms să folosească designul și marca sa, produsele Western Arms ar fi putut fi recunoscute ca având funcția de a identifica produsele, și s-ar fi putut considera că imitațiile altor persoane încalcă drepturile de marcă.

Încălcarea drepturilor de marcă prin sloganuri (Cazul “Always Coca-Cola”)

Compania Coca-Cola a folosit sloganul “Always Coca-Cola” pe cutiile de băuturi răcoritoare pe care le vinde, pentru a promova vânzările. În acest context, reclamantul, care înregistrase marca “Always” pentru băuturi răcoritoare în cadrul vechilor 29 de clase de bunuri, a cerut interzicerea utilizării cuvântului “Always” și despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de marcă.

“Cuvântul ‘Always’, care înseamnă ‘întotdeauna, oricând’, poate fi înțeles ca având un efect de creștere a puterii de cumpărare a produsului, făcând consumatorii să dorească să bea Coca-Cola tot timpul. Este recunoscut ca fiind o parte a sloganului de campanie pentru promovarea vânzărilor, și nu poate fi considerat ca fiind folosit într-un mod care îndeplinește funcția de a specifica produsul sau de a indica sursa acestuia. Prin urmare, nu poate fi considerat ca fiind folosit ca marcă și, prin urmare, nu constituie o încălcare a drepturilor de marcă.”

(Hotărârea Tribunalului din Tokyo, 22 iulie 1998 (Heisei 10))

Tribunalul a decis că textul “Always”, care a fost afișat mic în partea stângă sus a logo-ului “Coca-Cola” pe cutia de băutură, este recunoscut ca fiind o parte a sloganului de campanie pentru promovarea vânzărilor, și nu este folosit într-un mod care îndeplinește funcția de a indica sursa produsului, și prin urmare nu constituie o utilizare a mărcii.

De asemenea, este posibil să se înregistreze un slogan ca marcă.

Tradițional, frazele folosite în publicitate și promovare, cum ar fi sloganurile, sunt adesea folosite generic pentru o varietate de produse și servicii, și este dificil pentru consumatori să distingă a căror produse sau servicii sunt prin aceste fraze de publicitate, astfel că majoritatea cererilor de înregistrare a mărcilor au fost respinse.

Însă, în urma revizuirii criteriilor de examinare în 2016 (Heisei 28), a fost clar specificat în criteriile de examinare a mărcilor că “dacă marca solicitată poate fi recunoscută nu numai ca publicitate sau promovare a produsului sau serviciului, sau ca filosofie corporativă sau politică de management, dar și ca un cuvânt inventat, nu se consideră că se încadrează în acest număr”.

Prin urmare, dacă nu este recunoscut ca o simplă afișare a “publicității sau promovării produselor/serviciilor” sau a “filosofiei corporative/politicii de management”, dar folosește un cuvânt inventat, include numele brandului propriu, etc., și are elemente care pot deveni un semn de identificare a produselor sau serviciilor, este posibil să se înregistreze un slogan ca marcă.

Având în vedere acest lucru, nu se poate afirma categoric că, doar pentru că se utilizează o marcă înregistrată într-un slogan, puterea de identificare este imediat negată și nu constituie o încălcare a drepturilor de marcă. Dacă modul de utilizare a mărcii înregistrate poate îndeplini funcția de a distinge produsele de cele ale altora și de a indica sursa, se poate considera că există cazuri în care utilizarea într-un slogan constituie o utilizare ca marcă.

Această rațiune juridică se aplică și utilizării mărcilor pe internet, de exemplu, în utilizarea mărcilor în anunțurile listate.

https://monolith.law/reputation/listing-ads[ja]

Rezumat

În special, pe piața internetului, unde informațiile despre numeroase produse și servicii abundă, nu este neobișnuit să descoperiți produse vândute sub o marcă similară cu marca înregistrată a companiei dvs., sau să primiți o notificare de încălcare a drepturilor de marcă de la alte companii cu privire la produsele pe care le vindeți. În astfel de cazuri, este tentant să vă grăbiți să luați măsuri imediate, cum ar fi ștergerea.

Cu toate acestea, așa cum am menționat până acum, nu toate utilizările unei mărci înregistrate constituie neapărat o încălcare a drepturilor de marcă. Dacă utilizarea sa constituie sau nu o utilizare de marcă, dacă constituie sau nu o încălcare a drepturilor de marcă, este necesară o judecată din multiple perspective bazată pe circumstanțele individuale. Prin urmare, vă recomandăm să consultați un expert în drepturile de proprietate intelectuală.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]