Ключевые моменты, которые следует знать перед заключением договора о совместной научно-исследовательской разработке

Один из способов дополнить недостающие в вашей компании технологии, ноу-хау, персонал и т.д., а также разработать продукты или технологии быстро и недорого – это совместная научно-исследовательская разработка.

Совместная научно-исследовательская разработка позволяет получить многое от других компаний, но в то же время существует риск утечки информации и технологий вашей компании к партнерам.

Кроме того, когда достигаются результаты совместной разработки, неудивительно, что каждая сторона хочет приоритизировать свою выгоду и, по возможности, обеспечить ее эксклюзивность. На практике необходимо найти компромисс.

Для предварительного обсуждения и установления правил по этим вопросам в совместной научно-исследовательской разработке, и для избежания ненужных проблем, заключается “договор о совместной научно-исследовательской разработке”.

В этот раз мы рассмотрим преимущества и недостатки договора о совместной научно-исследовательской разработке, а также ключевые моменты, на которые следует обратить внимание для предотвращения предполагаемых проблем.

Что такое совместная научно-исследовательская разработка

Совместная научно-исследовательская разработка – это один из видов корпоративного сотрудничества, при котором несколько компаний, интересы которых совпадают, совместно проводят эффективную разработку продуктов или технологий.

В областях с быстрым темпом технологического инновирования или продуктов с коротким циклом, слишком долгая разработка может привести к проигрышу в конкуренции с другими компаниями.

Даже если вы инвестируете средства и продвигаете научно-исследовательскую разработку, доводя новый продукт до завершения, если конкурирующая компания уже завершила аналогичный продукт и выпустила его на рынок, ценность разработанного вами продукта может значительно упасть.

Существуют методы для быстрой разработки продуктов и технологий, такие как M&A и бизнес-партнерство, которые требуют решений на уровне управления, но совместная научно-исследовательская разработка мало влияет на управление и в зависимости от содержания может быть утверждена даже руководителем отдела, поэтому многие компании ее применяют.

Преимущества совместных исследовательских и разработочных контрактов

Ясное распределение ролей и финансовых обязательств

При совместной работе с третьей стороной в области разработки, схемы распределения финансовых обязательств и ролей в разработке могут быть разнообразными. Существуют схемы, при которых одна сторона берет на себя только финансовые обязательства, а разработку выполняет партнер. Или же, в зависимости от фазы разработки, ответственность может быть разделена между разными компаниями, каждая из которых берет на себя соответствующие затраты. Нет установленного шаблона.

Поэтому одной из важных ролей совместного исследовательского и разработочного контракта является определение ролей и области ответственности каждой компании, а также распределение финансовых обязательств.

Кроме того, можно также определить право на возмещение ущерба в случае невыполнения обязательств партнером, поэтому важно, чтобы распределение ролей и финансовых обязательств было максимально реалистичным.

Снижение затрат на разработку и распределение рисков

Одним из преимуществ совместной исследовательской разработки является возможность распределения затрат, необходимых для разработки, между участвующими компаниями, что позволяет снизить затраты на оплату труда.

Кроме того, становится возможной реализация крупных проектов, которые недоступны для одной компании, а в случае отсутствия результатов, ущерб по затратам можно распределить между участвующими компаниями.

Возможность взаимного дополнения в области технологий, персонала и исследовательского оборудования

Помимо финансирования, для исследований и разработок требуются также технологии, персонал и оборудование для создания прототипов и оценки, которые могут отсутствовать в вашей компании.

Недостатки договора о совместной научно-исследовательской разработке

Существует риск утечки технологий и ноу-хау

Разработчики, работающие с одной и той же целью, вынуждены раскрывать информацию, которая необходима другой стороне, и, поскольку они оба несут обязательства по сохранению конфиденциальности, существует вероятность раскрытия важных технологий и ноу-хау.

Таким образом, главным недостатком совместной научно-исследовательской разработки является то, что технологии и ноу-хау вашей компании могут утечь и быть изучены другой компанией.

Однако, с другой стороны, можно считать преимуществом то, что ваша компания может изучить технологии и ноу-хау другой компании.

В любом случае, необходимо тщательно рассмотреть диапазон информации, которую вы раскрываете.

Трудно монополизировать результаты

Если вы разрабатываете новый продукт или технологию самостоятельно, вы можете монополизировать результаты и получить преимущество перед конкурентами в развитии бизнеса.

Однако, в случае совместной научно-исследовательской разработки, другая компания также может получить права на интеллектуальную собственность, основанную на результатах, что затрудняет монополизацию, и существует вероятность, что другая компания будет использовать эту интеллектуальную собственность для ведения бизнеса, конкурирующего с вашим.

Существует вероятность ограничения совместной научно-исследовательской разработки с другими компаниями

Во время совместной научно-исследовательской разработки может быть добавлено условие в договор, запрещающее другой компании проводить совместную научно-исследовательскую разработку с такой же или похожей целью с третьими лицами (запрет на конкурентную разработку).

Однако, если ваша компания обладает базовыми технологиями, можно предположить разработку различных прикладных продуктов и технологий, и ограничение совместной научно-исследовательской разработки с другими компаниями может оказать большое влияние на бизнес.

Ключевые моменты для избежания ошибок в договорах о совместной научно-исследовательской и разработочной работе

Тщательно определите цель совместного научно-исследовательского и разработочного договора

Цель совместного научно-исследовательского и разработочного договора часто недооценивается, однако она оказывает влияние на многие пункты договора, и может привести к предоставлению партнеру ненужных широких прав или к ненужному ограничению своих собственных прав, что делает ее крайне важной.

Связь с запретом на конкурентную разработку

В пункте о запрете на конкурентную разработку, обсуждаемом в предыдущем параграфе, область запрета значительно меняется в зависимости от “цели”, которая является идентичной или аналогичной.

Например, предположим, что цель совместной научно-исследовательской и разработочной работы определена как “разработка системы телекоммуникационного устройства” и “разработка системы распознавания речи телекоммуникационного устройства”. В этом случае, в первом случае невозможно проводить совместную разработку со сторонними организациями по всем вопросам, связанным с разработкой системы телекоммуникационного устройства, а во втором случае можно свободно проводить совместную разработку, если это не система распознавания речи.

Слишком конкретное определение цели уменьшает гибкость и требует изменения договора даже при небольшой корректировке курса. С другой стороны, слишком абстрактное определение может привести к ненужно широкому запрету, поэтому его следует тщательно рассмотреть.

Связь с интеллектуальной собственностью

Если цель слишком широкая, то помимо совместной научно-исследовательской и разработочной работы, возможно, что партнерская компания заявит о правах на изобретение, полученное в результате совместной научно-исследовательской работы, в отношении заявки на патент, основанной на этом изобретении, если дата подачи заявки находится в срок действия договора о совместной научно-исследовательской и разработочной работе.

С другой стороны, если цель слишком конкретна, то существует риск, что изобретение, сделанное партнерской компанией, будет подано на патент в одиночку, несмотря на то, что оно является результатом совместной научно-исследовательской и разработочной работы, но находится за пределами цели.

Связь с обязательством по сохранению конфиденциальности

В общем, в пунктах, устанавливающих обязательство по сохранению конфиденциальности, секретная информация другой стороны может быть использована только в пределах цели, или использование вне цели запрещено.

Однако, если цель слишком широкая, то использование секретной информации вашей компании в другом проекте не будет нарушением договора, даже если он отличается от текущей разработки. С другой стороны, если цель слишком конкретна, то даже небольшая разработка может стать нарушением договора.

Самый важный момент – обработка результатов

Вероятно, больше всего времени на обсуждении совместного научно-исследовательского и разработочного договора уходит на “обработку результатов”.

Принадлежность интеллектуальной собственности, основанной на результатах, право на реализацию, право на лицензирование и т.д., имеют прямое влияние на бизнес вашей компании, и есть много пунктов, которые обе стороны не могут уступить, но важно договориться о них насколько это возможно до начала совместной научно-исследовательской и разработочной работы, чтобы избежать ненужных проблем.

Принадлежность интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность, основанная на изобретении, сделанном в рамках совместной научно-исследовательской и разработочной работы, обычно принадлежит компании, к которой принадлежит изобретатель.

Однако это требует условия, такого как договор с сотрудником или положение о служебном изобретении, которое предусматривает, что “интеллектуальная собственность, основанная на изобретении и т.д., сделанном сотрудником в рамках его работы, переходит к компании”.

В этом случае интеллектуальная собственность, возникшая в результате совместной научно-исследовательской и разработочной работы, принадлежит компании, к которой принадлежит изобретатель, но в договоре можно сделать иное положение, например:

• Все права интеллектуальной собственности принадлежат одной стороне
• Все права интеллектуальной собственности являются совместными
• В зависимости от типа или области изобретения, права интеллектуальной собственности принадлежат одной стороне
• Определить принадлежность прав интеллектуальной собственности по соглашению

Решение о принадлежности интеллектуальной собственности, такое как принадлежность интеллектуальной собственности, связанной с основной технологией компании, одной стороне, и принадлежность интеллектуальной собственности, связанной с прикладной технологией, рассматривается от случая к случаю, должно быть основано на бизнес-стратегии.

Если вы хотите узнать больше о преимуществах патента и получения патентных прав, пожалуйста, прочитайте следующую статью вместе с этой статьей.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Реализация интеллектуальной собственности, исключительные права и т.д.

Если интеллектуальная собственность, связанная с базовой технологией, принадлежит партнерской компании, а интеллектуальная собственность, связанная с прикладным продуктом, принадлежит вашей компании, то для производства и продажи прикладного продукта вам потребуется лицензия на использование базовой технологии от партнерской компании.

Совместная научно-исследовательская и разработочная работа проводится для получения прибыли от использования результатов, поэтому, независимо от принадлежности результатов, если они необходимы для вашего бизнеса, вы должны обеспечить возможность использования интеллектуальной собственности, принадлежащей партнерской компании.

В случае патента, можно рассмотреть установление обычного исключительного права на реализацию на определенный срок, чтобы предотвратить лицензирование базовой технологии конкурирующим компаниям.

Время и содержание публикации результатов

Для исследователей и разработчиков очень важно публиковать результаты совместной научно-исследовательской и разработочной работы на научных конференциях или в статьях.

В совместном научно-исследовательском и разработочном договоре устанавливается обязательство по сохранению конфиденциальности, поэтому если вы хотите опубликовать результаты, вы должны указать это в договоре.

Кроме того, публикация перед подачей заявки на патент приводит к потере новизны патента. Поэтому, даже после подачи заявки на патент, есть преимущество в том, что конкурирующие компании не узнают о содержании вашей разработки до тех пор, пока заявка на патент не будет опубликована, поэтому важно договориться заранее с другой стороной о времени и содержании публикации.

Будьте осторожны с причинами расторжения / положениями COC

Положение о смене контроля (COC) – это положение, которое делает “изменение контроля над компанией” в результате M&A и т.д. причиной для расторжения договора.

Не редко стартапы и венчурные компании становятся объектами M&A, и партнерская компания может добавить положение COC в причины расторжения договора.

Если конкурирующая компания приобретает стартап или венчурную компанию, существует риск утечки важной информации к конкуренту из-за продолжения совместной научно-исследовательской и разработочной работы.

Однако для стартапов и венчурных компаний перспективная совместная научно-исследовательская и разработочная работа увеличивает стоимость компании, но если в договоре содержится положение COC, оно может быть оценено как риск и ущерб для стоимости компании, поэтому следует быть осторожными с обработкой положения COC.

Заключение

В этот раз мы обсудили преимущества и недостатки контрактов на совместную научно-исследовательскую работу, а также ключевые моменты, на которые следует обратить внимание для избежания проблем. Однако при проведении совместной научно-исследовательской работы с зарубежной компанией важно также учитывать выбор применимого права и согласованного суда.

Кроме того, если вы ограничиваете исследования и разработки, не связанные с темой совместной научно-исследовательской работы, или ограничиваете использование результатов, это может соответствовать недобросовестным сделкам в соответствии с японским Законом о запрете монополии.

Поскольку в каждом случае могут скрываться различные риски, мы рекомендуем проконсультироваться с адвокатом, обладающим специализированными знаниями и опытом, перед заключением контракта на совместную научно-исследовательскую работу, а не принимать решение самостоятельно.

Информация о мерах, предпринимаемых нашей юридической фирмой

Юридическая фирма “Монолит” обладает высокой специализацией в области IT, особенно в интернете и праве. При совместной научно-исследовательской разработке между компаниями требуется составление контракта. Наша фирма занимается созданием и рассмотрением контрактов для различных дел, от компаний, которые зарегистрированы на Токийской бирже первого уровня (Tokyo Stock Exchange Prime), до стартапов. Если у вас возникли проблемы с контрактом, пожалуйста, обратите внимание на следующую статью.

https://monolith.law/contractcreation[ja]