En advokat förklarar ett fall där intrång i japanska 'Designrättigheter' ifrågasattes

Om du erhåller designrättigheter kan du exklusivt använda den registrerade designen och mot designrättsintrång genom liknande produkter kan du begära att intrånget stoppas eller förebyggs (Japanska Designlagen, artikel 37), och du kan begära skadestånd för skador (Japanska Designlagen, artikel 39).

I artikel 24.2 i den Japanska Designlagen står det att “bedömningen av om en registrerad design och en annan design är liknande ska göras baserat på den estetiska känslan som framkallas genom betraktarens syn”, men hur bedöms det om de är liknande eller inte när det faktiskt blir en rättegång? Vilka faktorer jämförs och övervägs för att göra denna bedömning?

https://monolith.law/corporate/design-package-color-law[ja]

Exempel där intrång i designrättigheter har erkänts

Omron, som innehar designrättigheterna för “våg med kroppssammansättningsmätare”, hävdade att Tanitas produktion, överföring, leverans, erbjudande om överföring, import och export av kroppssammansättningsmätare kränkte deras designrättigheter. De begärde därför att Tanitas produktion etc. skulle stoppas och att de skulle betala skadestånd.

Den 18 mars 2011 ansökte Omron om designregistrering för den aktuella designen 1 som “våg med kroppssammansättningsmätare” och den aktuella designen 2 som en relaterad design. Designrättigheterna beviljades den 22 september samma år.

Domstolen fann att den aktuella designen 1 och den svarande designen inte var liknande, men att den aktuella designen 2 och den svarande designen var liknande. Därför kommer vi här att diskutera den aktuella designen 2.

Vad är avgörande för bedömningen?

I förhandlingar och rättegångar om intrång i designrättigheter, som skyddar design, blir “om de viktigaste delarna av designen är gemensamma” avgörande för bedömningen.

Detta “viktiga del”, som är den huvudsakliga delen av designen som drar till sig konsumenternas uppmärksamhet, organiseras och observeras om de båda designerna har gemensamma egenskaper i de viktiga delarna, och om de gemensamt skapar en estetisk känsla som helhet.

Eftersom det inte är en motorcykel eller en väska, när den marknadsförs eller visas i butiker, placeras kroppssammansättningsmätaren så att framsidan visas för köparen. Dessutom, när konsumenterna, som är efterfrågare, använder kroppssammansättningsmätaren, är det naturligt att anta att de tittar på och hanterar kroppssammansättningsmätaren från framsidan där LCD-fönstret och switchmönstret är placerade.

Därför, när efterfrågare köper en kroppssammansättningsmätare, kommer de först att fokusera på formen på framsidan, med tanke på att de kommer att använda produkten, såsom hur elektroderna är placerade på framsidan av enheten, formen på elektroddelen, positionen och formen på switchen, positionen och formen på LCD-fönstret där mätresultaten visas, och så vidare, enligt domstolens bedömning.

Dessutom, eftersom kroppssammansättningsmätaren blev en populär produkt för att den är tunnare än traditionella vågar, kan det antas att efterfrågare också kommer att uppmärksamma produktens tunnhet, så de kommer också att fokusera på formen på sidan. Å andra sidan, formen på baksidan, som efterfrågare inte ser när de använder kroppssammansättningsmätaren på vanligt sätt och som inte marknadsförs vid försäljning av kroppssammansättningsmätaren, ansågs inte vara något som efterfrågare skulle fokusera på.

Med andra ord, det som mest sannolikt kommer att dra till sig uppmärksamheten hos de viktiga personerna är “placeringen av de fyra elektroddelarna nära de fyra hörnen på framsidan av den transparenta glasplattan”, “LCD-fönstret som är placerat på den övre mitten av framsidan av den transparenta glasplattan”, “flera switchmönster under LCD-fönstret på framsidan av den transparenta glasplattan” och “det faktum att den transparenta glasplattan och baksidan av enheten är staplade tillsammans”, i sidovy. Detta bedömdes vara de viktigaste delarna av den aktuella designen 2.

Skillnader i de viktigaste delarna och domen

Med detta i åtanke, bedömde domstolen de specifika skillnaderna mellan den aktuella designen 2 och den svarande designen,

• den aktuella designen 2 och den svarande designen har olika förhållanden mellan höjd och bredd på den transparenta glasplattan
• den svarande designen har en kantmönster runt LCD-fönstret, vilket den aktuella designen inte har
• det finns skillnader i den transparenta glasplattans hörnradie, förhållandet mellan bredd och längd på elektroddelen, förhållandet mellan bottenkanten på LCD-fönstret och bottenkanten på elektroderna placerade på vänster och höger sida ovanför det, och antalet switchmönster
• det finns många skillnader i formen på baksidan

Men, “även om det finns skillnader i formen på baksidan av enheten, är detta inte en skillnad i de viktigaste delarna”, och

Trots att förhållandet mellan höjd och bredd på den transparenta glasplattan skiljer sig mellan den aktuella designen 2 och den svarande designen (den aktuella designen 2 är cirka 1:1.4, medan den svarande designen är cirka 1:1.43), är denna skillnad mycket liten, och båda bör ge intrycket av att vara horisontellt rektangulära för betraktaren. Dessutom, även om den svarande designen har en kantmönster runt LCD-fönstret, är detta inte särskilt stort jämfört med storleken på LCD-fönstret och är inte en framträdande färg i framsyn. Dessutom, även om det finns skillnader i den transparenta glasplattans hörnradie, förhållandet mellan bredd och längd på elektroddelen, förhållandet mellan bottenkanten på LCD-fönstret och bottenkanten på elektroderna placerade på vänster och höger sida ovanför det, och antalet switchmönster, kan dessa inte sägas överträffa den gemensamma estetiska känslan som ges till betraktaren, eftersom formen på den transparenta glasplattan är nästan densamma.

Dom i Tokyo District Court den 26 februari 2015

Domstolen erkände intrång i designrättigheterna och beordrade Tanita att betala 129 153 662 yen i skadestånd till Omron.

Detta är en bedömning att även om det finns skillnader i de viktigaste delarna, är de mycket små. För övrigt, “betraktaren” i domen hänvisar till “observatören”, det vill säga efterfrågaren.

Exempel där intrång i designrätt inte erkändes

Tiger Thermos Co., Ltd., som innehar designrätten till “bärbara termosar”, hävdade att tillverkning och försäljning av bärbara termosar (defendants produkter) av Tatsumiya Co., Ltd. kränkte deras designrätt. De krävde ett förbud mot tillverkning och försäljning av de åtalade produkterna, samt betalning av skadestånd baserat på olagliga handlingar av designrättsintrång.

Vad är det viktiga elementet?

Den aktuella designen och den åtalade designen är båda bärbara termosar, och deras konsumenter är allmänheten. Eftersom dessa används och transporteras dagligen, kan det sägas att konsumenterna fokuserar på den övergripande utseendet som påverkar bekvämligheten vid transport.

Emellertid, det erkändes att den övergripande cylindriska formen och formen bestående av kroppen och locket, var allmänt kända före ansökan om den aktuella designen, det vill säga de var generiska.

Rätten fastställde också att före ansökan om den aktuella designen var det allmänt känt att det fanns en form med en ringformad skåra mellan locket och kroppen, en form där den inre delen av locket sticker ut lite mer än sidoytan och framträder i en smal ringform, och en struktur där en ringformad linje är inlagd nära botten av kroppen och den delen blir en rund svullnad i bandform. Med andra ord, dessa ingår inte i designrätten.

Rätten fastställde att de egenskaper som nämns ovan i den aktuella designen inte kan sägas utgöra det viktiga elementet i den aktuella designen. Det viktiga elementet i den aktuella designen är en mer specifik form relaterad till varje form ovan, det vill säga, förhållandet mellan diametern och höjden på den cylindriska botten, förhållandet mellan kroppen och locket i höjden, den specifika formen på den smala ringformen vid locket, den specifika formen på den ringformade skåran (spåret) mellan locket och kroppen, och den specifika formen på den runda svullnaden i bandform nära botten av kroppen. När den aktuella designen jämförs med den relaterade designen, bör de ovan nämnda 1 och 2, som är gemensamma för den relaterade designen, ges större vikt vid bedömningen av likhet.

Skillnader i viktiga element och dom

Den aktuella designen och den åtalade designen har gemensamt att den övergripande formen är cylindrisk och består av en kropp och ett lock. Så vad är skillnaderna?

Följande skillnader erkändes:

1. Andelen av locket i den totala höjden (viktigt element 1)

För den aktuella designen är det ungefär 1/6, medan det för den åtalade designen är ungefär 1/8

2. Förhållandet mellan bottenytans diameter och höjd (viktigt element 1)

För den aktuella designen är det 1:2.3, medan det för den åtalade designen är 1:3.6

3. Formen mellan locket och kroppen (viktigt element 3)

Den aktuella designen har ett spår som är ungefär 1/5 av locket, medan den åtalade designen inte har något spår, bara en anslutningsyta mellan locket och kroppen

4. Formen på locket (viktigt element 2)

Den aktuella designen har en smal ringformad del som sticker ut mer än sidoytan, medan den åtalade designen har en smal ringformad del som inte sticker ut mycket från sidoytan

5. Formen nära botten av kroppen (viktigt element 4)

Den aktuella designen har en rund svullnad på bandet och en smal spår som löper horisontellt på toppen av svullnaden, medan den åtalade designen har en linjeformad del som löper parallellt med botten

6. Formen på kroppens munstycke

Den åtalade designen har ett lock som täcker den yttre ytan, medan den aktuella designen inte har en sådan form.

Rätten fastställde att det finns 1-6 skillnader mellan den aktuella designen och den åtalade designen, och av dessa kan 1-5 skillnader sägas vara skillnader i det viktiga elementet i den aktuella designen. Särskilt, på grund av skillnad 1, skillnad 2 och skillnad 5, ger den aktuella designen ett intryck av att vara mer stabil när den ställs upp på grund av dess bredare bottenyta, medan den åtalade designen ger ett smalare intryck med en smalare bottenyta.

Även skillnaderna i formen mellan locket och kroppen, formen på locket och formen nära botten av kroppen,

Den aktuella designen ger ett intryck av att ha relativt mycket ojämnheter längs höjden, medan den åtalade designen ger ett intryck av att vara relativt linjär i designen.

Därför kan de ovan nämnda skillnaderna sägas ge den åtalade designen en annan estetisk känsla som helhet jämfört med den aktuella designen.

Osaka District Court, 21 juni 2012 (2012)

Rätten avvisade Tiger Thermos krav och erkände inte Tatsumiya Co., Ltd:s intrång i designrätten.

Om det finns tydliga skillnader i de viktiga elementen, bedöms det att de inte liknar varandra eftersom de ger en annan estetisk känsla.

Punkter att tänka på vid förhandlingar och rättegångar om intrång i designrättigheter

Utifrån tidigare fall är det tydligt vilka punkter som är viktiga att tänka på vid förhandlingar och rättegångar om intrång i designrättigheter.

Punkter att tänka på när ditt företag är den klagande parten

När ditt företag hävdar att en annan part har intrångit på dess designrättigheter och begär skadestånd, är det nödvändigt att hävda att de delar som är gemensamma mellan den andra partens imitation och den design som ditt företag har registrerat, är de viktigaste delarna av designen och de delar som mest sannolikt kommer att fånga konsumenternas uppmärksamhet.

Med detta i åtanke kan du begära att den andra parten upphör med försäljningen av liknande produkter och betalar skadestånd. Men även om ditt företag tror att “det är liknande” eller “det är en kopia”, är det en svår fråga att avgöra objektivt om detta kommer att erkännas eller inte.

Även för företag vars krav inte har erkänts, bör de noggrant överväga eftersom de sannolikt har stämt eftersom de var säkra på sin bedömning.

Punkter att tänka på när ditt företag är den svarande parten

När ditt företag motsätter sig påståenden om intrång i designrättigheter från en annan part, är det nödvändigt att hävda att de delar som är gemensamma mellan din produktdesign och den design som designrättighetshavaren har registrerat, är delar som naturligtvis kommer att vara gemensamma på grund av produktens natur, och att de inte är de viktigaste delarna av designen eller de delar som mest sannolikt kommer att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Dessutom bör du hävda att det finns skillnader i de delar av designen som mest sannolikt kommer att fånga konsumenternas uppmärksamhet.

Som det framgår av fallet med kroppssammansättningsmätaren, där skadestånd på cirka 130 miljoner yen beordrades, finns det ofta fall där du kan bli ansvarig för stora skadestånd om du stäms för intrång i designrättigheter och förlorar i rätten. I ett äldre fall där Honda stämde Suzuki för intrång i designrättigheterna för Super Cub, beordrades en betalning på cirka 760 miljoner yen. När du blir anklagad för intrång i designrättigheter av en annan part och varnas med bevis på innehåll, är det nödvändigt att reagera lugnt.

Naturligtvis finns det också en möjlighet att den andra parten bara har bestämt att “det är liknande” eller “det är en kopia” på egen hand. Eftersom det är en design som du har skapat och blivit bekant med, är det naturligt att du kan bli partisk.

Sammanfattning

Att bedöma om en designrättighet har kränkts är ofta en subtil och mycket svår bedömning, och det är sällan uppenbart för alla som ser det.

För att objektivt bedöma om det finns en kränkning av designrättigheter och för att uppnå en lösning som är så fördelaktig som möjligt, bör du rådfråga en erfaren advokat så tidigt som möjligt.