Başka Bir Şirketin Ürün Adını Hashtag Olarak Kullanmak Ticari Marka İhlali Oluşturur mu? Yurt İçi ve Yurt Dışı Örnekleriyle Açıklıyoruz

「Başka bir şirketin marka adını hashtag olarak kullanarak satış yapmak ticari marka ihlali midir?」

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, ürünlerin daha kolay bulunabilmesi ve satışların artırılması amacıyla hashtag’ler sıkça kullanılmaktadır. Örneğin, kendi ürettiğiniz çantaları satarken ünlü bir markanın adını hashtag olarak ekleyip ürününüzü listelemek hukuki bir sorun teşkil eder mi?

2021 yılında (Reiwa 3), 27 Eylül’de, hashtag kullanımının ticari marka kullanımı olarak kabul edildiği ve ticari marka ihlali olduğu yönünde karar veren Osaka Bölge Mahkemesi’nin kararı açıklandı. Bu karar, başka bir şirketin ticari markasını (ürün adını) hashtag olarak kullanmanın ticari marka ihlali olarak değerlendirildiği ilk mahkeme kararı olarak dikkat çekti.

Burada, bazen ceza davası olarak da ele alınabilen ticari marka ihlali ve ticari marka haklarının dahil olduğu hashtag’lerin pazarlama aracı olarak uygun şekilde nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgi verilecektir.

Ticari Marka Hakları Nedir  

Ticari marka hakları, Japon Ticari Marka Kanunu’nda aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Madde 1 (Amaç)

Bu kanun, ticari markaların korunmasını sağlayarak, ticari marka kullanıcılarının iş dünyasındaki itibarını korumayı, böylece sanayinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve aynı zamanda tüketicilerin çıkarlarını korumayı amaçlar.

Madde 2 (Tanımlar ve Diğer Hususlar)

Bu kanunda ‘ticari marka’, insan algısı ile tanınabilir olan ve harfler, şekiller, semboller, üç boyutlu formlar veya renkler ya da bunların kombinasyonları, sesler ve diğer hükümet kararnameleri ile belirlenen şeyler (bundan sonra ‘işaret’ olarak anılacaktır) arasından, aşağıda belirtilenleri ifade eder:

1. Meslek olarak ürün üreten, onaylayan veya devreden kişilerin bu ürünlerle ilgili olarak kullanımı

2. Meslek olarak hizmet sunan veya onaylayan kişilerin bu hizmetlerle ilgili olarak kullanımı (yukarıda belirtilenler hariç).

Kısacası, ticari marka hakları, kendi ürünlerinizi veya hizmetlerinizi başkalarınınkilerden ayırt etmek için kullanılan bir tanımlama işareti (ticari marka) olup, sadece isimlendirme veya logoları değil, aynı zamanda hareketli markalar, hologram markalar, yalnızca renklerden oluşan markalar, ses markaları ve konum markalarını da kapsar.

Ticari marka hakları, Japon Patent Ofisi’ne başvurularak ticari marka tescili yapıldığında ortaya çıkan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Tescil edilen alanda (belirlenen ürünler veya hizmetler) ticari marka sahibine özel kullanım hakkı tanınır (özel hak – Ticari Marka Kanunu Madde 25).

Ayrıca, tescilli ticari marka ile aynı veya benzer bir ticari markanın, belirlenen ürünler veya benzer ürünler üzerinde kullanılmasını engelleme hakkı da vardır (yasaklama hakkı – Ticari Marka Kanunu Madde 37(1)). Bunun yanı sıra, ‘benzer olmayan’ ürün veya hizmetlerde bile yasaklama hakkının uygulanabileceği koruma işareti tescil sistemi de bulunmaktadır (Ticari Marka Kanunu Madde 64).

Eğer başka bir şirketin tescilli ticari markasını kullanmak istiyorsanız, ticari marka sahibinden ticari marka kullanım izni almanız gerekmektedir.

Ticari Marka Hakkı İhlalinin Gereklilikleri  

Ticari marka hakkı ihlali, başkası tarafından tescil edilmiş bir ticari markayı veya ona benzer bir markayı, izinsiz olarak ticari marka hakkının geçerli olduğu alanda (sınıf) kullanma eylemidir.

Ticari marka hakkı ihlali oluşabilmesi için aşağıdaki iki gerekliliğin karşılanması gerekir:

• Tescilli ticari markanın kullanımı veya benzerlik aralığında kullanım
• Ticari marka olarak kullanım

Aşağıda her bir gereklilik hakkında açıklama yapacağız.

Tescilli Ticari Markanın Kullanımı veya Benzerlik Aralığında Kullanım

“Tescilli ticari markanın kullanımı veya benzerlik aralığında kullanım”, tescilli ticari marka ile aynı veya benzer bir markanın, belirlenen ürünler veya bunlara benzer ürünler üzerinde kullanılması anlamına gelir.

Ticari marka hakkı, ticari markanın tescil edildiği alanda marka sahibine özel haklar tanır. Dolayısıyla, “ticari markanın tescil edildiği belirli ürünler veya hizmetler veya bunlara benzer ürünler veya hizmetler üzerinde başkasının markayı kullanması” ticari marka hakkı ihlalinin gerekliliklerinden biri haline gelir.

Ticari Marka Olarak Kullanım

“Ticari marka olarak kullanım”, ürün veya hizmet sunan kişinin, kendi ürün veya hizmetlerini başkalarınınkilerden ayırt etmek için ticari markayı kullanmasıdır. Bu, tüketicilerin ürünün kaynağını tanıması ve kalitesine güvenmesi için önemli bir araçtır (kaynak gösterme işlevi).

Başkasının ticari markasını kullanarak, ürünlerin veya hizmetlerin kendi şirketinize ait olduğunu gösteren “ticari marka olarak kullanım”, ticari marka hakkı ihlalinin gerekliliklerinden biri olur.

Marka Hakkı İhlallerine Karşı Yapılacak İşlemler

Marka hakkının ihlal edilmesi durumunda, marka hakkı sahibi ihlalciye karşı aşağıdaki sivil talep haklarına sahiptir:

• İhtiyati tedbir ve imha talebi (Japon Marka Kanunu’nun 36. maddesi)

　　※Zamanaşımı yoktur. Ancak, patent hakkının süresinin sona ermesine (10 yıl, yenilenebilir) kadar geçerlidir.

• Zararın tazmini talebi (Japon Medeni Kanunu’nun 709. maddesi)

　　※Zamanaşımı, zarar ve failin bilinmesinden itibaren 3 yıl, haksız fiilden itibaren 20 yıldır.

• Haksız kazancın iadesi talebi (Japon Medeni Kanunu’nun 703. ve 704. maddeleri)

　　※Zamanaşımı, hakkın kullanılabilir olduğunun bilinmesinden itibaren 5 yıl, hakkın kullanılabilir olduğu andan itibaren 10 yıldır (Japon Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 1. fıkrası).

• İtibarın iadesi talebi (Japon Marka Kanunu’nun 39. maddesi)

　　※Zamanaşımı, zarar ve failin bilinmesinden itibaren 3 yıldır.

Ayrıca, kasıtlı olarak (başkasının tescilli markası olduğunu bilerek ve bu markayı belirli ürünlerde kullanma niyetiyle) başkasının marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında cezai yaptırım uygulanabilir.

Japon Marka Kanunu’nda aşağıdaki cezai yaptırımlar belirlenmiştir:

78. Madde (İhlalin Suçu)

Marka hakkını veya özel kullanım hakkını ihlal eden kişiler (37. veya 67. maddelerin hükümleri uyarınca marka hakkını veya özel kullanım hakkını ihlal eden eylemler dışında), 10 yıla kadar hapis veya 10 milyon yen (yaklaşık 100 bin dolar) para cezasına çarptırılır veya her iki ceza birlikte uygulanır.

78. Maddenin 2. Fıkrası

37. veya 67. maddelerin hükümleri uyarınca marka hakkını veya özel kullanım hakkını ihlal eden eylemler gerçekleştiren kişiler, 5 yıla kadar hapis veya 5 milyon yen (yaklaşık 50 bin dolar) para cezasına çarptırılır veya her iki ceza birlikte uygulanır.

79. Madde (Dolandırıcılık Suçu)

Dolandırıcılık eylemiyle marka tescili, koruma markası tescili, marka hakkı veya koruma markası tesciline dayanan hakların süresinin uzatılması, tescil itirazı başvurusu veya karar veya kararın alınması gibi işlemleri gerçekleştiren kişiler, 3 yıla kadar hapis veya 3 milyon yen (yaklaşık 30 bin dolar) para cezasına çarptırılır.

80. Madde (Yanıltıcı İfade Suçu)

74. maddenin hükümlerine aykırı davranan kişiler, 3 yıla kadar hapis veya 3 milyon yen (yaklaşık 30 bin dolar) para cezasına çarptırılır.

※Tüzel kişiler söz konusu olduğunda, hem faile hem de tüzel kişiye ceza uygulanır: 78. madde suçları için 300 milyon yen (yaklaşık 3 milyon dolar) para cezası, 79. ve 80. madde suçları için ise 100 milyon yen (yaklaşık 1 milyon dolar) para cezası (aynı kanunun 82. maddesi 1. fıkrası 1. ve 2. numaraları).

İlgili makale: Marka Hakkı İhlallerinin Standartları ve Cezai Yaptırımlar (Hapis ve Para Cezası) Hakkında Örnek Olaylarla Öğrenin[ja]

Hashtag Kullanımıyla İlgili Marka Hakkı İhlali Davası  

Burada, başka bir şirketin ürün adını kullanarak hashtag olarak gösterme eylemine ilişkin olarak, marka hakkı ihlalini kabul eden ilk mahkeme kararı olan Osaka Bölge Mahkemesi Reiwa (2021) 3. yıl 27 Eylül ‘Marka Hakkı İhlali Durdurma Talebi Davası'[ja] hakkında önemli noktaları açıklıyoruz.

Davalı, Mercari satış sitesinde bir yıldan fazla süredir hobi olarak ürettiği el yapımı ürünleri “Charmant Sac tarzı” çantalar olarak adlandırarak satışa sunan bir bireysel satıcıdır.

Satıcı, arama işlevini “(#) + (Anahtar Kelime)” şeklinde ekler. “Anahtar Kelime” yerine Japon moda markası “Charmant Sac”ın ticari markasını ve “Charmant Sac tarzı” gibi benzer kullanımlar yaparak birden fazla etiketleme yapmıştır.

Davacı olan “Charmant Sac” marka hakkı sahibi, tescilli marka (“Charmant Sac”) ile aynı veya benzer olduğunu ve ayrıca davalı sitenin satışa sunduğu büzgülü çantaların marka hakkının belirlediği ürünler (çanta ve torbalar) ile aynı olduğunu belirterek “marka hakkı ihlali” olduğunu iddia etmiştir.

Ayrıca, davalının bir yıldan fazla süredir hobi olarak benzer ürünleri satışa sunması “ticari olarak” yapılıp yapılmadığı da tartışma konusu olmuştur.

Mahkeme, hashtag kullanımının, kullanıcıları davalı siteye yönlendirme ve ilgili sitede sergilenen ürünlerin satışını teşvik etme amacıyla yapıldığını belirterek, “kullanıcıların, satışa sunulan ürünlerin markalı ürünler olduğunu algılayabileceğini” belirtmiştir.

Yani, “davalı sitenin davalı markası 1 (#Charmant Sac) gösterimi, tüketiciler için menşe ayırt edici işaret ve diğer ürünlerden ayırt edici işaret olarak işlev gördüğü” ve “marka olarak kullanım” olarak kabul edilerek, davalının iddiaları reddedilmiş ve marka hakkı ihlali ile kullanımın durdurulması kararı verilmiştir.

Bu karar, pazarlama amaçlı başka bir şirketin tescilli markasına (ürün adı) etiket eklemenin marka hakkı ihlali oluşturduğuna karar veren Japonya’daki ilk vaka olmuştur.

Diğer Hashtag Kullanımı ve Marka Hakkı İhlali Örnekleri  

Yurtdışında yakın zamanda yaşanan örnekler arasında, Tayvan’daki giyim ürünleriyle ilgili “QQBOW olayı” (Eylül 2020) ve Alman lastik üreticisi Carbovation’ın Tayvan genel distribütörü olan “Lightweight olayı” (Ekim 2021) bulunmaktadır. Tayvan mahkemeleri her iki durumda da “#başkaşirketmarkası” kullanımının marka olarak kabul edilmeyeceğini belirterek davacının iddialarını reddetti ve marka hakkı ihlali olmadığına hükmetti.

“QQBOW olayı”nda, davacının ürünlerini satışa sunduğu platformun esas olarak Facebook olmasına karşın, davalının hashtag kullandığı platformun bir e-ticaret sitesi olduğu vurgulanmıştır. Yani, hashtaglerin aynı platform içinde markalı ürün sayfalarına geçişi sağladığı için “kaynağın tanımlanmasında” kullanılmadığına karar verilmiştir.

Ayrıca, hashtagler esas olarak online platformlarda benzer konuları bağlamak amacıyla kullanıldığı ve markanın özelliklerini taşımadığı için, Tayvan Fikri Mülkiyet Mahkemesi, hashtaglerle ilgili online gönderileri ve ürün içeriklerini inceledikten sonra, tescilli markaların hashtag olarak kullanılmasının “marka kullanımı” sayılmayacağına karar vermiştir.

Tayvan’da marka hakkı ihlalinde en çok dikkate alınan “karıştırma yanılgısı” yani tüketicilerin davalı markayla karşılaştığında, kaynağın davacıyla aynı olduğunu yanlış anlamasıdır. Bu durumda;

• Davacı markanın ünlü olmaması,
• “款” (Japonca’da “〜tarzı” anlamına gelir) kelimesinin eklenmesi ve davacı markanın ürünleriyle aynı olmamakla birlikte, tüketicilerin benzer bir stil olduğunu algılayabileceği,

karara büyük etki ettiği düşünülmektedir.

Bu nedenle, davacı marka ünlüyse veya davalı tarafın ifadesinde açık bir ret işareti varsa, bu durum farklı bir görüşe yol açabilir.

Öte yandan, “Lightweight olayı”nda ana tartışma konusu, gerçek ürünlerin paralel ithalatı ve uluslararası tükenme hakkıydı.

“Lightweight olayı”nda, davacının sahip olduğu marka hakkı yalnızca logo markası için geçerli olup, “şirket adı=Carbovation” veya “marka adı=Lightweight” için marka hakkına sahip değildi.

• Davalının, anlaşma yaptığı İtalyan “3T marka bisikletleri” satıyor olması ve bu bisikletlerde kullanılan davacı marka lastikleri de paralel ithal ederek satışa sunuyor olması,
• Facebook gönderilerinde esasen davalının sattığı bisikletlerin tanıtımının ön planda olması ve “#carbovation” “#lightweight” hashtaglerinin, “ilgili bisiklette kullanılan parçaların davacı marka lastikler olduğunu gösteren bir açıklama olarak kabul edilebileceği” gibi nedenlerle, marka kullanımı sayılmadı.

Yukarıdaki kararlara dayanarak, davacının “Carbovation” veya “Lightweight” için Tayvan’da marka hakkına sahip olsaydı bile, marka kullanımı olarak kabul edilmeyeceği düşünülmektedir.

Ayrıca, başka bir şirketin markasına ait hashtaglerin kullanımının, adil ticaret yasasına (Japon rekabet yasası ve antitröst yasasına benzer) aykırı olup olmadığına dair kararlar da “QQBOW olayı”nın ilk derece mahkemesinde ve “Lightweight olayı”nda ele alınmış ve her iki durumda da adil kullanım olarak değerlendirilmiştir.

Referans: FICPI (Uluslararası Patent Vekilleri Federasyonu) | Tayvan Hashtag Kullanımı ve Marka Kullanımına İlişkin En Güncel Kararlar (İngilizce)

Hashtaglerin ardından gelen tescilli markaların, sadece bir arama işlevi olarak mı yoksa marka kullanımı olarak mı görüleceği, bireysel olaylara göre değişiklik gösterir.

Bu nedenle, hashtaglerle ilgili marka hakları ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için, şirketinizin girişimde bulunmayı düşündüğü ülkeler hakkında uzmanlarla iş birliği yaparak hazırlıklı olmanızı öneririz.

Özet: Ticari Marka İhlalleri Hakkında Danışmanlık İçin Avukata Başvurun

Burada, ticari marka hakları kapsamında, hashtaglerde ticari marka kullanımının ticari marka ihlali oluşturup oluşturmadığına dair ayrıntılı bir açıklama yaptık. Duruma ve ülkeye bağlı olarak farklılık gösterse de, hashtagler aracılığıyla ticari marka ihlali kabul edilen vakalar mevcuttur.

Ticari marka ihlalleri söz konusu olduğunda, fikri mülkiyet hakları risk yönetimi konusunda deneyimli bir avukata danışmanızı öneririz. Ayrıca, kendi şirketinizin yaptığı bilgi paylaşımının başka bir şirketin ticari marka haklarını ihlal ediyor olabileceği durumlar da olabilir. Reklamlarınızın ve diğer iletişimlerinizin hukuki denetimini bir uzmana yaptırarak güvende olabilirsiniz.

Hukuk Büromuz Tarafından Sunulan Önlemler

Monolith Hukuk Bürosu, IT ve özellikle internet ile hukukun her iki alanında da zengin deneyime sahip bir hukuk firmasıdır. Son yıllarda, çevrimiçi alışverişte marka hukuku ihlalleri büyük bir sorun haline gelmiş ve yasal denetim ihtiyacı giderek artmaktadır. Büromuz, çeşitli hukuki düzenlemeleri göz önünde bulundurarak, mevcut işletmeler ve işletme kurmayı planlayanlar için hukuki riskleri analiz eder ve işinizi durdurmadan yasalara uygun hale getirmeyi hedefler. Aşağıdaki makalede detayları bulabilirsiniz.

Monolith Hukuk Bürosu’nun Uzmanlık Alanları: Çeşitli şirketlerin IT ve fikri mülkiyet hukuku[ja]