Проміжне рішення у справі 'Маріо Карт' та порушення прав інтелектуальної власності

Популярний герой відеоігор від Nintendo “Маріо” та інші костюми були використані для прокату та реклами на відкритих дорогах, що було визнано порушенням недобросовісної конкуренції. Компанія подала позов до суду проти компанії з прокату картів “Maricar” (тепер – MARI Mobility Development), вимагаючи припинити використання та відшкодувати збитки у розмірі 50 мільйонів єн. Проміжне рішення апеляційного суду було винесено 30 травня 2019 року в Вищому суді з інтелектуальної власності (Японський Вищий суд з інтелектуальної власності). Суд визнав, що “емблеми та костюми схожі” і порушують комерційні інтереси, визнавши відповідальність компанії MARI за відшкодування збитків. Крім того, було визнано, що головний виконавчий директор також несе спільну відповідальність за відшкодування збитків через злісність або грубу недбалість.

Це проміжне рішення було винесено цього дня, а сума відшкодування збитків буде розглянута в подальшому. Однак, хотілося б подумати про те, що означає це проміжне рішення.

Яким було рішення суду першої інстанції?

MARI Mobility Development використовувала без дозволу скорочену назву популярної гри Nintendo “Mario Kart” – “Maricar” як назву своєї компанії та послуги. Крім того, вони надавали іноземним туристам, які користувалися картами, костюми популярних персонажів, таких як Маріо, Луїджі, Йоші, а також використовували відео з карт для комерційних та рекламних цілей.

У відповідь на це, Nintendo подала позов до MARI Mobility Development за недобросовісну конкуренцію та порушення авторських прав. Однак, Токійський окружний суд у своєму рішенні від 27 вересня 2018 року (2018 рік за Григоріанським календарем) майже повністю підтримав позицію Nintendo, призначивши компенсацію у розмірі 10 мільйонів єн. Однак, суд вирішив, що використання “MariCar” з урахуванням іноземних туристів, які не розуміють японську мову, не є актом недобросовісної конкуренції.

Після цього обидві сторони, Nintendo та MARI Mobility Development, подали апеляції, і справа була розглянута в Вищому суді з питань інтелектуальної власності.

Що таке проміжне рішення

Усі очікуємо, чи буде винесено остаточне рішення, чи ж буде досягнуто угоди, але що ж таке “проміжне рішення”?

Коли судове слухання проводиться в суді, рішення, яке завершує це слухання, називається “остаточним рішенням” (стаття 243 Японського цивільного процесуального кодексу). Зазвичай це те, що ми називаємо “рішенням”, але “проміжне рішення” – це рішення, яке винесено під час слухання щодо питань, що викликають суперечки між сторонами (стаття 245 Японського цивільного процесуального кодексу). Проміжне рішення має на меті організувати слухання та підготувати остаточне рішення.

Винесення проміжного рішення залишається на розсуд суду, але випадків винесення проміжного рішення не так багато. У справах про інтелектуальну власність (справи про ІВ) були випадки, коли Вищий суд з інтелектуальної власності виніс проміжне рішення, скасувавши рішення окружного суду та визнавши порушення патентних прав.

Наприклад, у “справі про різане мочі” (проміжне рішення Вищого суду з інтелектуальної власності від 7 вересня 2011 року), апелянт (позивач у першій інстанції), який має патентні права на винахід з назвою “мочі”, стверджував, що виробництво, продаж та експорт продукту відповідача (різане мочі) порушує його патентні права. Апелянт вимагав від відповідача припинити виробництво, передачу тощо продукту відповідача, знищити продукт відповідача та інше, а також виплатити 1,485 мільярда єн як компенсацію за збитки. Однак, оригінальне рішення відхилило всі вимоги. У цьому випадку апелянт подав апеляцію, і було винесено проміжне рішення, в якому було визнано, що продукт відповідача відповідає всім складовим частинам винаходу, належить до технічного діапазону винаходу, і патент не повинен бути визнаний недійсним через патентне розглядання.

У цьому проміжному рішенні було показано рішення, яке більше визнає позицію Nintendo, ніж рішення Токійського окружного суду. Тобто, Вищий суд з інтелектуальної власності визнав позицію Nintendo щодо тих частин, з якими Nintendo не погоджувалася у рішенні окружного суду, і виніс рішення, яке відрізняється від рішення окружного суду в цих межах. Це була справа, яка привертала велику соціальну увагу, і, можливо, було наміром виявити позицію суду перед обговоренням розміру збитків.

Крім того, ця справа мала багато питань для обговорення, і конфлікт між сторонами щодо кожного питання був інтенсивним, тому, ймовірно, проміжне рішення мало великий ефект на організацію слухання.

Тези проміжного рішення

У цьому проміжному рішенні, тези були впорядковані в 15 пунктів. З них, Nintendo в основному висловило незадоволення щодо наступних трьох пунктів у відношенні до рішення першої інстанції.

Обсяг вимоги про зупинення використання та вилучення символів (марок)

У рішенні окружного суду було встановлено, що позначення “МаріКар” не було відомим або відомим серед тих, хто не розуміє японську мову, і тому не було дозволено зупинити або вилучити використання символів (марок) “MariCar” на веб-сайтах та брошурах, написаних тільки іноземною мовою.

Однак, у цьому проміжному рішенні було визнано, що позначення “MARIO KART”, яке є англійським написанням “МаріоКарт”, відоме як в Японії, так і за кордоном, і дії MARI Mobility Development, які використовують символи (марки), подібні до “MariCar”, вважаються порушенням закону про недобросовісну конкуренцію, навіть якщо вони використовуються на веб-сайтах, написаних тільки іноземною мовою. Відповідно, очікується, що якщо Вищий суд з інтелектуальної власності винесе остаточне рішення, вимоги про зупинення та вилучення цих символів (марок) будуть дозволені, навіть для веб-сайтів та інших матеріалів, написаних тільки іноземною мовою.

Хоча рішення окружного суду та проміжне рішення відрізнялися щодо використання символів (марок), причина цього полягає в тому, що були застосовані різні положення Закону про запобігання недобросовісній конкуренції.

У рішенні окружного суду було встановлено, що позначення “МаріКар” означає популярну серію ігор Nintendo “МаріоКарт”, яка відома серед тих, хто цікавиться іграми по всій Японії, і є ризиком змішування з бізнесом, пов’язаним з Nintendo. Однак, для веб-сайтів та інших матеріалів, написаних тільки іноземною мовою, це не було дозволено.

Натомість у цьому проміжному рішенні було визнано, що позначення “МаріоКарт” відоме в Японії, а позначення “MARIO KART” відоме як в Японії, так і за кордоном, і тому вважається порушенням Закону про запобігання недобросовісній конкуренції. Термін “відомий” означає, що він більш відомий, ніж “відомий”.

Стаття 2. У цьому Законі “недобросовісна конкуренція” означає наступне:
Пункт 1, підпункт 1: Використання товарних знаків інших осіб, які широко визнані серед споживачів, або продаж, передача, виставка для продажу або передачі, експорт, імпорт або надання через телекомунікаційні лінії товарів, що використовують ці товарні знаки, що призводить до змішування з товаром або бізнесом іншої особи.
Пункт 1, підпункт 2: Використання товарних знаків інших відомих осіб як власних товарних знаків, або продаж, передача, виставка для продажу або передачі, експорт, імпорт або надання через телекомунікаційні лінії товарів, що використовують ці товарні знаки.

Що означає те, що було визнано порушенням не підпункту 1 статті 2 Закону про запобігання недобросовісній конкуренції, а підпункту 2?

Якщо відомий товарний знак використовується іншою особою без дозволу (присвоєння), навіть якщо це не призводить до змішування, особа, яка присвоїла товарний знак, може “прокатитися” на привабливості відомого товарного знаку для клієнтів без зусиль з боку бізнесу, в той час як зв’язок між відомим товарним знаком, який досяг високої репутації, слави та репутації через багаторічні зусилля з боку бізнесу, і особою, яка використовувала його від початку, слабшає (розрідження, дилуція).

Підпункт 2 статті 2 Закону про запобігання недобросовісній конкуренції є положенням, призначеним для захисту відомих товарних знаків від такого “прокату” та розрідження, і не вимагає ризику змішування.

MARI Mobility Development стверджувала, що немає можливості змішування, оскільки вона виконує відмінні позначення, такі як “Nintendo не має відношення” на кузові карту. Однак, Вищий суд з інтелектуальної власності визнав, що оскільки підпункт 2 статті 2 Закону про запобігання недобросовісній конкуренції не вимагає ризику змішування, відмінні позначення, виконані MARI Mobility Development, не є обставиною, яка заперечує порушення Закону про запобігання недобросовісній конкуренції цією компанією.

Обмеження використання та видалення реєстрації доменних імен

У рішенні окружного суду було зазначено, що відображення “Марікар” не є відомим серед тих, хто не розуміє японську мову, і використання доменного імені, що містить “maricar”, на веб-сайті, написаному тільки іноземною мовою, не порушує комерційні інтереси Nintendo, тому заборона не була визнана доречною.

Однак, у цьому проміжному рішенні було зазначено, що “maricar” схоже на відоме в усьому світі відображення “MARIO KART”,

Вважається, що відповідач у першій інстанції використовував доменні імена, що схожі на відображення позивача та “MARIO KART”, з метою отримання недобросовісної вигоди, тому ця дія відповідає недобросовісній конкуренції, визначеній у пункті 13 статті 2 Закону про недобросовісну конкуренцію (Японський Закон про недобросовісну конкуренцію), і шкодить комерційним інтересам позивача.

Проміжне рішення Вищого суду з інтелектуальної власності від 30 травня 2019 року (2019 рік за Григоріанським календарем)

та визнав, що вони використовують доменні імена (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com), схожі на “MARIO KART” та “Марікар”, з метою отримання недобросовісної вигоди. Це означає, що якщо Вищий суд з інтелектуальної власності винесе остаточне рішення, він може визнати доречним заборону використання на веб-сайтах, написаних тільки іноземною мовою, а також видалення реєстрації доменних імен, що використовуються для цього.

Вимога про відшкодування збитків до головного директора MARI Mobility Development

Японський Закон про корпорації (Компанійний закон) передбачає, що якщо керівник компанії вчинив злочин або серйозну помилку під час виконання своїх обов’язків, він несе відповідальність за відшкодування збитків третім особам (стаття 429, пункт 1). Nintendo використовувало цей положення для переслідування відповідальності за відшкодування збитків від особисто головного директора MARI Mobility Development.

У цьому відношенні, у вироку окружного суду було відхилено вимогу про відшкодування збитків до головного директора, оскільки не було визнано, що він усвідомлював, що дії компанії були недобросовісною конкуренцією або порушенням авторських прав.

Однак, у цьому проміжному вироку було визнано, що директор має обов’язок забезпечити, щоб компанія не вчиняла недобросовісну конкуренцію, і що головний директор цієї компанії порушив цей обов’язок з наміром або принаймні з серйозною помилкою, тому вимога про відшкодування збитків до головного директора була визнана.

Хоча важко повністю виключити елементи безкоштовного користування з бізнесу, якщо вони вважаються надто злочинними, як у цьому проміжному вироку, можливо, буде переслідувати відповідальність і особисто директора.

Перспективи на майбутнє

У майбутньому, з огляду на проміжний вирок, будуть проведені слухання щодо суми відшкодування збитків та інших питань.

Сума відшкодування збитків

Щодо суми відшкодування, Nintendo в апеляційному суді збільшила суму вимоги з 10 мільйонів єн до 50 мільйонів єн. Первинна вимога Nintendo в 10 мільйонів єн була так званою “частковою вимогою”, і вона не включала в себе весь обсяг збитків, які стверджує Nintendo.

Nintendo стверджувала, що сума збитків становить 74,9 мільйони єн, і вимагала 10 мільйонів єн, але в апеляційному суді, враховуючи продовження діяльності MARI Mobility Development, Nintendo стверджує, що сума збитків становить 116,6 мільйони єн, і вимагає 50 мільйонів єн.

Токійський окружний суд визнав суму збитків Nintendo в 10,264,609 єн, що незначно перевищує суму, вимагану в першій інстанції. У майбутньому, якщо не буде досягнуто угоди в апеляційному суді, і якщо Вищий суд з інтелектуальної власності винесе остаточний вирок, буде цікаво дізнатися, якою буде сума відшкодування.

Вплив проміжного вироку

В Японії, де до всього швидко прикріплюються скорочення, і ці скорочення широко поширюються серед населення, перевищуючи назву продукту, питання про те, наскільки далеко потрібно отримати торговельну марку для захисту, як у випадку з “Марікар”, є складною проблемою з точки зору управління брендом і витрат.

Навіть якщо торговельну марку не отримано, Закон про запобігання недобросовісній конкуренції (Japanese Unfair Competition Prevention Act) захищає відомі або визначні позначки. У цьому проміжному вироку, захист за Законом про запобігання недобросовісній конкуренції був визнаний в більш широкому масштабі, ніж у вироку окружного суду, що, як вважається, є позитивним фактором для управління брендами компаній у майбутньому.

Підсумки

Це рішення суду є корисним для бізнесу, який використовує скорочення назв товарів інших осіб (компаній) або костюми персонажів, що з’являються у товарах, оскільки воно дає оцінку на основі японського Закону про запобігання недобросовісній конкуренції.

З іншого боку, це рішення суду не дало суттєвої оцінки щодо вимог, заснованих на авторських правах, не визнавши необхідності зупинення або вибіркового об’єднання, тому воно не вдалося глибоко вивчити проблему косплею та авторських прав.