¿Cuál es el veredicto del tribunal en casos de infracción de derechos de marca en NFT? Explicación de los casos de Hermes y Nike
NFT es la abreviatura de “Non-Fungible Token”, que se refiere a un token irremplazable emitido utilizando la tecnología blockchain, que es difícil de falsificar o alterar. A medida que el mercado de NFT se expande, están surgiendo más casos en los que pueden surgir problemas de infracción de derechos de marca, como la aparición de arte que imita el diseño de marcas famosas.
Aquí, centraremos nuestra discusión en los casos judiciales extranjeros relacionados con la infracción de derechos de marca en el mercado de NFT.
¿Qué es la infracción de derechos de marca en el mercado de NFT?
El derecho de marca es uno de los derechos de propiedad intelectual, y es el derecho a usar exclusivamente letras, figuras, formas, sonidos, colores, etc., para distinguir los productos y servicios que uno maneja de los de otros. Puedes obtener los derechos de marca al solicitar una marca en la Oficina de Patentes y recibir el registro de la marca.
Al tener los derechos de marca, puedes limitar el uso de marcas iguales o similares por parte de terceros, y permitir que los consumidores identifiquen con precisión tus productos y servicios. Además, las empresas que poseen derechos de marca pueden aumentar el valor de su marca.
La infracción de los derechos de marca es un acto que perjudica los intereses de los titulares de los derechos de marca al usar marcas iguales o similares sin el permiso del titular de los derechos de marca, causando confusión a los consumidores. Aquellos que han infringido los derechos de marca pueden solicitar indemnización por daños y perjuicios y una orden de prohibición de uso.
En el mercado de NFT, también están aumentando los casos en los que se convierte en un problema la infracción de los derechos de marca, como cuando se lanzan proyectos de NFT con diseños similares a los de las marcas, o cuando se venden NFT que usan la marca de una marca sin permiso.
Casos de infracción de derechos de marca registrada de NFT en el extranjero
Aquí, vamos a examinar casos de infracción de derechos de marca registrada de NFT en el extranjero.
El caso de Hermès “Metabirkin”
En 2021, un artista que se hace llamar Mason Rothschild comenzó a vender su arte NFT “Metabirkin”, que imita la famosa bolsa “Birkin” de Hermès.
Metabirkin es una bolsa que imita a Birkin y está adornada con varias pinturas e iconos. Se vendieron alrededor de 100 Metabirkins, y se dice que Rothschild obtuvo una ganancia de aproximadamente 125,000 dólares, incluyendo las ganancias de la reventa.
En enero de 2022, Hermès demandó a Rothschild en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan, alegando que Metabirkin estaba causando confusión entre los consumidores. Bajo la ley de marcas registradas de los Estados Unidos, los requisitos para establecer una infracción de marca registrada son:
- Que el demandante posea una marca registrada
- Que el uso de la marca por parte del demandado pueda causar confusión entre los consumidores
Hermès posee la marca registrada de Birkin, por lo que no había lugar para disputar el primer requisito.
Sin embargo, como Hermès no había emitido ni vendido NFT hasta ese momento, la cuestión era si realmente había un riesgo de confusión entre los consumidores.
En respuesta, Hermès argumentó que tenía un plan de NFT que había estado investigando y planeando desde 2019, y que Metabirkin podría confundir a los consumidores y obstaculizar el plan de NFT de Hermès.
Además, este juicio también planteó la cuestión de si los NFT son obras de arte o bienes.
Por otro lado, Rothschild argumentó que “Metabirkin es una obra de arte, y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos me permite crear y vender obras de arte que representen la bolsa Birkin”.
Se informó que el jurado del Tribunal de Distrito Federal de Manhattan decidió que Metabirkin no debería considerarse una obra de arte y que, por lo tanto, debería aplicarse la ley de marcas registradas, reconociendo la infracción de los derechos de marca registrada de Metabirkin. Se ordenó a Rothschild que pagara una indemnización por daños y perjuicios de un total de 133,000 dólares.
En respuesta a este fallo, Rothschild ha anunciado su intención de apelar, y se espera con interés la decisión del tribunal en el futuro.
El caso de Nike
El 3 de febrero de 2022, se informó que Nike había demandado a StockX, un mercado en línea de zapatillas de reventa, en el Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Nueva York, buscando daños y perjuicios por infracción de derechos de marca registrada.
Nike alega que StockX está vendiendo NFT que usan la marca de Nike sin permiso, incluidos en su Vault NFT.
A diferencia del caso de Metabirkin, donde solo se negociaban NFT de imágenes que imitaban el diseño de la bolsa, en este caso de Nike, los NFT están vinculados a las zapatillas, que son productos reales.
Nike había adquirido una startup llamada RTFKT (Artifact) y planeaba lanzar productos virtuales con RTFKT, por lo que se espera que continúe expandiéndose en el ámbito digital en el futuro.
Este juicio aún no ha emitido un fallo a partir de febrero de 2023, por lo que será necesario seguir de cerca los desarrollos futuros.
Situación actual de las NFT y la infracción de derechos de marca en Japón
En Japón, está aumentando el número de casos en los que se negocian en el mercado de NFT obras de arte NFT que imitan el diseño de ropa real, entre otras cosas. Sin embargo, la situación es tal que no se puede decir que la legislación y el debate estén avanzando. Se cree que si se utiliza el nombre de una marca o de un artículo que ha sido registrado como marca, esto constituiría una infracción de los derechos de marca. Sin embargo, la realidad es que todavía hay pocas empresas que han registrado sus marcas teniendo en cuenta la imitación en las NFT.
Por lo tanto, como medida por parte de las empresas, surge la necesidad de solicitar un nuevo registro para productos relacionados con las NFT. Sin embargo, hay aspectos poco claros sobre hasta qué punto se puede obtener protección, como en el caso de que sólo se utilice el nombre de la marca en la descripción del producto.
Para que se reconozca una infracción de los derechos de marca, es necesario que:
- Se utilice la marca registrada en sí o algo similar
- Existen similitudes en los productos, etc.
En el caso de las NFT, el problema es si el segundo punto, “similitud en los productos, etc.”, es aplicable. En el caso de una obra de arte NFT que imita el diseño de ropa real, no se puede decir que haya una similitud entre la ropa real y el arte NFT, por lo que es posible que no se reconozca una infracción de los derechos de marca.
En ese caso, en lugar de una infracción de los derechos de marca, es posible que se pueda solicitar una orden de cese de ventas y una demanda de indemnización por daños y perjuicios en base a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal de Japón, si se considera que se trata de:
- Actos que provocan confusión con indicaciones bien conocidas
- Actos de usurpación de indicaciones notorias
Los actos que provocan confusión con indicaciones bien conocidas se refieren a la utilización de indicaciones idénticas o similares a las que son ampliamente reconocidas entre los consumidores como indicaciones de los productos o servicios de otra persona, causando confusión con los productos o servicios de esa otra persona. Por ejemplo, esto se aplicaría a un caso en el que se opera un negocio en un establecimiento que tiene una apariencia similar a la de una famosa cadena de cafeterías.
Los actos de usurpación de indicaciones notorias se refieren a la utilización de indicaciones que son notorias como indicaciones de los productos o servicios de otra persona, como indicaciones de los propios productos o servicios. En este caso, no importa si los consumidores se confunden o no. Un ejemplo concreto sería el uso del nombre de una marca famosa como nombre de un establecimiento de entretenimiento para adultos.
Resumen: Consulta a un abogado sobre los problemas de los derechos de marca en el mercado de NFT
En los Estados Unidos, ha habido algunos casos de infracción de derechos de marca en el mercado de NFT, como la victoria de Hermès en el caso de Metabirkin. Sin embargo, en Japón, aún no hay precedentes y no se puede decir que los problemas legales hayan sido completamente discutidos.
No obstante, dado que el arte NFT a menudo implica transacciones de alto valor, la infracción de los derechos de marca puede causar un gran daño.
Incluso si es difícil afirmar la infracción de los derechos de marca, puede ser posible solicitar la suspensión de las ventas y daños y perjuicios basándose en otras leyes, como la Ley de Prevención de la Competencia Desleal. En cualquier caso, si existe la posibilidad de que sus derechos de marca estén siendo infringidos en el mercado de NFT, le recomendamos que consulte a un abogado lo antes posible.
Para obtener más información sobre las leyes relacionadas con NFT, consulte el siguiente artículo.
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