Un avvocato spiega un caso in cui è stato contestato l'infrazione del 'Diritto di Design Giapponese'

Se si ottiene il diritto di design, è possibile utilizzare esclusivamente il design registrato e, in caso di violazione del diritto di design da parte di prodotti simili, è possibile richiedere la cessazione o la prevenzione di tale violazione (Articolo 37 della Legge Giapponese sul Design) e richiedere un risarcimento per i danni (Articolo 39 della Legge Giapponese sul Design).

L’articolo 24, paragrafo 2, della Legge Giapponese sul Design afferma: “Il giudizio sulla somiglianza tra il design registrato e altri design si basa sull’estetica percepita attraverso la vista del consumatore”. Ma quando si arriva effettivamente a un processo, come vengono confrontati e valutati per determinare se sono simili o meno?

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Casi in cui è stata riconosciuta la violazione del diritto di design

Omron, che detiene i diritti di design per il “misuratore di composizione corporea con bilancia”, ha sostenuto che la produzione, il trasferimento, la consegna, l’offerta di trasferimento, l’importazione e l’esportazione di bilance per la composizione corporea da parte di Tanita violano i propri diritti di design. Omron ha quindi richiesto l’interruzione della produzione di bilance per la composizione corporea da parte di Tanita, la loro distruzione e il risarcimento dei danni.

Il 18 marzo 2011 (anno 23 dell’era Heisei), Omron ha presentato una domanda di registrazione di design per il “misuratore di composizione corporea con bilancia” come design principale e un design correlato. La registrazione del diritto di design è stata effettuata il 22 settembre dello stesso anno.

Il tribunale ha stabilito che il design principale e il design dell’imputato non erano simili, ma che il design correlato era simile al design dell’imputato. Pertanto, in questo articolo, discuteremo il design correlato.

Dove si divide il giudizio?

Nelle negoziazioni e nei processi relativi alla violazione del diritto di design, che protegge il design, la questione chiave è se “le parti principali del design sono comuni o meno”.

Dopo aver organizzato questa “parte essenziale”, che attira l’attenzione del richiedente, si osserva se i due design condividono lo stesso stile nella parte essenziale e se condividono lo stesso senso estetico nel complesso.

Dato che non si tratta di una moto o di una borsa, quando si fa pubblicità o si espone in un negozio, il misuratore di composizione corporea viene posizionato in modo da mostrare il fronte all’acquirente. Inoltre, si può presumere che quando il consumatore, che è il richiedente, utilizza il misuratore di composizione corporea, lo guarderà e lo manovrerà dal fronte del corpo principale, dove sono posizionati la finestra di visualizzazione LCD e il modello di interruttore.

Quindi, quando il richiedente acquista un misuratore di composizione corporea, il tribunale ha stabilito che si presta attenzione prima di tutto alla forma vista dal fronte, tenendo conto dell’uso del prodotto, come la disposizione degli elettrodi sul fronte del corpo principale, la forma degli elettrodi, la posizione e la forma degli interruttori, la posizione e la forma della finestra di visualizzazione LCD dove vengono visualizzati i risultati delle misurazioni, ecc.

Inoltre, il misuratore di composizione corporea è diventato un prodotto popolare perché è più sottile rispetto ai tradizionali bilanci, quindi si può presumere che il richiedente presti attenzione anche alla sottigliezza del prodotto, quindi si presta attenzione anche alla forma vista dal lato. D’altra parte, non si presta attenzione alla forma vista dal retro, perché non si guarda quando si usa il misuratore di composizione corporea nel modo normale, e non è una parte che viene pubblicizzata quando si vende il misuratore di composizione corporea.

In altre parole, ciò che attira maggiormente l’attenzione del richiedente è la “disposizione delle quattro parti degli elettrodi vicino ai quattro angoli del fronte del vetro trasparente”, la “finestra di visualizzazione LCD posizionata nella parte superiore centrale del corpo principale sul fronte del vetro trasparente”, e il “numero di modelli di interruttori nella parte inferiore della finestra di visualizzazione LCD sul fronte del vetro trasparente”, e il “fatto che il vetro trasparente e la parte posteriore del corpo principale sono integrati in una struttura stratificata” visto dal lato. Questo è stato giudicato come la parte essenziale del design correlato.

Differenze essenziali e sentenza

Sulla base di ciò, il tribunale ha giudicato le differenze specifiche tra il design correlato e il design dell’imputato, come

• Il rapporto tra altezza e larghezza del vetro trasparente è diverso tra il design correlato e il design dell’imputato
• Il design dell’imputato ha un motivo di bordatura intorno alla finestra di visualizzazione LCD, ma il design correlato non lo ha
• Ci sono differenze nel raggio di curvatura degli angoli del vetro trasparente, nel rapporto tra larghezza e lunghezza della parte dell’elettrodo, nella relazione tra il bordo inferiore della finestra di visualizzazione LCD e il bordo inferiore degli elettrodi posizionati a sinistra e a destra nella parte superiore, e nel numero di modelli di interruttori
• Ci sono molte differenze nella forma del retro

Tuttavia, ha affermato che “anche se c’è una differenza nella forma del retro del corpo principale, questa non è una differenza nella parte essenziale”, e

Sebbene il rapporto tra altezza e larghezza del vetro trasparente sia diverso tra il design correlato 2 e il design dell’imputato (il design correlato 2 è circa 1:1.4, mentre il design dell’imputato è circa 1:1.43), questa differenza è molto piccola, e entrambi dovrebbero dare l’impressione di essere un rettangolo orizzontale all’osservatore. Inoltre, si riconosce che il design dell’imputato ha un motivo di bordatura intorno alla finestra di visualizzazione LCD, ma questo non è molto grande rispetto alla dimensione della finestra di visualizzazione LCD e non ha un colore particolarmente evidente quando visto dal fronte. Inoltre, ci sono differenze nel raggio di curvatura degli angoli del vetro trasparente, nel rapporto tra larghezza e lunghezza della parte dell’elettrodo, nella relazione tra il bordo inferiore della finestra di visualizzazione LCD e il bordo inferiore degli elettrodi posizionati a sinistra e a destra nella parte superiore, e nel numero di modelli di interruttori, ma queste non possono superare la sensazione estetica comune che danno all’osservatore, dato che la forma del vetro trasparente è quasi la stessa.

Sentenza del Tribunale Distrettuale di Tokyo del 26 febbraio 2015

Ha riconosciuto la violazione del diritto di design e ha ordinato a Tanita di pagare 129.153.662 yen come danni subiti da Omron.

Il giudizio è che ci sono differenze anche nella parte essenziale, ma sono molto piccole. Per inciso, “osservatore” nel testo della sentenza si riferisce a “colui che guarda”, cioè il richiedente.

Casi in cui non è stato riconosciuto l’infrazione del diritto di design

La società Tiger Thermos Co., Ltd., titolare del diritto di design per il “thermos portatile”, ha sostenuto che la produzione e la vendita del thermos portatile (prodotto dell’imputato) da parte della Tatsumiya Co., Ltd. violava il suo diritto di design. Ha quindi richiesto l’arresto della produzione e della vendita del prodotto dell’imputato e il pagamento di un risarcimento per danni basato su un atto illecito di violazione del diritto di design.

Qual è la parte essenziale?

Il design in questione e il design dell’imputato sono entrambi thermos portatili, e i loro utenti sono i consumatori generali. Inoltre, poiché vengono utilizzati quotidianamente e trasportati, si può dire che gli utenti si concentrano sull’aspetto generale che influisce sulla facilità di trasporto.

Tuttavia, si è riconosciuto che la forma generale cilindrica, ① la forma composta dal corpo e dal cappuccio, era qualcosa che era noto pubblicamente prima della domanda di design in questione, cioè era qualcosa di comune.

Inoltre, il tribunale ha stabilito che, nel caso di un thermos portatile con la forma ① sopra, la forma ② con una parte incisa ad anello tra l’estremità inferiore del cappuccio e il corpo, la forma ③ in cui un componente interno sporge leggermente oltre la superficie laterale all’estremità inferiore del cappuccio e appare come un anello sottile, e la struttura ④ in cui una linea ad anello è inserita vicino all’estremità inferiore del corpo per essere parallela al fondo e quella parte diventa un rigonfiamento rotondo a strisce, erano anche cose che erano note pubblicamente prima della domanda di design in questione. In altre parole, non sono inclusi nel diritto di design.

Il tribunale ha quindi stabilito che le caratteristiche delle forme ① a ④ nel design in questione non dovrebbero essere considerate come costituenti la parte essenziale del design in questione, e che la parte essenziale del design in questione è una forma più specifica relativa a ciascuna delle forme sopra, cioè, ① il rapporto tra il diametro del fondo della forma cilindrica e l’altezza, il rapporto tra il corpo e il cappuccio nell’altezza, ② la forma specifica dell’anello sottile all’estremità inferiore del cappuccio, ③ la forma specifica della parte incisa ad anello (la parte scanalata) tra l’estremità inferiore del cappuccio e il corpo, ④ la linea ad anello vicino all’estremità inferiore del corpo, la forma specifica del rigonfiamento rotondo a strisce. E quando si confronta il design in questione con il design correlato, tra questi, ① e ②, che sono comuni anche al design correlato, dovrebbero essere considerati più importanti nel giudizio di somiglianza.

Differenze essenziali e sentenza

Il design in questione e il design dell’imputato hanno entrambi una forma generale cilindrica e sono composti da un corpo e un cappuccio. Ma quali sono le differenze?

Le differenze riconosciute sono le seguenti:

1. Il rapporto tra l’altezza del cappuccio e l’altezza totale (parte essenziale ①)

Nel design in questione, è circa 1 su 6, mentre nel design dell’imputato, è circa 1 su 8.

2. Il rapporto tra il diametro del fondo e l’altezza (parte essenziale ①)

Nel design in questione, è 1:2.3, mentre nel design dell’imputato, è 1:3.6.

3. La forma tra il cappuccio e il corpo (parte essenziale ③)

Nel design in questione, c’è una parte scanalata larga circa un quinto dell’altezza del cappuccio, mentre nel design dell’imputato, non c’è una parte che può essere chiamata una scanalatura, e c’è solo una superficie di giunzione tra il cappuccio e il corpo.

4. La forma dell’estremità inferiore del cappuccio (parte essenziale ②)

Nel design in questione, c’è una parte ad anello sottile che sporge oltre la superficie laterale, mentre nel design dell’imputato, c’è una parte ad anello sottile che non sporge molto oltre la superficie laterale.

5. La forma vicino al fondo del corpo (parte essenziale ④)

Nel design in questione, c’è un rigonfiamento rotondo sulle strisce, e sulla cima di questo rigonfiamento, c’è una scanalatura sottile che corre orizzontalmente intorno ad esso, mentre nel design dell’imputato, c’è una parte lineare che corre parallelamente al fondo.

6. La forma della parte della bocca del corpo

Nel design dell’imputato, c’è un cappuccio di un componente separato che copre la superficie esterna, mentre nel design in questione, non c’è una tale forma.

Il tribunale ha quindi stabilito che ci sono 1-6 differenze tra il design in questione e il design dell’imputato, e tra queste, le differenze 1-5 possono essere considerate differenze relative alla parte essenziale del design in questione. In particolare, a causa delle differenze 1, 2 e 5, il design in questione dà l’impressione di avere una superficie di fondo più ampia e di essere più stabile quando è posizionato in posizione verticale, mentre il design dell’imputato ha un design che dà l’impressione di avere una superficie di fondo più stretta e di essere più snello.

Inoltre, a causa delle differenze nella forma tra il cappuccio e il corpo, la forma dell’estremità inferiore del cappuccio e la forma vicino al fondo del corpo,

Il design in questione dà l’impressione di avere relativamente più alti e bassi lungo la direzione dell’altezza, mentre il design dell’imputato ha un design che dà un’impressione relativamente lineare.

Di conseguenza, le differenze sopra menzionate possono essere considerate come quelle che danno al design dell’imputato un senso estetico diverso nel suo insieme rispetto al design in questione.

Sentenza del Tribunale Distrettuale di Osaka del 21 giugno 2012 (anno 24 dell’era Heisei)

Il tribunale ha quindi respinto la richiesta di Tiger Thermos e non ha riconosciuto l’infrazione del diritto di design da parte di Tatsumiya Co., Ltd.

Se ci sono chiare differenze nella parte essenziale, si giudica che non siano simili perché danno un senso estetico diverso.

Punti chiave nelle negoziazioni e nei processi relativi alla violazione del diritto di design

Dai casi passati, i punti chiave nelle negoziazioni e nei processi relativi alla violazione del diritto di design sono chiari.

Punti da considerare quando la tua azienda è la parte querelante

Quando la tua azienda sostiene di essere stata vittima di una violazione del diritto di design da parte di un’altra azienda e richiede un risarcimento per danni, è necessario sostenere che le parti comuni tra il prodotto imitato dell’altra azienda e il design registrato dalla tua azienda sono l’essenza del design e la parte che attira maggiormente l’attenzione del consumatore.

Di conseguenza, è possibile richiedere all’altra parte di cessare la vendita di prodotti simili e di risarcire i danni. Tuttavia, anche se la tua azienda pensa che “è simile” o “è una copia”, se questa affermazione sarà accettata o meno è una questione complessa, dato che ci sono molti casi in cui la richiesta non è stata accettata.

Anche per le aziende a cui non è stata riconosciuta la richiesta, avrebbero probabilmente intentato una causa perché erano sicure della loro decisione, quindi è necessario fare una valutazione accurata.

Punti da considerare quando la tua azienda è la parte querelata

Quando si è accusati di violazione del diritto di design da un’altra azienda e si contraddice tale affermazione, è necessario sostenere che le parti comuni tra il design del prodotto della tua azienda e il design registrato dal titolare del diritto di design sono parti che diventano naturalmente comuni a causa della natura del prodotto, e non sono l’essenza del design né la parte che attira maggiormente l’attenzione del consumatore. Inoltre, è necessario sostenere che ci sono differenze nel design della parte che attira maggiormente l’attenzione del consumatore.

Come si può vedere dal caso della bilancia per la composizione corporea, in cui è stato ordinato un risarcimento di circa 130 milioni di yen, se si viene citati in giudizio per violazione del diritto di design e si perde il processo, spesso si finisce per assumersi una pesante responsabilità di risarcimento. Anche se si tratta di un caso vecchio, nel caso in cui Honda ha citato Suzuki per la violazione del diritto di design del Super Cub, è stato ordinato un pagamento di circa 760 milioni di yen. Quando si viene accusati di violazione del diritto di design da un’altra azienda e si viene avvertiti con una prova di contenuto, è necessario rispondere con calma.

Naturalmente, anche in questo caso, c’è la possibilità che l’altra parte stia giudicando in modo egoista che “è simile” o “è una copia”. Dato che si tratta di un design che hai creato e a cui ti sei affezionato, è naturale che si verifichi un certo grado di parzialità.

Riassunto

La valutazione di un’eventuale violazione del diritto di design è spesso un compito delicato e molto difficile, e raramente è una questione ovvia a prima vista.

Per determinare in modo oggettivo se si è verificata una violazione del diritto di design e per ottenere una risoluzione nel modo più vantaggioso possibile, si consiglia di consultare un avvocato esperto il prima possibile.