Cosa è l'infrazione del diritto di marchio? Spiegazione del framework per la valutazione della illegalità

Ottenendo i diritti di marchio per i propri prodotti o materiali, è possibile prevenire quello che viene comunemente chiamato “imitazione”.

Tuttavia, i diritti di marchio non implicano, ad esempio, il diritto di dire “Non usare il nome ‘Disney'”. Ciò che è proibito dai diritti di marchio è limitato all’uso “marchiante”. Per esempio, se un terzo crea un impianto chiamato “Disney Island”, anche se in realtà non ha nulla a che fare con Disney, sembrerà un impianto ufficiale di Disney. I diritti di marchio sono il diritto di proibire questo tipo di uso (come verrà descritto in seguito, chiamato “uso marchiante”).

Fino a che punto i titolari di diritti di marchio possono proibire l’uso di “marchi” su Internet, ad esempio su siti di e-commerce o siti aziendali? Spiegheremo facendo riferimento a casi passati.

Cosa si intende per uso di marchio proibito dal diritto di marchio

Sebbene ci sia una limitazione sui prodotti designati, ecc., il titolare del diritto di marchio ha il diritto di utilizzare esclusivamente il marchio registrato. E se un terzo utilizza un marchio identico o simile sui prodotti designati, ecc., senza permesso, in linea di principio, si costituisce una violazione del diritto di marchio.

Tuttavia, con la revisione della legge sui marchi nel 2014 (anno 26 dell’era Heisei), l’articolo 26, paragrafo 1, numero 6 è stato stabilito come segue, e si è chiarito che non costituisce una violazione del diritto di marchio nei casi in cui non si tratta di “uso di marchio”.

Articolo 26 Il diritto di marchio non si estende ai seguenti marchi (inclusi quelli che fanno parte di altri marchi).
⑥ Oltre a quanto sopra, marchi che non sono utilizzati in modo che i consumatori possano riconoscere che si tratta di prodotti o servizi relativi alle attività di varie persone

(Legge sui marchi giapponese, articolo 26, paragrafo 1, numero 6)

Cosa si intende esattamente per “uso di marchio”?

Come detto in precedenza, un marchio viene utilizzato per distinguere i propri prodotti/servizi, ecc. da quelli di altri (funzione di identificazione del prodotto) e per indicare la provenienza dei prodotti, ecc. (funzione di indicazione della provenienza).

E l’uso in una forma che ha questa funzione di identificazione del prodotto e funzione di indicazione della provenienza è definito come “uso di marchio”.

Ad esempio, quando un consumatore vede la stringa di caratteri “ABC” su un prodotto, se può ricordare quale azienda è il prodotto, si può dire che ha la funzione di identificazione del prodotto e la funzione di indicazione della provenienza, e l’atto di mettere la stringa di caratteri “ABC” sul prodotto è considerato un “uso di marchio”.

Al contrario, nei casi in cui l’uso non soddisfa la funzione di identificazione del prodotto e la funzione di indicazione della provenienza, non si considera un “uso di marchio”, e ci possono essere casi in cui il diritto del marchio registrato non si estende.

I dettagli sulle sanzioni in caso di violazione del diritto di marchio sono descritti di seguito.

Esempi di cause per violazione del diritto di marchio

Il titolo di un libro o un articolo può violare il diritto di marchio? (Caso della “Banana mattutina”)

Questo è un caso in cui il querelante, che detiene il diritto di marchio per la “Banana mattutina” come prodotto standard per “riviste, libri, mook”, ha intentato una causa per violazione del diritto di marchio contro l’imputato che ha venduto un libro con il titolo “40 trucchi per avere successo con la dieta della banana mattutina”. Il tribunale ha deciso che la stringa di caratteri “Banana mattutina” mostrata dall’imputato è mostrata solo come titolo e non indica l’identificazione del prodotto o la sua origine, e quindi ha negato la violazione del diritto di marchio.

La visualizzazione del marchio dell’imputato sulla copertina o sulla copertina del libro dell’imputato è solo una parte del titolo che indica il contenuto del libro, e non può essere riconosciuta come utilizzata in un modo che ha la funzione di identificare il prodotto o di indicare la sua origine. Pertanto, non può essere considerato una violazione del diritto di marchio in questione.

(Sentenza del Tribunale Distrettuale di Tokyo, 12 novembre 2009 (anno 21 dell’era Heisei))

In caso di titoli di libri, anche se contengono la stessa stringa di caratteri del proprio marchio registrato, se indicano il contenuto del libro e non l’origine del libro come prodotto, può essere giudicato “non utilizzato come marchio”.

Tuttavia, si ritiene che possa costituire una violazione del diritto di marchio in casi in cui ci sono circostanze come il titolo di periodici come riviste e giornali, o il titolo di una serie di prodotti che vengono prodotti e venduti ripetutamente sotto lo stesso titolo.

Un prodotto che sfrutta un prodotto famoso può violare il diritto di marchio? (Caso Beretta)

Questo è un caso in cui il famoso produttore di armi italiano “Beretta” ha stipulato un contratto di licenza con il produttore di armi modello “Western Arms” e ha sostenuto che un altro produttore di armi modello che produce e vende modelli di “Beretta” viola l’articolo 2, paragrafo 1, numero 1 della Legge giapponese sulla prevenzione della concorrenza sleale (Atto di confusione con un marchio noto) e ha richiesto un divieto di utilizzo e un risarcimento dei danni.

In questo caso, sulla base dei fatti accertati, i prodotti dell’imputato sono armi modello che riproducono fedelmente l’aspetto di M92F, un’arma reale che non circola sul mercato in Giappone e il cui possesso è generalmente proibito. Non hanno la capacità di uccidere, che è una funzione essenziale delle armi reali, e sono scambiati sul mercato come repliche distinte dalle armi reali. Si ritiene che i commercianti e i consumatori identifichino i vari prodotti tra le numerose armi modello con la stessa forma e marchio dell’arma reale del querelante, valutino le prestazioni e la qualità dell’arma modello sulla base del marchio del produttore dell’arma modello applicato al corpo o alla confezione, e li scelgano e acquistino. Pertanto, anche se i prodotti dell’imputato hanno la stessa forma del prodotto del querelante, la forma del prodotto dell’imputato non può essere considerata utilizzata in un modo che ha la funzione di indicare l’origine o di distinguere i prodotti.

(Sentenza del Tribunale Distrettuale di Tokyo, 29 giugno 2000 (anno 12 dell’era Heisei))

Il tribunale ha deciso che anche se le armi modello prodotte e vendute riproducono fedelmente la forma del prodotto reale, la forma del prodotto come modello non può essere considerata utilizzata in un modo che ha la funzione di indicare l’origine o di distinguere i prodotti.

In questo caso, la Beretta non produceva o vendeva armi modello, e c’era una chiara differenza tra le armi reali della Beretta e le armi modello di altre società in termini di funzione essenziale di uccidere, e si riteneva che non ci fosse possibilità di confusione tra i consumatori generali sulla stessa identità del prodotto. Pertanto, se, per esempio, la Beretta stessa produceva e vendeva armi modello e aveva concesso a Western Arms il diritto di utilizzare il suo design e il suo marchio, si potrebbe riconoscere la funzione di identificazione del prodotto nei prodotti di Western Arms, e si potrebbe giudicare che le repliche di altri potrebbero violare il diritto di marchio.

Un slogan può violare il diritto di marchio? (Caso “Always Coca-Cola”)

Questo è un caso in cui il querelante, che aveva registrato “Always” come marchio per bevande rinfrescanti, tra cui la cola, nella vecchia classe 29, ha richiesto il divieto di utilizzo e il risarcimento dei danni per violazione del diritto di marchio, affermando che la Coca-Cola Company aveva violato il diritto di marchio mostrando lo slogan “Always Coca-Cola” sulle lattine per promuovere le vendite di bevande alla cola.

La parola “Always”, che significa “sempre, in qualsiasi momento”, può essere interpretata come un’espressione che ha l’effetto di aumentare il potere d’acquisto del prodotto facendo sì che i consumatori vogliano sempre bere Coca-Cola, e viene riconosciuta come parte di uno slogan di una campagna per promuovere le vendite, quindi non può essere considerata utilizzata in un modo che ha la funzione di identificare il prodotto o di indicare la sua origine, quindi non può essere considerata utilizzata come marchio. Pertanto, non costituisce una violazione del diritto di marchio.

(Sentenza del Tribunale Distrettuale di Tokyo, 22 luglio 1998 (anno 10 dell’era Heisei))

Il tribunale ha deciso che la stringa di caratteri “Always” visualizzata in piccolo nell’angolo in alto a sinistra del logo “Coca-Cola” sulla lattina è riconosciuta solo come parte di uno slogan di una campagna per promuovere le vendite, e non è utilizzata in un modo che indica l’origine del prodotto, quindi non è considerata un uso del marchio.

È da notare che anche gli slogan possono essere registrati come marchi.

In passato, la maggior parte dei casi in cui i slogan e altre frasi utilizzate nella pubblicità e nella promozione erano utilizzati in modo generico per vari prodotti e servizi, e i consumatori avevano difficoltà a distinguere i prodotti e i servizi di chi erano sulla base di questi slogan, erano stati rifiutati per la registrazione del marchio.

Tuttavia, con la revisione delle linee guida per l’esame nel 2016 (anno 28 dell’era Heisei), è stato specificato nelle linee guida per l’esame dei marchi che “se il marchio richiesto può essere riconosciuto non solo come pubblicità o promozione del prodotto o del servizio, o come filosofia aziendale o politica di gestione, ma anche come parola inventata, non si considera che rientri in questa categoria”.

Quindi, se ci sono elementi che possono essere un segno di identificazione del prodotto o del servizio, come l’uso di parole inventate o l’inserimento del proprio nome del marchio, anche se si tratta di uno slogan, è possibile registrare un marchio.

Considerando questo, non si può dire che la capacità di identificazione sia negata immediatamente e che non costituisca una violazione del diritto di marchio solo perché l’uso del marchio registrato è uno slogan. Se l’uso del marchio registrato può essere considerato come avente la funzione di identificare i prodotti o i servizi o di indicare la loro origine, anche l’uso in uno slogan può essere considerato un uso del marchio in alcuni casi.

Questo principio giuridico si applica anche all’uso dei marchi su Internet, ad esempio nell’uso dei marchi negli annunci elencati.

Riassunto

Particolarmente nel mercato online, dove abbondano le informazioni su innumerevoli prodotti e servizi, non è raro imbattersi in prodotti in vendita che utilizzano marchi simili al proprio marchio registrato, oppure ricevere una notifica di violazione del marchio da parte di altre aziende riguardo ai prodotti che si stanno vendendo. In tali situazioni, si tende a precipitarsi a prendere misure immediate come la rimozione del prodotto.

Tuttavia, come abbiamo discusso finora, il semplice uso di un marchio registrato non implica necessariamente una violazione del marchio. Se l’uso del marchio rientra o meno nell’uso del marchio, se costituisce o meno una violazione del marchio, la valutazione specifica richiede un giudizio da molteplici prospettive basato su circostanze individuali. Pertanto, si consiglia di consultare un esperto in diritti di proprietà intellettuale.