Si viola il diritto di marchio utilizzando il nome di un prodotto di un'altra azienda come hashtag? Spiegazione di casi nazionali ed internazionali

“L’uso di hashtag con nomi di brand altrui per vendere può costituire una violazione del diritto di marchio?”

Nel commercio online, gli hashtag sono utilizzati per aumentare la visibilità e le vendite dei prodotti. Ad esempio, ci sono questioni legali nell’aggiungere un hashtag con il nome di un noto brand quando si mette in vendita una borsa fatta a mano?

Il 27 settembre 2021 (Reiwa 3), il Tribunale Distrettuale di Osaka ha emesso una sentenza che riconosce l’uso di hashtag come uso marchiario, affermando così la violazione del diritto di marchio. Questa è stata la prima sentenza giudiziaria che ha considerato l’uso di un marchio di un’altra azienda come hashtag una violazione del diritto di marchio, attirando grande attenzione.

In questo articolo, spiegheremo la violazione del diritto di marchio, che può anche portare a procedimenti penali, e forniremo indicazioni su come utilizzare correttamente gli hashtag correlati al diritto di marchio come strumenti di marketing.

Che cos’è il diritto di marchio  

Il diritto di marchio, secondo la legge giapponese sui marchi (Legge Giapponese sui Marchi), è definito come segue.

Articolo 1 (Scopo)

Questa legge ha lo scopo di proteggere i marchi per mantenere la credibilità commerciale di coloro che li utilizzano, contribuendo così allo sviluppo dell’industria e proteggendo al contempo gli interessi dei consumatori.

Articolo 2 (Definizioni, ecc.)

Ai sensi di questa legge, per “marchio” si intende un segno che può essere percepito dai sensi umani, composto da lettere, figure, simboli, forme tridimensionali, colori o una combinazione di questi, suoni o altri elementi definiti per decreto (di seguito denominati “segni distintivi”), che si riferiscono a:

1. Quelli utilizzati da chi produce, certifica o trasferisce merci come parte della propria attività commerciale

2. Quelli utilizzati da chi fornisce o certifica servizi come parte della propria attività commerciale (esclusi quelli menzionati nel punto precedente).

In breve, si tratta di un segno distintivo (marchio) utilizzato per differenziare i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra, che include non solo nomi e loghi, ma anche marchi in movimento, marchi olografici, marchi costituiti solo da colori, marchi sonori e marchi di posizione.

Il diritto di marchio è un diritto di proprietà intellettuale che nasce con la registrazione del marchio presso l’Ufficio Brevetti Giapponese. Al titolare del marchio registrato viene riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzo nei settori registrati (prodotti e servizi designati) (diritto esclusivo – Articolo 25 della Legge Giapponese sui Marchi).

Inoltre, è possibile impedire l’uso di un marchio identico o simile a quello registrato su prodotti designati o simili (diritto di proibizione – Articolo 37, paragrafo 1 della Legge Giapponese sui Marchi). Separatamente, esiste anche un sistema di registrazione di marchi di protezione che estende il diritto di proibizione anche a prodotti e servizi “non simili” (Articolo 64 della Legge Giapponese sui Marchi).

Se si desidera utilizzare il marchio registrato di un’altra azienda, è necessario ottenere l’autorizzazione dal titolare del diritto di marchio.

Requisiti per la violazione del diritto di marchio  

La violazione del diritto di marchio si verifica quando un soggetto utilizza senza autorizzazione un marchio registrato o un marchio simile in un settore (categoria) coperto dal diritto di marchio.

Per configurare una violazione del diritto di marchio, è necessario soddisfare i seguenti due requisiti:

• Uso del marchio registrato o uso in un ambito simile
• Uso marchiario

Di seguito spiegheremo ciascuno di questi requisiti.

Uso del marchio registrato o uso in un ambito simile

Con “uso del marchio registrato o uso in un ambito simile” si intende l’utilizzo di un marchio identico o simile a quello registrato per prodotti o servizi designati o per prodotti o servizi simili.

Il diritto di marchio conferisce al titolare un diritto esclusivo sul marchio registrato nel settore specificato. Pertanto, “l’uso del marchio da parte di terzi per prodotti o servizi designati o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato” costituisce un requisito per la violazione del diritto di marchio.

Uso marchiario

Per “uso marchiario” si intende l’utilizzo di un marchio da parte di un fornitore di prodotti o servizi per distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di altri. Questo diventa un mezzo importante per consentire ai consumatori di riconoscere l’origine del prodotto e di fidarsi della sua qualità (funzione di indicazione dell’origine).

L’uso del marchio di un’altra azienda in modo tale da indicare che i prodotti o servizi sono propri costituisce un “uso marchiario” che soddisfa i requisiti per la violazione del diritto di marchio.

Risposta alle violazioni dei diritti di marchio

In caso di violazione dei diritti di marchio, il titolare del marchio ha i seguenti diritti di azione civile nei confronti del trasgressore:

• Richiesta di cessazione e distruzione (Articolo 36 della Legge Giapponese sui Marchi)

※ Non c’è prescrizione. Tuttavia, è valida fino alla fine del periodo di validità del diritto di brevetto (10 anni, rinnovabile).

• Richiesta di risarcimento danni (Articolo 709 del Codice Civile Giapponese)

※ Il termine di prescrizione è di 3 anni dalla conoscenza del danno e del trasgressore, e di 20 anni dall’atto illecito.

• Richiesta di restituzione dell’ingiusto profitto (Articoli 703 e 704 del Codice Civile Giapponese)

※ Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla conoscenza del diritto di esercitare l’azione e di 10 anni dal momento in cui il diritto può essere esercitato (Articolo 166, paragrafo 1, del Codice Civile Giapponese).

• Richiesta di misure per il ripristino della reputazione (Articolo 39 della Legge Giapponese sui Marchi)

※ Il termine di prescrizione è di 3 anni dalla conoscenza del danno e del trasgressore.

Inoltre, se qualcuno viola intenzionalmente i diritti di marchio di altri (con la consapevolezza di utilizzare un marchio registrato di altri per i prodotti designati con l’intenzione di farlo), potrebbe essere soggetto a sanzioni penali.

La Legge Giapponese sui Marchi stabilisce le seguenti sanzioni penali:

Articolo 78 (Reato di violazione)

Chi viola i diritti di marchio o i diritti di uso esclusivo (esclusi coloro che sono considerati aver commesso un atto di violazione ai sensi degli articoli 37 o 67) sarà punito con una pena detentiva fino a 10 anni o una multa fino a 10 milioni di yen, o entrambe.

Articolo 78-2

Chi è considerato aver commesso un atto di violazione dei diritti di marchio o dei diritti di uso esclusivo ai sensi degli articoli 37 o 67 sarà punito con una pena detentiva fino a 5 anni o una multa fino a 5 milioni di yen, o entrambe.

Articolo 79 (Reato di frode)

Chi ottiene una registrazione di marchio, una registrazione di marchio di garanzia, un rinnovo della durata dei diritti basati su una registrazione di marchio o di marchio di garanzia, o una decisione o sentenza su un’opposizione alla registrazione attraverso atti fraudolenti sarà punito con una pena detentiva fino a 3 anni o una multa fino a 3 milioni di yen.

Articolo 80 (Reato di falsa dichiarazione)

Chi viola le disposizioni dell’articolo 74 sarà punito con una pena detentiva fino a 3 anni o una multa fino a 3 milioni di yen.

※ Nel caso di persone giuridiche, si applica una norma di doppia sanzione, e oltre all’esecutore, anche la persona giuridica può essere soggetta a una multa fino a 300 milioni di yen per i reati dell’articolo 78, e fino a 100 milioni di yen per i reati degli articoli 79 e 80 (Articolo 82, paragrafo 1, punti 1 e 2, della stessa legge).

Articoli correlati: Imparare dai casi ‘Violazione dei diritti di marchio’ e le relative sanzioni (detenzione e multe)[ja]

Casi di violazione del diritto di marchio tramite l’uso di hashtag

In questa sezione, spiegheremo i punti chiave della decisione del tribunale che ha riconosciuto per la prima volta la violazione del diritto di marchio attraverso l’uso di hashtag, nel caso giudicato dal Tribunale Distrettuale di Osaka il 27 settembre del terzo anno dell’era Reiwa (2021) “Richiesta di cessazione della violazione del diritto di marchio”[ja].

L’imputato è un venditore individuale che per oltre un anno ha messo in vendita su Mercari, un sito di vendita, prodotti artigianali realizzati come hobby, descritti come borse “in stile Charmant Sac”.

Il venditore ha aggiunto una funzione di ricerca nella forma “(#) + (parola chiave)”. Al posto di “parola chiave”, ha utilizzato il marchio giapponese “Charmant Sac” e espressioni simili come “in stile Charmant Sac”, apponendo più tag.

Il querelante, titolare del diritto di marchio “Charmant Sac”, ha sostenuto che l’uso del marchio registrato “Charmant Sac”, identico o simile, e la vendita di borse a sacchetto sul sito dell’imputato, corrispondono ai prodotti designati dal diritto di marchio (borse e sacchetti), configurando così una violazione del diritto di marchio.

Inoltre, è stato oggetto di controversia se l’attività del venditore, che per oltre un anno ha messo in vendita prodotti simili come hobby, potesse essere considerata “professionale”.

Il tribunale ha affermato che l’uso di hashtag è finalizzato a indirizzare gli utenti al sito dell’imputato e a promuovere la vendita dei prodotti ivi presentati, concludendo che “gli utenti potrebbero percepire i prodotti offerti come articoli di marca”.

In altre parole, “la visualizzazione dell’hashtag #CharmantSac sul sito dell’imputato funge da indicatore di origine e distinzione dei prodotti per i consumatori”, pertanto è stato giudicato un “uso marchiario” e la richiesta dell’imputato è stata respinta, riconoscendo la violazione del diritto di marchio e concedendo l’ingiunzione contro il suo uso.

Questa sentenza rappresenta il primo caso in Giappone in cui è stata riconosciuta una violazione del diritto di marchio per l’uso di tag relativi a marchi registrati (nomi di prodotti) di altre aziende a scopo di marketing.

Altri casi di utilizzo degli hashtag e violazione del diritto di marchio  

Recenti casi internazionali includono l’incidente relativo al marchio di abbigliamento taiwanese “QQBOW” (settembre 2020) e il caso “Lightweight” del produttore di pneumatici tedesco Carbovation, rappresentante generale a Taiwan (ottobre 2021). In entrambi i casi, i tribunali taiwanesi hanno respinto le affermazioni dei querelanti, stabilendo che l’uso di “#altrimarchi” non costituisce un uso marchiario e negando quindi la violazione del diritto di marchio.

Nel caso “QQBOW”, è stato sottolineato che mentre il querelante vendeva i suoi prodotti principalmente su Facebook, l’imputato utilizzava gli hashtag su un sito di e-commerce. Di conseguenza, è stato stabilito che gli hashtag servono a reindirizzare all’interno della stessa piattaforma verso le pagine dei prodotti di marca e non sono quindi un mezzo per identificare l’origine dei prodotti.

Inoltre, gli hashtag sono principalmente usati per collegare argomenti simili su piattaforme online e non possiedono le caratteristiche di un marchio. Pertanto, il Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Taiwan, dopo aver esaminato i post online e i contenuti dei prodotti correlati agli hashtag, ha concluso che l’uso di marchi registrati come hashtag non costituisce un “uso marchiario”.

In Taiwan, l’aspetto più critico nella violazione del diritto di marchio è la “confusione”, ovvero se i consumatori possano erroneamente credere che l’origine dei prodotti contrassegnati dall’imputato sia la stessa del querelante. In questo caso, i seguenti fattori hanno avuto un impatto significativo sulla decisione:

• Il marchio del querelante non era noto
• La parola “款” (che significa “stile” in giapponese) era aggiunta, indicando che i prodotti non erano identici a quelli del marchio del querelante, ma che i consumatori potevano riconoscere uno stile simile

Di conseguenza, se il marchio del querelante fosse stato noto o se ci fosse stata una chiara indicazione di rifiuto da parte dell’imputato, potrebbe essere stata emessa una decisione diversa.

D’altra parte, nel caso “Lightweight”, il punto principale della disputa era l’importazione parallela di prodotti autentici e l’esaurimento internazionale dei diritti.

Nel caso “Lightweight”, il querelante deteneva diritti di marchio solo per il logo, mentre non possedeva diritti di marchio per il “nome aziendale = Carbovation” o per il “nome del marchio = Lightweight”.

• L’imputato vendeva biciclette del “marchio 3T” italiano, con cui aveva un contratto di rappresentanza, e importava e rivendeva parallelamente anche i pneumatici del marchio del querelante utilizzati su tali biciclette
• I post su Facebook erano principalmente incentrati sulla promozione delle biciclette vendute dall’imputato, e gli hashtag “#carbovation” e “#lightweight” erano considerati una spiegazione sufficiente a indicare che i componenti utilizzati erano pneumatici del marchio del querelante, e quindi non costituivano un uso marchiario

Sulla base di queste valutazioni, si ritiene che anche se il querelante avesse posseduto i diritti di marchio per “Carbovation” o “Lightweight” a Taiwan, l’uso non sarebbe stato considerato marchiario.

Inoltre, sia nel caso “QQBOW” che nel caso “Lightweight”, è stato discusso se l’uso di hashtag relativi a marchi di terzi violasse la legge sulla concorrenza leale (simile alla legge giapponese sulla concorrenza sleale e antitrust), e in entrambi i casi è stato considerato un uso equo.

Riferimento: FICPI (Federazione Internazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale) | Ultimi casi giurisprudenziali a Taiwan sull’uso degli hashtag e l’uso marchiario (in inglese)[ja]

Se un hashtag che segue il simbolo “#” e contiene un marchio registrato viene considerato semplicemente una funzione di ricerca o un uso marchiario dipende dal caso specifico.

Di conseguenza, poiché il trattamento dei diritti di marchio relativi agli hashtag varia da paese a paese, si consiglia di collaborare con esperti nel paese in cui si intende espandere la propria attività per essere adeguatamente preparati.

Riassunto: Per consulenze su violazioni di diritti di marchio, rivolgetevi a un avvocato

In questa sezione, abbiamo esaminato in dettaglio se l’uso di un marchio come hashtag possa costituire una violazione dei diritti di marchio. Sebbene le decisioni possano variare a seconda del caso e del paese, esistono situazioni in cui l’uso di hashtag è stato riconosciuto come violazione dei diritti di marchio.

Per questioni di violazione dei diritti di marchio, si consiglia di consultare un avvocato esperto nella gestione dei rischi relativi ai diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, potrebbe accadere che le attività di comunicazione della vostra azienda violino i diritti di marchio di un’altra società. È consigliabile ottenere una verifica legale da parte di un esperto in materia di pubblicità e altre comunicazioni per maggiore sicurezza.

Guida alle misure adottate dal nostro studio legale

Lo studio legale Monolith è un’istituzione legale con una vasta esperienza in IT, in particolare nel diritto di Internet. Negli ultimi anni, le violazioni del diritto dei marchi nel commercio elettronico sono diventate un problema significativo, e la necessità di controlli legali è in aumento. Il nostro studio legale analizza i rischi legali associati alle imprese esistenti e a quelle in fase di avvio, tenendo conto delle varie normative legali, e si impegna a legalizzare le attività commerciali senza interromperle, laddove possibile. Troverete maggiori dettagli nell’articolo sottostante.

Aree di competenza dello studio legale Monolith: Servizi legali IT e di proprietà intellettuale per varie aziende[ja]