Fino a che punto è permessa la somiglianza dei marchi? Spiegazione dei criteri di somiglianza e dei casi di violazione del diritto di marchio

Cosa dovreste fare se notate che sul mercato sono in vendita prodotti con un “logo” o un “nome” molto simili a quelli della vostra azienda? E quando sviluppate un nuovo prodotto e scoprite che esiste già un prodotto di un’altra azienda con un nome simile, quale dovrebbe essere il vostro approccio? Queste situazioni non si limitano a semplici competizioni tra aziende, ma possono rappresentare un problema legale serio sotto forma di “violazione del diritto di marchio” secondo la legge giapponese.

In questo articolo, esamineremo il concetto di “similarità”, che è cruciale non solo al momento della registrazione del marchio, ma anche nell’esercizio dei diritti ad esso connessi, utilizzando casi giurisprudenziali e esempi concreti in Giappone.

Che cosa sono i diritti di marchio

I diritti di marchio sono diritti legali che proteggono i “segni distintivi” utilizzati per differenziare prodotti o servizi da quelli di altre aziende. Questi segni distintivi possono includere lettere, figure, simboli, colori, suoni e persino forme tridimensionali. Avere diritti di marchio conferisce il potere legale di impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio o un marchio simile senza autorizzazione.

I diritti di marchio presentano le seguenti caratteristiche:

Essere un diritto esclusivo ed esclusivo

Il titolare del diritto di marchio ha il diritto di utilizzare il marchio registrato in modo esclusivo. Allo stesso tempo, ha anche il diritto di impedire l’uso non autorizzato da parte di altri, prevenendo così la confusione nel mercato causata da aziende concorrenti che utilizzano marchi simili.

Contribuire alla protezione del valore del marchio

Il marchio rappresenta l’immagine del brand di un’azienda o di un prodotto. Avere diritti di marchio riduce il rischio che il valore del brand venga danneggiato da imitazioni o usi impropri.

Ad esempio, la protezione di loghi o simboli di marchi famosi come marchi registrati rende più facile per i consumatori distinguere tra prodotti autentici e contraffatti.

Il significato dei diritti di marchio

I diritti di marchio non solo proteggono gli interessi delle aziende, ma forniscono anche ai consumatori le informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto informate. La capacità dei consumatori di identificare con fiducia la qualità e la provenienza di un prodotto guardando il marchio è possibile grazie a questi diritti.

Inoltre, i diritti di marchio possono essere acquisiti non solo a livello nazionale ma anche internazionale, proteggendo così lo sviluppo commerciale nei mercati globali. Negli ultimi anni, la violazione dei diritti di marchio oltre i confini nazionali è diventata un problema crescente, richiedendo una protezione adeguata dei diritti di marchio.

I diritti di marchio vengono stabiliti solo attraverso la registrazione presso l’Ufficio Brevetti. Per rivendicare i diritti di marchio all’estero, è necessario registrare il marchio anche nel paese in cui si intende affermare l’infrazione. I marchi non registrati non possono ricevere protezione legale, quindi la registrazione del marchio è essenziale per le aziende con una strategia di brand.

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Che cosa significa la somiglianza dei marchi?

La somiglianza dei marchi si riferisce alla questione se i marchi siano “simili” o meno.

Un caso giudiziario che ha stabilito un precedente sulla somiglianza dei marchi dalla Corte Suprema giapponese è il caso del marchio Iceberg (Corte Suprema, anno Showa 39 (1964), n. 110, 27 febbraio anno Showa 43 (1968), Volume 22, Numero 2, pagina 399).

La somiglianza dei marchi è stata definita dalla Corte come segue:

La valutazione della somiglianza dei marchi deve essere compiuta considerando complessivamente l’impressione, la memoria e l’associazione che il marchio suscita nei commercianti attraverso il suo aspetto esteriore, il concetto e la denominazione, e dovrebbe essere basata sulle reali condizioni di mercato del prodotto.

In altre parole, la somiglianza dei marchi non dovrebbe essere valutata solo su singoli elementi, ma piuttosto dovrebbe essere valutata complessivamente, tenendo conto del contesto specifico delle transazioni e del punto di vista dei consumatori.

Passiamo ora a spiegare i fattori specifici che vengono presi in considerazione nel giudizio.

Elementi fondamentali per la valutazione della somiglianza dei marchi

La valutazione della somiglianza tra marchi si basa sulla possibilità che “il marchio possa causare confusione o errore riguardo l’origine dei prodotti o servizi”. Nell’effettuare tale valutazione, i seguenti tre elementi sono cruciali:

Similarità Estetica nel Diritto Giapponese

La similarità estetica si riferisce alla somiglianza nella forma esteriore che costituisce un marchio, ovvero all’ambiguità visiva che può generare confusione. La valutazione della similarità o differenza estetica si basa generalmente sulla forma complessiva del marchio.

Tuttavia, a volte la decisione si basa sull’analisi delle parti essenziali e distintive della forma che compongono il marchio.

La maggior parte dei marchi giudicati esteticamente simili sono costituiti da elementi grafici, ma occasionalmente anche i marchi costituiti da testo possono essere considerati simili dal punto di vista estetico.

In concreto, si confronta quanto l’aspetto visivo dei marchi sia simile. Vengono comparati elementi come il design del logo, la forma delle lettere e la combinazione dei colori.

Similarità fonetiche nei marchi commerciali giapponesi

La similarità fonetica, nel contesto dei marchi commerciali giapponesi, si riferisce alla confusione che può sorgere dall’ascolto dei suoni prodotti dai caratteri, dalle figure o dai simboli che compongono un marchio. La valutazione della similarità o differenza fonetica si basa sulla pronuncia complessiva del marchio, anche se talvolta la decisione può essere influenzata dalla pronuncia di una parte significativa del marchio stesso.

Spesso, è nei marchi costituiti da caratteri che si riscontra una similarità fonetica, ma anche i marchi figurativi possono essere giudicati simili se la pronuncia delle figure è ritenuta affine.

Quando si pronuncia un marchio, l’elemento cruciale è quanto le suonanze siano simili tra loro.

Similarità concettuale

Il termine “similarità concettuale” si riferisce alla confusione che può sorgere dal significato o dal contenuto di caratteri, figure o simboli che compongono un marchio. Di norma, si parla di similarità concettuale quando il significato o il contenuto è identico.

Il punto chiave qui è quanto il significato o l’immagine evocata dal marchio sia condiviso. Ad esempio, espressioni come “cielo azzurro” e “blue sky”, che rappresentano lo stesso concetto in lingue diverse, possono essere considerate concettualmente simili.

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Punti chiave nella valutazione della somiglianza

La valutazione della somiglianza si basa sui consumatori, ovvero sugli acquirenti di prodotti o utilizzatori di servizi, per determinare se vi sia “somiglianza”. Pertanto, oltre ai tre elementi sopra menzionati, si considerano anche le seguenti questioni.

Categoria del prodotto

Quando i prodotti o i servizi sui quali viene utilizzato un marchio sono identici o simili, è più probabile che venga riconosciuta la somiglianza. Ad esempio, l’uso di marchi simili all’interno della stessa categoria alimentare può facilmente causare confusione tra i consumatori, rendendo più frequente il riconoscimento di una violazione.

La realtà delle transazioni

Si prendono in considerazione le circostanze e la realtà delle transazioni in cui viene utilizzato il marchio. La decisione di acquisto del consumatore può dipendere fortemente dal nome del prodotto o dal nome del produttore, e la severità dei criteri di valutazione della somiglianza può variare a seconda della modalità di transazione.

Criteri di Valutazione dell’Ufficio Brevetti Giapponese

L’Ufficio Brevetti del Giappone stabilisce criteri specifici per la valutazione della somiglianza dei diritti di marchio, basati sull’articolo 4, paragrafo 1, punto 11 della Legge sui Marchi giapponese.

• Un marchio può essere considerato simile se presenta somiglianze in uno qualsiasi dei seguenti aspetti: aspetto esteriore, pronuncia o concetto.
• Tuttavia, se uno dei tre elementi differisce in modo significativo o se, sulla base delle realtà commerciali, si ritiene che non ci sia rischio di confusione, il marchio può essere giudicato non simile.

Inoltre, l’Ufficio Brevetti prende in considerazione la somiglianza con marchi non registrati in base all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10 della Legge sui Marchi giapponese.

“Se un marchio non registrato è ampiamente riconosciuto dai consumatori e somiglia a un altro marchio, può essere considerato simile anche se aspetto esteriore e pronuncia sono diversi, purché vi sia un collegamento concettuale.”

Nella pratica di valutazione, i marchi che sono simili nella pronuncia sono spesso giudicati simili, ma se ci sono differenze significative nell’aspetto esteriore o nel concetto, possono essere considerati non simili.

Riferimento: Criteri di Valutazione dei Marchi dell’Ufficio Brevetti Giapponese[ja]

Casi giudiziari riconosciuti per la somiglianza di marchi in Giappone

Abbiamo discusso finora i fattori che determinano la somiglianza tra marchi. Ma in quali circostanze viene riconosciuta tale somiglianza? Di seguito, presenteremo alcuni casi giudiziari in cui è stata riconosciuta la somiglianza tra marchi.

Caso 1: Caso in cui i nomi dei prodotti sono stati ritenuti simili

Nel caso della bevanda “Kōju” (decisione della Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale del 14 aprile 2009 (anno Heisei 21) (caso n. 10150 dell’anno Heisei 20)), si è discusso se il marchio del ricorrente “皇寿” e quello usato dal convenuto “黄寿” fossero simili in termini di pronuncia o concetto. Nonostante i due marchi avessero una scrittura in kanji differente, la loro pronuncia era molto simile e entrambi erano venduti come bevande salutari.

La Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale ha stabilito che c’era un’alta probabilità che i consumatori potessero confondere la pronuncia o il significato dei marchi al momento dell’acquisto. In particolare, “皇寿” e “黄寿” sono entrambi pronunciati “kōju” e entrambi evocano il concetto di “salute” e “longevità”, pertanto è stata riconosciuta la somiglianza sia nella pronuncia che nel concetto.

Caso 2: Caso in cui i nomi dei brand sono stati ritenuti simili

Nel caso “Laurel” (decisione del Tribunale Superiore di Tokyo del 4 settembre 1974 (anno Showa 49) (caso n. 51 dell’anno Showa 48)), si è discusso se il marchio “Laurel” usato dal ricorrente e “Lorrel” usato dal convenuto potessero creare confusione tra i consumatori. In questo caso, la somiglianza concettuale è stata particolarmente contestata.

Il Tribunale Superiore di Tokyo ha sottolineato che “Laurel” e “Lorrel” evocano entrambi l’immagine dell’alloro. Inoltre, è stata riconosciuta una somiglianza anche nell’aspetto visivo e nella pronuncia, portando al riconoscimento della somiglianza tra i marchi.

Caso 3: Caso in cui i loghi dei prodotti sono stati ritenuti simili

Nel caso del lucidante per auto “Surfacer” (decisione del Tribunale Superiore di Tokyo del 7 marzo 2000 (anno Heisei 12) (caso n. 210 dell’anno Heisei 10)), si è discusso se il marchio registrato dal ricorrente, usato sul packaging del lucidante per auto, fosse simile a un marchio visivamente simile usato dal convenuto. In questo caso, la scelta visiva del prodotto da parte del consumatore è stata un fattore decisivo.

Il tribunale ha evidenziato che l’aspetto visivo dei marchi era molto simile e che l’elemento visivo aveva un grande impatto sulla scelta del consumatore, aumentando la probabilità di confusione circa l’origine del prodotto. Di conseguenza, è stata riconosciuta la somiglianza visiva.

Caso 4: Caso in cui, nonostante lo scambio di lettere, è stata ritenuta una somiglianza concettuale

Nel caso “Fugu no Ko” (decisione del 12 giugno 1986 (anno Showa 61) sulla cancellazione della decisione dell’Ufficio Brevetti (caso n. 7 dell’anno Showa 60)), si è discusso se i marchi “ふぐの子” e “子ふぐ” fossero simili in termini di concetto o pronuncia. In questo caso, sono stati contestati la percezione del prodotto come specialità regionale e l’immagine veicolata dal marchio.

Il tribunale ha riconosciuto che, sebbene l’aspetto visivo dei marchi fosse leggermente diverso a causa dell’ordine delle parole, entrambi evocavano il prodotto relativo al “fugu” (pesce palla), condividendo quindi un concetto comune. Inoltre, la pronuncia dei due marchi era molto simile, portando al riconoscimento della somiglianza sia nel concetto che nella pronuncia.

Esempi concreti di quando un marchio viene considerato simile secondo la legge giapponese

Finora abbiamo introdotto i criteri e gli elementi che determinano la somiglianza tra marchi basandoci su casi giurisprudenziali in Giappone. Ora, vediamo alcuni esempi concreti in cui è probabile che un marchio venga considerato simile.

Nel caso di abbreviazioni

• Esempio: tra “モノリス” e “Mリス”.
• Valutazione: Poiché la pronuncia e il concetto sono simili, è probabile che venga riconosciuta una somiglianza concettuale.

Differenze tra Katakana e alfabeto

• Esempio: se il marchio “モノリス” è stato registrato in Katakana e la controparte utilizza “Monolith”.
• Valutazione: È frequente che vengano riconosciute somiglianze nella pronuncia e nel concetto.

Differenze tra caratteri e logo

• Esempio: se il marchio “モノリス” è stato registrato come testo e la controparte utilizza un logo con il design di “モノリス”.
• Valutazione: È possibile che venga stabilita una somiglianza visiva.

Quando solo un carattere è diverso

• Esempio: se il marchio “モノリス” è stato registrato e la controparte utilizza “ホノリス” o “モノリズ”.
• Valutazione: Anche se la pronuncia non è esattamente la stessa, se la differenza è di un solo suono, in particolare se si tratta di un suono che può essere facilmente trascurato come l’ultimo suono o un suono in mezzo a una pronuncia lunga, è probabile che venga riconosciuta una somiglianza nella pronuncia.

Quando sono inclusi termini privi di significato

• Esempio: se il marchio “モノリス” è stato registrato e la controparte utilizza “モノリスA” o “モノリス articoli legali”.
• Valutazione: Anche se il marchio nel suo complesso è diverso, se la “parte diversa” non ha forza distintiva (caratteristiche), quella parte viene ignorata nella valutazione della somiglianza. La presenza o assenza di forza distintiva viene determinata in relazione ai prodotti o servizi (beni o servizi designati) con cui il marchio viene utilizzato. Pertanto, negli esempi sopra, “articoli legali” o “A” non hanno forza distintiva, quindi il confronto effettivo è tra i marchi “モノリス” e “モノリス”, e la somiglianza è molto probabile che venga riconosciuta.

I casi sopra sono solo esempi, ma poiché il senso comune e la valutazione della somiglianza dei diritti di marchio differiscono, è necessario prestare attenzione a non pensare superficialmente che “se sono così diversi, non ci sarà somiglianza” per evitare di incorrere in violazioni dei diritti di marchio.

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Misure che le aziende dovrebbero adottare per evitare controversie

In caso di sospetto di violazione di marchio o di incertezze legali relative a un marchio, è richiesto che l’azienda agisca prontamente come segue:

1. Consultazione con esperti: rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale.
2. Raccolta di prove: documentare l’uso del marchio sospettato di violazione.
3. Registrazione e monitoraggio preventivi: registrare il marchio in anticipo e monitorare continuamente il mercato per identificare tempestivamente eventuali problemi.

Inoltre, quando sorge il sospetto di somiglianza con i prodotti di aziende concorrenti, è importante iniziare le negoziazioni il prima possibile per evitare la lunga durata di un processo legale.

Riepilogo: Consultare un avvocato per le violazioni del diritto di marchio

I criteri per determinare la confondibilità di un marchio si basano principalmente su tre elementi: l’aspetto, la denominazione e il concetto. Inoltre, dipendono dalla realtà delle transazioni commerciali dei prodotti e dall’impressione che i consumatori ricevono. È importante che le aziende considerino i precedenti giudiziari e i criteri dell’Ufficio Brevetti, adottando le misure appropriate. Utilizzate questo articolo come riferimento per valutare la registrazione del marchio e le strategie per mitigare i rischi di violazione del diritto di marchio.

Il diritto di marchio può essere un potente strumento per un’azienda, ma può anche rappresentare un grande rischio in caso di violazione. Se sospettate che la vostra azienda possa aver violato un marchio o che ci sia la possibilità che un’altra azienda violi il vostro, consultate il più presto possibile un avvocato con esperienza.

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