De kernpunten van de wijzigingen in de 'Japanese Trademark Law' en 'Japanese Design Law' die in werking treden in april van Reiwa 6 (2024): Wat zijn de belangrijke wijzigingen die u moet weten?

In het jaar Reiwa 5 (2023) zijn er wijzigingen aangebracht in de Japanse Merkenwet en het Japanse Designwet, welke in werking zijn getreden in april van Reiwa 6 (2024). Als gevolg van deze wijzigingen in Reiwa 5 kan het zijn dat de strategieën voor het beheren van merken en designs moeten worden aangepast. Het is daarom belangrijk om de bedoeling achter de wijzigingen en de specifieke details goed te begrijpen.

In dit artikel leggen we de inhoud van de gewijzigde bepalingen uit en bespreken we punten waarop u in de praktijk moet letten. We zullen de belangrijkste wijzigingen in de Japanse Merkenwet en het Japanse Designwet introduceren, dus maak hier zeker gebruik van als referentie.

Overzicht van de wijzigingen in de Japanse Handelsmerkenwet en Designwet per april (Reiwa 6) 2024

De wijzigingen in de Japanse Handelsmerkenwet en Designwet in het jaar Reiwa 5 (2023) hebben als hoofddoel de aanpassing van de wetgeving aan de recente digitalisering en internationalisering.

De belangrijkste wijzigingen in de Japanse Handelsmerkenwet zijn de volgende twee punten:

• Introductie van het consent-systeem
• Versoepeling van de registratievereisten voor handelsmerken die de naam van een ander bevatten

Daarnaast omvat de belangrijkste wijziging in de Japanse Designwet de versoepeling van de vereisten voor de uitzonderingsregeling met betrekking tot het verlies van nieuwheid.

Deze wijzigingswet is gepubliceerd op 14 juni Reiwa 5 (2023) en is in werking getreden op 1 april Reiwa 6 (2024). De wijzigingen in de Designwet zijn echter al van kracht geworden op 1 januari Reiwa 6 (2024).

Wijzigingspunt 1: Introductie van het Consent-systeem (Japanse Merkenwet)

Het Consent-systeem is een regeling waarbij, indien de houder van een eerder geregistreerd merk instemt, de registratie van een later aangevraagd, gelijkend merk wordt toegestaan. Dit systeem, dat al enige tijd in overweging was voor de Japanse Merkenwet, is met deze wijziging ingevoerd. Laten we nader toelichten waarom deze wijziging is doorgevoerd.

Eerdere Regelgeving

In de Japanse Handelsmerkenwet (商標法) is bepaald dat in de volgende gevallen een handelsmerk niet voor registratie in aanmerking komt:

(Handelsmerken die niet geregistreerd kunnen worden)
Artikel 4 De volgende handelsmerken kunnen, ongeacht de bepalingen van het voorgaande artikel, niet geregistreerd worden:

11. Een handelsmerk dat identiek is aan of gelijkenis vertoont met een door een ander aangevraagd handelsmerk dat eerder is ingediend, en dat gebruikt wordt voor de goederen of diensten waarvoor het handelsmerk is geregistreerd (de goederen of diensten gespecificeerd onder Artikel 6, Lid 1 (inclusief gevallen waarin dit artikel van toepassing is krachtens Artikel 68, Lid 1), hierna hetzelfde) of voor goederen of diensten die hiermee gelijkenis vertonen.

Handelsmerkenwet | e-Gov Wetgevingszoekmachine[ja]

Handelsmerkrechten, in één woord uitgedrukt, zijn de rechten om een teken (handelsmerk) dat als onderscheidingsteken voor goederen of diensten fungeert, exclusief te gebruiken. In het zakendoen is het belangrijk om een ‘teken’ te hebben waarmee klanten de producten of diensten van uw bedrijf kunnen kiezen en onderscheiden van die van andere bedrijven. Dit ‘teken’ is het ‘handelsmerk’, en het exclusieve recht om dit teken (handelsmerk) te gebruiken, is het handelsmerkrecht.

Artikel 4, Lid 1, Nummer 11 van de Handelsmerkenwet is een bepaling die de registratie van handelsmerken die inbreuk maken op eerder geregistreerde handelsmerken afwijst, wat je zou kunnen beschouwen als een vanzelfsprekende bepaling.

De bedoeling van deze bepaling is naar verluidt:

1. Bescherming van de rechthebbenden van eerder geregistreerde handelsmerken
2. Voorkomen van verwarring over de herkomst van goederen en diensten

te zijn.

Achtergrond van de herziening

De achtergrond van de herziening omvat de volgende problemen in de voorgaande bepalingen:

1. De hoge kosten voor het omgaan met de afwijzing van een handelsmerkregistratie
2. Nadelen in wereldwijde contracten

Onder het vorige systeem was er een probleem dat, als een aangevraagd merk werd geweigerd vanwege het bestaan van een identiek of soortgelijk eerder geregistreerd merk, de last van het omgaan met deze situatie groot was.

Als het niet mogelijk is om de inhoud van een afgewezen merkaanvraag te corrigeren vanwege een conflict, zijn maatregelen zoals het indienen van een tegenargument of het aanspannen van een rechtszaak om de rechten van het eerder geregistreerde merk te annuleren noodzakelijk. Om opnieuw goedkeuring voor registratie na te streven, resulteert dit in een aanzienlijke tijds- en geldinvestering.

In westerse landen is er al lang een systeem waarbij, zelfs als een merk dat in strijd is met een eerder geregistreerd merk van iemand anders wordt aangevraagd, de co-existentie van beide merken kan worden toegestaan met de toestemming van de eigenaar van het eerder geregistreerde merk.

Omdat het consent-systeem niet is toegestaan onder de Japanse wet, was het niet mogelijk om een co-existentieovereenkomst voor twee merken te sluiten, wat leidde tot nadelen in wereldwijde contracten. Dit probleem werd ook aangekaart.

Daarom is, rekening houdend met de behoeften van bedrijven en het streven naar harmonisatie met internationale systemen, besloten om het consent-systeem ook in Japan te introduceren.

Inhoud van de wijzigingen

Gezien de eerder beschreven achtergrond zijn de volgende bepalingen nieuw opgesteld.

Japanse Handelsmerkenwet Artikel 4
4. Zelfs als het een handelsmerk betreft dat valt onder artikel 4, lid 1, punt 11, indien de aanvrager van de handelsmerkregistratie de toestemming heeft van de persoon genoemd in dat punt en er geen verwarring te verwachten is tussen de goederen of diensten waarvoor het handelsmerk wordt gebruikt en de goederen of diensten gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten van de rechthebbende, de exclusieve gebruiker of de gewone gebruiker van het eerder geregistreerde handelsmerk, dan is de bepaling van dat punt niet van toepassing.

Handelsmerkenwet | e-Gov Wetgevingszoekmachine[ja]

Uit deze bepaling blijkt dat zelfs voor een handelsmerk dat valt onder artikel 4, lid 1, punt 11 van de Japanse Handelsmerkenwet, handelsmerkregistratie mogelijk is onder de volgende twee voorwaarden:

1. Toestemming verkrijgen van de rechthebbende van het eerder geregistreerde handelsmerk
2. Geen risico op verwarring van herkomst met het eerder geregistreerde handelsmerk

Daarnaast zijn ter waarborging van de intentie van artikel 4, lid 1, punt 11, de volgende systemen opgezet:

• De rechthebbende van een van de naast elkaar bestaande handelsmerken kan de andere rechthebbende verzoeken om een aanduiding ter voorkoming van verwarring aan te brengen (Japanse Handelsmerkenwet Artikel 24, lid 4, punt 1)
• Wanneer een rechthebbende van een handelsmerk dit met een onrechtmatig concurrentiedoel gebruikt en daarmee verwarring van herkomst veroorzaakt, kan iedereen een verzoek indienen tot nietigverklaring van de handelsmerkregistratie (Japanse Handelsmerkenwet Artikel 52, lid 2)

Hoewel de introductie van het consent-systeem is geaccepteerd, is het belangrijk om te onthouden dat de bescherming van de rechten van het eerder geregistreerde handelsmerk en het voorkomen van verwarring van herkomst van groot belang blijven.

De relatie met de herziening van de Wet op de oneerlijke concurrentie

In lijn met de herziening van de Merkenwet is ook de Wet op de oneerlijke concurrentie (Japanese Unfair Competition Prevention Act) deels gewijzigd.

Het probleem doet zich voor wanneer één van de twee merken, die naast elkaar bestaan door de introductie van het consent-systeem, bekendheid of onderscheidend vermogen verwerft zoals bepaald in artikel 2, lid 1, punten 1 en 2 van de Wet op de oneerlijke concurrentie.

Een merkhouder die bekendheid heeft verworven, kan op basis van de Wet op de oneerlijke concurrentie een verbodseis indienen tegen de andere merkhouder. Echter, als deze verbodseis wordt toegewezen, kan dit de soepele toepassing van het consent-systeem belemmeren.

Daarom is in artikel 19, lid 1, punt 3 van de Wet op de oneerlijke concurrentie vastgelegd dat de houders van beide naast elkaar bestaande merken, als gevolg van het consent-systeem, geen verbodseis kunnen indienen tegen de andere partij op grond van artikel 2, lid 1, punten 1 en 2 van dezelfde wet.

Voor andere wijzigingen in de Wet op de oneerlijke concurrentie, zie het gerelateerde artikel hieronder.

Gerelateerd artikel: 【Invoering in april 2024 (Reiwa 6)】De kernpunten van de herziene Wet op de oneerlijke concurrentie? Een uitleg van de belangrijkste wijzigingen die u moet weten

Wijzigingspunt 2: Versoepeling van de registratievereisten voor handelsmerken die de naam van een ander bevatten (Japanse Handelsmerkenwet)

In de herziening van het jaar Reiwa 5 (2023), zijn de registratievereisten voor handelsmerken die de naam van een ander bevatten, versoepeld.

We zullen de achtergrond van de wijziging en de gewijzigde bepalingen toelichten.

Inhoud van de vorige bepalingen

Onder de vorige Japanse Handelsmerkenwet was het opnemen van de naam van een ander in een handelsmerk niet toegestaan volgens Artikel 4, Lid 1, Punt 8.

(Handelsmerken die niet kunnen worden geregistreerd)
Artikel 4: Ondanks de bepalingen van het voorgaande artikel, kunnen de volgende handelsmerken niet worden geregistreerd:

8. Handelsmerken die een portret van een ander of de naam van een ander of een bekende pseudoniem, artiestennaam of afkorting daarvan bevatten (uitgezonderd wanneer toestemming van die persoon is verkregen.)

Japanse Handelsmerkenwet | e-Gov Wetgevingszoekmachine[ja]

Deze bepaling was erop gericht de persoonlijke belangen van anderen te beschermen. Met andere woorden, het doel was om te voorkomen dat namen en benamingen zonder toestemming als handelsmerk werden gebruikt.

Achtergrond van de wijziging

Hoewel de bescherming van de persoonlijke belangen van anderen belangrijk is, was het een bekend probleem dat het niet mogelijk was om een handelsmerk te registreren met de naam van bijvoorbeeld een oprichter of ontwerper.

Hoewel het mogelijk is om een handelsmerk te registreren met toestemming van de betreffende persoon, is het in de praktijk niet haalbaar om toestemming te krijgen van iedereen met dezelfde naam. Dit zou kunnen leiden tot een gebrek aan bescherming voor merken die uit een naam bestaan.

In reactie op dit probleem hebben westerse landen handelsmerken die de naam van een ander bevatten toegestaan, mits deze naam bekendheid geniet. De noodzaak om de Japanse Handelsmerkenwet, Artikel 4, Lid 1, Punt 8, te herzien was ook ingegeven door de behoefte aan harmonisatie met internationale systemen.

Inhoud van de wijziging

Artikel 4, Lid 1, Punt 8 van de Japanse Handelsmerkenwet is in het jaar Reiwa 5 (2023) als volgt gewijzigd:

Japanse Handelsmerkenwet Artikel 4, Lid 1
8. Handelsmerken die een portret van een ander of de naam van een ander bevatten (beperkt tot namen die algemeen bekend zijn bij de consumenten in de sector van de goederen of diensten waarvoor het handelsmerk wordt gebruikt) of een bekende pseudoniem, artiestennaam of afkorting daarvan (uitgezonderd wanneer toestemming van die persoon is verkregen) of handelsmerken die de naam van een ander bevatten en niet voldoen aan de vereisten vastgesteld bij regeringsbesluit

Japanse Handelsmerkenwet | e-Gov Wetgevingszoekmachine[ja]

Door deze wijziging kunnen nu ook handelsmerken die de naam van een ander bevatten worden geregistreerd, mits deze naam niet algemeen bekend is bij de consumenten in de betreffende sector.

Daarnaast is bepaald dat handelsmerken die de naam van een ander bevatten en niet voldoen aan de vereisten vastgesteld bij regeringsbesluit, niet kunnen worden geregistreerd. Het zal noodzakelijk zijn om de inhoud van de toekomstige regeringsbesluiten nauwlettend in de gaten te houden.

Verder heeft de Subcommissie voor het Handelsmerksysteem verklaard dat aanvragen die de persoonlijke belangen van anderen schaden, zelfs als de naam geen bekendheid heeft, zullen worden afgewezen.

Met inbegrip van de regeringsbesluiten, kan gezegd worden dat de oorspronkelijke intentie van de bepaling behouden blijft door een systeem te ontwerpen dat de persoonlijke belangen beschermt.

Wijzigingspunt 3: Versoepeling van de eisen voor de uitzonderingsbepalingen inzake het verlies van nieuwheid van ontwerpen (Japanse Designwet)

‘Modelrechten’ zijn een van de intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden ingezet tegen de verspreiding van kopieën en gelijksoortige producten. Voor de erkenning van modelrechten is nieuwheid vereist. Als een ontwerp voor de aanvraag van de modelregistratie al gepubliceerd is in gedrukte media of op een website, kan het zijn nieuwheid verliezen, wat registratie van het ontwerp onmogelijk maakt. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaronder de nieuwheid van een ontwerp niet als verloren wordt beschouwd. Met de recente wijzigingen zijn de eisen voor deze uitzonderingsbepalingen versoepeld.

Laten we de achtergrond van deze wijziging en de inhoud ervan nader bekijken.

Inhoud van de voorgaande bepalingen

Indien de nieuwheid van een ontwerp dat voor registratie in aanmerking komt, door de acties van de rechthebbende is verloren gegaan, wordt deze toch niet als verloren beschouwd indien aan de volgende bepalingen is voldaan:

(Uitzondering op het verlies van nieuwheid van een ontwerp)
Artikel 4
2. Een ontwerp dat door de acties van de rechthebbende onder artikel 3, lid 1, punt 1 of 2 valt (uitgezonderd ontwerpen die door publicatie in een bulletin over uitvindingen, modellen, ontwerpen of merken onder dezelfde punten zijn gekomen), wordt beschouwd als niet de nieuwheid te hebben verloren indien binnen een jaar na de datum waarop het daaronder viel, een aanvraag voor ontwerpregistratie door dezelfde persoon is ingediend, en de bepalingen van dezelfde paragraaf en lid 2 van hetzelfde artikel zijn van toepassing, zoals in de voorgaande paragraaf.

3. Een persoon die de toepassing van de bepalingen van de voorgaande paragraaf wenst, moet tegelijkertijd met de aanvraag voor ontwerpregistratie een schriftelijk document indienen bij de Commissaris van het Japanse Patentbureau, waarin staat dat hij de toepassing wenst, en moet binnen dertig dagen na de aanvraagdatum een bewijsstuk indienen bij de Commissaris van het Japanse Patentbureau, waaruit blijkt dat het ontwerp dat onder artikel 3, lid 1, punt 1 of 2 valt, in aanmerking komt voor de toepassing van de bepalingen van de voorgaande paragraaf (hierna in dit artikel en artikel 60-7 ‘certificaat’ genoemd).

Japanse Ontwerpwet | e-Gov Wetten Zoeken[ja]

Deze bepalingen zijn bedoeld voor situaties waarin de ontwerper zijn ontwerp heeft onthuld door middel van een tentoonstelling, publicatie of aankondiging op een website, en vervolgens een aanvraag voor ontwerpregistratie indient.

Het doel is om de handelingen die kunnen worden beschouwd als deel uitmakend van dezelfde reikwijdte van activiteiten en expressie van de ontwerper, niet te beperken.

Achtergrond van de wijziging

In de voorgaande bepalingen werd de zware last van de aanvrager bij het indienen van een ‘certificaat van uitzonderingstoepassing’ zoals bepaald in artikel 4, lid 3 van de Japanse Wet op het Industrieel Ontwerp (Design Law) aangekaart.

Recentelijk wordt er voor PR en verkoop gebruikgemaakt van sociale media en e-commerce websites, wat heeft geleid tot een diversificatie en complicatie van de wijze waarop ontwerpen worden gepubliceerd. Ook zien we vaak dat ontwerpen eerst worden gepubliceerd via crowdfunding voordat ze worden geproduceerd, wat betekent dat ontwerpen vaak worden onthuld tijdens het ontwikkelingsproces.

In dergelijke omstandigheden kan het voor de aanvrager een zware last zijn om binnen 30 dagen een certificaat te maken dat alle publicatieactiviteiten omvat.

Daarom zijn in de wijziging van het vijfde jaar van Reiwa (2023) de vereisten van artikel 4, lid 3 versoepeld.

Inhoud van de wijziging

Artikel 4, lid 3 van de Japanse Wet op het Industrieel Ontwerp (意匠法) is in het 5e jaar van Reiwa (2023) als volgt gewijzigd:

Artikel 4
3. Een persoon die de toepassing van de bepalingen van het voorgaande lid wenst te ontvangen, moet tegelijkertijd met de aanvraag voor de registratie van het ontwerp een document indienen bij de Commissaris van het Japanse Octrooibureau (特許庁長官), waarin staat dat hij/zij de toepassing wenst, en moet binnen dertig dagen na de aanvraag voor de registratie van het ontwerp een document indienen dat bewijst dat het ontwerp dat onder de bepalingen van het voorgaande lid valt, in aanmerking komt voor de toepassing van de bepalingen van artikel 3, lid 1, sub 1 of 2 (hierna in dit artikel en artikel 60-7 aangeduid als “het certificaat”). Indien er echter meer dan één actie is ondernomen door de persoon die het recht heeft om de registratie van het ontwerp te ontvangen voor hetzelfde of een soortgelijk ontwerp dat heeft geleid tot de toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, sub 1 of 2, dan is het voldoende om het certificaat in te dienen voor slechts één van de acties, namelijk de actie die als eerste plaatsvond.

Industrieel Ontwerp Wet | e-Gov Wetgeving Zoeken[ja]

Vóór de wijziging was het noodzakelijk om een certificaat te maken dat alle gepubliceerde ontwerpen omvatte voor de toepassing van de uitzondering. Door deze wijziging is het nu mogelijk om de toepassing van de uitzonderingsbepalingen voor het verlies van nieuwheid te ontvangen door slechts het certificaat voor het eerste gepubliceerde ontwerp in te dienen.

De last voor de aanvrager is verminderd en tegelijkertijd wordt door het opnemen van het eerste gepubliceerde ontwerp in het certificaat ook rekening gehouden met de voorspelbaarheid voor derden.

De impact van de herziening op de praktijk en de te nemen maatregelen

Het is belangrijk om de inhoud van de herzieningen van de Japanse Merkenwet (商標法) en de Japanse Designwet (意匠法) in het jaar Reiwa 5 (2023) volledig te begrijpen. Vooral omdat sommige van de gerelateerde verordeningen en beoordelingscriteria nog niet zijn vastgesteld. Het is raadzaam om de toekomstige wetgeving nauwlettend in de gaten te houden.

Daarnaast kan gezegd worden dat de herzieningen het gebruik van merken en designs aanzienlijk vergemakkelijken. De herziening van de Japanse Merkenwet is in het bijzonder van belang omdat het de mogelijkheid vergroot dat merken die voorheen niet geregistreerd konden worden, nu wel registratie kunnen verkrijgen. Het wordt verwacht dat bedrijven in de toekomst hun merkstrategieën breder zullen ontwikkelen.

Wanneer de situatie zich voordoet dat de herziene bepalingen van toepassing zijn, zorg dan dat u de inhoud van de herzieningen goed begrijpt, zodat u deze effectief kunt benutten.

Samenvatting: Raadpleeg een specialist voor de aanpassing aan de wijzigingen in de Japanse Merkenwet en Designwet

De wijzigingen in de Japanse Merkenwet en Designwet in het 5e jaar van Reiwa (2023) zijn uitgevoerd met als hoofddoel de wetgeving aan te passen aan de recente digitalisering en internationalisering.

In de Merkenwet is de mogelijkheid om bepaalde merken te registreren die voorheen niet konden worden geregistreerd, vergroot, en de Designwet is gewijzigd om het gemakkelijker te maken ontwerpen aan te melden. Om de nieuwe bepalingen effectief te benutten en een bredere zakelijke ontwikkeling te bevorderen, is een juist begrip van de wijzigingen essentieel.

Omdat de registratie van merken en designs een grote impact kan hebben op de bedrijfsstrategie van uw onderneming, is een snelle en zekere aanpak vereist. Als u vragen heeft over de wijzigingen, raden wij u aan advies in te winnen bij een specialist.

Maatregelen van ons kantoor

Monolith Advocatenkantoor is een juridisch kantoor dat gespecialiseerd is in IT, en in het bijzonder in internet en recht. In de afgelopen jaren heeft de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en ontwerpen, veel aandacht gekregen. Ons kantoor biedt oplossingen op het gebied van intellectueel eigendom. Meer details vindt u in het onderstaande artikel.

Expertisegebieden van Monolith Advocatenkantoor: IT- en intellectueel eigendomsrecht voor diverse bedrijven[ja]