Juridische verantwoordelijkheid van internetwinkelcentrumbeheerders voor merkinbreuk door winkeliers

Zelfs als er problemen ontstaan tussen gebruikers en winkels van een internetwinkelcentrum (hierna “mall” genoemd), wordt aangenomen dat de exploitant van de mall in principe geen verantwoordelijkheid draagt jegens de gebruikers, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen.

Maar wat als een winkelier in de mall inbreuk maakt op rechten? We zullen een rechtszaak bespreken waarin werd betwist of de exploitant van de mall ook verantwoordelijk is voor inbreuk op merkrechten wanneer een winkelier inbreuk maakt op merkrechten.

Overzicht van de zaak

De eiser in deze zaak is een Italiaanse entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de merkrechten van ‘Chupa Chups’. De eiser beweerde dat de tentoonstelling of verkoop van producten met het label ‘Chupa Chups’ door zes verkopers op de Rakuten-markt een inbreuk vormde op de merkrechten en een oneerlijke concurrentiehandeling (Artikel 2, paragraaf 1, punten 1 en 2 van de Japanse Wet ter voorkoming van oneerlijke concurrentie) door het gebruik van het productlabel. Daarom eiste de eiser niet alleen een verbod en schadevergoeding van de betreffende verkopers, maar ook van Rakuten, de operator van de marktplaats.

In de eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat de verkopers van de producten die geregistreerd zijn op de Rakuten-marktpagina’s, en niet de marktoperator, de hoofdpartijen zijn in de verkoop (koop-verkoop) van de producten. Daarom werd de eis van de eiser afgewezen (Tokyo District Court, 31 augustus 2010 (2010 in de Gregoriaanse kalender)). ‘Chupa Chups’ was het hier niet mee eens en ging in beroep.

Geschilpunten in het beroep

Er was geen geschil tussen de partijen over het feit dat de verkoper, die het directe verkooplichaam van het betreffende product was, inbreuk maakte op het handelsmerkrecht. Het belangrijkste geschilpunt was of de Rakuten Markt, die niet de directe verkoopentiteit is, ook verantwoordelijk is voor inbreuk op het handelsmerkrecht, vanuit de volgende twee perspectieven:

1. Is inbreuk op het handelsmerkrecht beperkt tot gevallen waarin het betreffende handelsmerk wordt ‘gebruikt’?
2. Kan de sitebeheerder, die geen verkoper is, ook de ‘hoofdverantwoordelijke’ zijn voor inbreuk op het handelsmerkrecht?

Dit waren de twee punten.

De bewering van “Chupa Chups”

Met betrekking tot het eerste geschilpunt heeft de eiser gesteld:

Het is duidelijk dat het ongeoorloofd gebruik van hetzelfde merk door anderen een typisch voorbeeld is van merkinbreuk, maar ook andere soortgelijke handelingen die de onderscheidende kracht van het geregistreerde merk schaden en het onmogelijk maken om de aangewezen goederen en diensten te onderscheiden, moeten worden beschouwd als inbreuk op het merkrecht en moeten worden gestopt, en als de dader opzettelijk of nalatig is, moet hij aansprakelijk zijn voor schadevergoeding.

Intellectueel Eigendom Hooggerechtshof, 14 februari 2012 (Gregoriaanse kalender)

Ze stelden dat merkinbreuk niet alleen plaatsvindt wanneer het betreffende merk “gebruikt” wordt, maar ook wanneer handelingen worden uitgevoerd die “de onderscheidende kracht van het geregistreerde merk schaden en het onmogelijk maken om de aangewezen goederen en diensten te onderscheiden”.

Met betrekking tot het tweede geschilpunt heeft de eiser de verantwoordelijkheid van Rakuten als volgt nagestreefd. Rakuten Markt selecteert de te verstrekken informatie, levert zoekresultaten in een uniek formaat, biedt productinformatie aan als producten binnen de Rakuten Markt, en instrueert verkopers om gegevens in een geschikt formaat te maken, waardoor het de hoofdrol speelt in de tentoonstelling van producten.

Bovendien accepteert Rakuten Markt bestellingen van klanten, ontvangt deze, stuurt ze door naar de verkopers, stuurt een “bestelbevestigingsmail” naar de klant, stuurt de productleveringsinformatie door naar de verkoper, en voert acties uit zoals het direct verzenden van kaartinformatie naar het kaartbedrijf voor goedkeuring bij betaling met een creditcard. Zonder deze acties zou de overdracht van de betreffende producten vrijwel onmogelijk zijn, dus Rakuten Markt is ook de hoofdrolspeler in de overdracht van producten, zo betoogden ze.

Bovendien, Rakuten Markt incasseert een “systeemgebruiksvergoeding” op basis van een percentage van 2 tot 4% van de omzet van de verkoper, ontvangt effectief een deel van de verkoopprijs van de verkochte producten, en is niet in een neutrale positie tussen de verkoper en de potentiële koper, maar verkoopt samen met de verkoper, of via de verkoper, zo betoogden ze.

Rakuten’s bewering

Aan de andere kant beweerde Rakuten dat, met betrekking tot het eerste geschilpunt, zelfs als het niet onder “gebruik van het geregistreerde handelsmerk” valt, alle handelingen die “de onderscheidende kracht van het geregistreerde handelsmerk schaden” inbreuk maken op het handelsmerkrecht. Dit is een afwijking van de tekst van de bepalingen van de Japanse Handelsmerkwet (Trademark Law), en heeft geen basis in positief recht. Volgens artikel 36 van de Japanse Handelsmerkwet (Trademark Law) zijn degenen die het onderwerp zijn van een verzoek om een verbod, “degenen die inbreuk maken op het handelsmerkrecht… of degenen die waarschijnlijk inbreuk maken”.

Met betrekking tot het tweede geschilpunt herhaalde Rakuten zijn bewering in de eerste aanleg dat de rol van Rakuten op de markt is om verkopers een “plaats” te bieden waar ze producten kunnen aanbieden en transacties met klanten kunnen uitvoeren. Het zijn de individuele verkopers die de producten aanbieden, en Rakuten Markt ontvangt een commissie als vergoeding voor het gebruik van de plaats wanneer een transactie wordt voltooid.

Verder voert Rakuten Markt een bepaalde beoordeling uit op basis van de voorwaarden wanneer een verkoper een nieuwe winkel opent, maar dit is strikt genomen een beoordeling vanuit het oogpunt of de betreffende ondernemer geschikt is als partner om de “plaats” Rakuten Markt te bieden. Als de opening van de winkel wordt goedgekeurd, kan de verkoper vrijelijk producten plaatsen en aanbieden op zijn eigen winkelpagina zonder voorafgaande individuele goedkeuring, alleen door de procedures die elke verkoper uitvoert. Rakuten heeft in de eerste plaats geen autoriteit om producten op de markt te brengen of aangeboden producten te verwijderen, en het is onmogelijk om vooraf de aanbieding van specifieke producten op Rakuten Markt te verbieden, zowel in termen van het systeem als in de eerste aanleg.

Bovendien is de commissie van de gedaagde in de eerste aanleg op Rakuten Markt 2-4% van de omzet van de tot stand gekomen verkoopovereenkomst, wat dicht bij het percentage van de huur in de huurovereenkomst van een echt winkelcentrum ligt (ongeveer 5-10% van de omzet), en is zelfs nog lager. Het kan niet worden gezegd dat het een margepercentage is dat uitgaat van de verantwoordelijkheid als verkoper.

Oordeel in hoger beroep

De Hoge Raad voor Intellectueel Eigendom heeft over het eerste geschilpunt geoordeeld dat,

Hoewel de Japanse Merkenwet (Japanse Merkenwet) in artikel 37 de handelingen definieert die als inbreuk worden beschouwd, is het merkenrecht een recht dat “het exclusieve recht om een geregistreerd merk te gebruiken voor de aangewezen goederen of diensten” (artikel 25 van dezelfde wet) en de merkenrechthouder kan “een persoon die zijn merkenrecht inbreuk maakt of dreigt te maken, vragen om de inbreuk te stoppen of te voorkomen” (artikel 36, lid 1, van dezelfde wet). Daarom zou het mogelijk moeten zijn om de handelingen van de inbreukmaker te onderzoeken vanuit een sociaal en economisch perspectief, niet alleen wanneer de inbreukmaker het “gebruik” maakt zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 3, van de Merkenwet. Het is niet nodig om te concluderen dat een inbreuk op het merkenrecht alleen kan plaatsvinden als het voldoet aan de expliciete bepalingen met betrekking tot indirecte inbreuk (artikel 37 van dezelfde wet).

Op basis hiervan,

heeft de rechtbank geoordeeld dat inbreuk op het merkenrecht niet beperkt is tot “gebruik” en heeft de bewering van “Chupa Chups” erkend.

Wat betreft het tweede geschilpunt, de beheerder van de webpagina (de beheerder van de mall),

• Zelfs als de beheerder, wanneer hij specifiek erkent dat de producten die door de winkelier worden aangeboden, inbreuk maken op het merkenrecht van een derde partij, kan hij mogelijk worden beschouwd als een medeplichtige aan een overtreding van de wet.
• De beheerder heeft een zakelijk contract met de winkelier en ontvangt zakelijke voordelen in de vorm van winkelkosten en systeemgebruikskosten.
• Wanneer de beheerder zich bewust wordt van een inbreuk op het merkenrecht, kan hij door middel van een contract met de winkelier maatregelen nemen om de inhoud te verwijderen, de winkel te sluiten, enz.

Gezien deze omstandigheden,

Wanneer de beheerder zich bewust wordt van een inbreuk op het merkenrecht door de winkelier, of wanneer er voldoende reden is om aan te nemen dat hij zich hiervan bewust had kunnen zijn, is het redelijk om te concluderen dat de merkenrechthouder de beheerder van de webpagina kan vragen om een verbod en schadevergoeding, net als de winkelier, tenzij de inbreukmakende inhoud binnen een redelijke termijn na die periode van de webpagina wordt verwijderd.

De rechtbank heeft dit geoordeeld.

Echter, in dit geval heeft Rakuten Market binnen een redelijke termijn van 8 dagen na kennisname van de inbreuk op het merkenrecht alles verwijderd en gecorrigeerd, dus het kan niet worden gezegd dat het merkenrecht illegaal is geschonden, en het kan ook niet worden gezegd dat het een oneerlijke handelspraktijk is, dus het beroep is afgewezen.

De beheerder van een website moet, wanneer hij een melding van inbreuk op de merkenwet ontvangt van de merkenrechthouder, de inbreuk snel onderzoeken. Zolang hij dit doet, zal hij niet aansprakelijk zijn voor een verbod of schadevergoeding op grond van inbreuk op het merkenrecht. Echter, als hij dit nalaat, kan hij, net als de winkelier, aansprakelijk worden gesteld voor deze verplichtingen.

Samenvatting

Hoewel de uitspraak van het Japanse Hooggerechtshof voor Intellectueel Eigendom in de ‘Chupa Chups’-zaak strikt genomen rekening houdt met de situatie van het beheer en de controle van de winkeliers op de Rakuten-markt, heeft het aangegeven dat als het gaat om inbreuk op handelsmerkrechten, er een mogelijkheid is dat de verantwoordelijkheid van de marktexploitant zelf in het geding komt als deze, ten minste na kennis te hebben genomen van de onwettige daad, geen snelle actie onderneemt en deze negeert. Voorzichtigheid is geboden.

Beleid van ons kantoor

Monolis Law Firm is een advocatenkantoor met hoge expertise in IT, met name internet en recht. In recente jaren heeft intellectueel eigendom rond merkrechten steeds meer aandacht gekregen, en de noodzaak van juridische controles neemt steeds meer toe. Ons kantoor biedt oplossingen met betrekking tot intellectueel eigendom. Details worden beschreven in het onderstaande artikel.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]