Hoe oordelen rechtbanken over inbreuk op merkrechten in NFT's? Uitleg aan de hand van de gevallen van Hermès en Nike
NFT staat voor ‘Non-Fungible Token’, een onvervangbare token die wordt uitgegeven met behulp van blockchain-technologie, die moeilijk te vervalsen of te wijzigen is. Naarmate de NFT-markt groeit, neemt het aantal gevallen toe waarin kunst die het ontwerp van bekende merken imiteert, wordt aangeboden, wat kan leiden tot inbreuk op merkrechten.
Hier zullen we NFT en merkinbreuk in de NFT-markt bespreken, voornamelijk aan de hand van buitenlandse rechtszaken over merkinbreuk.
Wat is merkinbreuk in de NFT-markt?
Een merkrecht is een van de intellectuele eigendomsrechten en geeft het exclusieve recht om letters, figuren, vormen, geluiden, kleuren, enz. te gebruiken om de producten of diensten die men aanbiedt te onderscheiden van die van anderen. Door een merk aan te vragen bij het Octrooibureau en een merkregistratie te verkrijgen, kan men merkrechten verwerven.
Door merkrechten te hebben, kan men het gebruik van hetzelfde of een vergelijkbaar merk door anderen beperken en ervoor zorgen dat consumenten de producten of diensten van het bedrijf nauwkeurig kunnen identificeren. Bovendien kunnen bedrijven die merkrechten hebben, de waarde van hun merk verhogen.
Merkrechtinbreuk is het handelen zonder toestemming van de merkhouder, door hetzelfde of een vergelijkbaar merk te gebruiken, waardoor consumenten worden misleid en de belangen van de merkhouder worden geschaad. Degenen wiens merkrechten zijn geschonden, kunnen schadevergoeding en een verbod op gebruik eisen.
Ook op de NFT-markt zijn er steeds meer gevallen waarin merkrechten een probleem worden, zoals NFT-projecten die ontwerpen ontwikkelen die lijken op merkartikelen, of NFT’s die zonder toestemming het merk van een merk gebruiken.
Voorbeelden van inbreuk op merkrechten van NFT’s in het buitenland
Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van inbreuk op merkrechten van NFT’s in het buitenland.
Het Hermès ‘Metabirkin’ incident
In 2021 begon een kunstenaar die zichzelf Mason Rothschild noemt, met de verkoop van NFT-kunst ‘Metabirkin’, geïnspireerd op de beroemde ‘Birkin’ tas van Hermès.
Metabirkin is een tas die de Birkin nabootst, versierd met verschillende schilderijen en iconen. Ongeveer 100 Metabirkins werden verkocht, en inclusief de winst van secundaire distributie, wordt gezegd dat Rothschild ongeveer $125.000 winst heeft gemaakt.
In januari 2022 (Reiwa 4) klaagde Hermès Rothschild aan bij de federale rechtbank van Manhattan, bewerend dat Metabirkin consumentenverwarring veroorzaakte. Volgens de Amerikaanse (Japanse ~) merkenwet zijn de vereisten voor het vaststellen van merkinbreuk:
- De eiser bezit een geregistreerd merk
- Door het gebruik van het merk door de gedaagde, bestaat er een risico op verwarring bij de consument
Hermès bezit het geregistreerde merk Birkin, dus er was geen ruimte voor discussie over de eerste vereiste.
Echter, aangezien Hermès tot dan toe geen NFT-uitgifte of -verkoop had uitgevoerd, was het punt van discussie of er daadwerkelijk een risico op verwarring bij de consument bestond.
In reactie hierop beweerde Hermès dat het sinds 2019 een NFT-plan had onderzocht en gepland, en dat Metabirkin consumenten zou kunnen verwarren en het NFT-plan van Hermès zou kunnen belemmeren.
Bovendien was in deze rechtszaak ook de vraag of een NFT een kunstwerk of een product is, een punt van discussie.
Aan de andere kant beweerde Rothschild dat “Metabirkin een kunstwerk is, en volgens het Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten, heb ik het recht om een werk te maken en te verkopen dat de Birkin-tas afbeeldt”.
De jury van de federale rechtbank van Manhattan oordeelde dat Metabirkin niet als een kunstwerk kon worden beschouwd en dat de merkenwet van toepassing zou moeten zijn, en erkende de merkinbreuk van Metabirkin. Rothschild werd bevolen om in totaal $133.000 aan schadevergoeding te betalen.
In reactie op dit vonnis heeft Rothschild aangekondigd in beroep te gaan, en het oordeel van de rechtbank in de toekomst wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
Het Nike-geval
Op 3 februari 2022 (Reiwa 4) werd gemeld dat Nike StockX, een online handelsplatform voor doorverkoop sneakers, had aangeklaagd bij de federale rechtbank van het zuidelijke district van New York, op zoek naar schadevergoeding en dergelijke op grond van merkinbreuk.
Nike beweert dat “StockX NFT’s verkoopt die het Nike-merk zonder toestemming gebruiken in hun Vault NFT, die Nike-sneakers bevat”.
In het bovengenoemde Metabirkin-incident werden alleen NFT’s van afbeeldingen die het ontwerp van de tas imiteerden verhandeld, maar in dit Nike-geval is er een verschil in die zin dat het een NFT is die gekoppeld is aan een daadwerkelijk product, de sneaker.
Nike had het startupbedrijf RTFKT (Artefact) overgenomen en was van plan om samen met RTFKT virtuele producten uit te brengen, dus het wordt verwacht dat ze in de toekomst zullen uitbreiden naar het digitale domein.
Deze rechtszaak heeft nog geen uitspraak gekregen per februari 2023 (Reiwa 5), dus het is noodzakelijk om de toekomstige ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.
De huidige situatie in Japan met betrekking tot NFT’s en inbreuk op merkrechten
In Japan neemt het aantal gevallen toe waarin NFT-kunst, die de ontwerpen van echte kleding en dergelijke imiteert, wordt verhandeld op de NFT-markt. Echter, de situatie is nog steeds zodanig dat er niet kan worden gezegd dat er voldoende wetgeving en discussie over dit onderwerp is. Als merknamen en itemnamen die zijn geregistreerd als handelsmerken direct worden gebruikt, lijkt dit inbreuk te maken op de merkrechten. Echter, het aantal bedrijven dat hun handelsmerken registreert met het oog op imitatie in NFT’s is nog steeds beperkt.
Daarom moeten bedrijven als tegenmaatregel nieuwe aanvragen indienen voor producten gerelateerd aan NFT’s. Echter, er zijn nog onduidelijkheden over hoe ver de bescherming reikt, bijvoorbeeld in gevallen waarin alleen de merknaam wordt gebruikt in de productbeschrijving.
Om inbreuk op merkrechten te erkennen, moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:
- Het geregistreerde handelsmerk zelf of iets vergelijkbaars wordt gebruikt
- Gelijkenis van producten, enz.
In het geval van NFT’s is het probleem of de tweede voorwaarde, ‘gelijkenis van producten, enz.’, van toepassing is. In het geval van NFT-kunst die het ontwerp van echte kleding imiteert, kan niet worden gezegd dat er een gelijkenis is tussen de echte kleding en de NFT-kunst, en er is een mogelijkheid dat inbreuk op merkrechten niet wordt erkend.
In dat geval, in plaats van inbreuk op merkrechten, kan er op basis van de Japanse Wet ter Voorkoming van Oneerlijke Concurrentie (Wet op de Preventie van Oneerlijke Concurrentie) een mogelijkheid zijn om verkoop te stoppen of schadevergoeding te eisen voor:
- Handelingen die verwarring veroorzaken door het gebruik van bekende indicaties
- Handelingen die bekende indicaties misbruiken
Handelingen die verwarring veroorzaken door het gebruik van bekende indicaties verwijzen naar handelingen waarbij men dezelfde of vergelijkbare indicaties gebruikt als die welke algemeen worden erkend als indicaties van de producten of diensten van anderen, waardoor verwarring ontstaat met de producten of diensten van die anderen. Een voorbeeld hiervan is het runnen van een bedrijf in een winkel die lijkt op een bekende koffieketen.
Handelingen die bekende indicaties misbruiken verwijzen naar handelingen waarbij men bekende indicaties van de producten of diensten van anderen gebruikt als indicaties van zijn eigen producten of diensten. In dit geval wordt niet gevraagd of de consument in de war is. Een concreet voorbeeld hiervan is het gebruik van een bekende merknaam als naam voor een seksclub.
Samenvatting: Raadpleeg een advocaat over NFT-markt en merkenrechtproblemen
In de Verenigde Staten zijn er geleidelijk aan precedenten ontstaan met betrekking tot merkinbreuk in de NFT-markt, zoals de overwinning van Hermès in de Metaverse-zaak. In Japan zijn er echter nog geen precedenten en kan niet worden gezegd dat de juridische kwesties volledig zijn besproken.
Desalniettemin, gezien het feit dat NFT-kunst vaak leidt tot hoge transacties, kan merkinbreuk aanzienlijke schade veroorzaken.
Zelfs als het moeilijk is om merkinbreuk te claimen, kan het mogelijk zijn om een verkoopverbod of schadevergoeding te eisen op basis van andere wetten, zoals de Japanse Wet ter Voorkoming van Oneerlijke Concurrentie. Hoe dan ook, als u denkt dat uw merkrechten mogelijk worden geschonden op de NFT-markt, raden we u aan om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen.
Voor meer informatie over de wetgeving met betrekking tot NFT’s, verwijzen wij u naar het volgende artikel.
Gerelateerd artikel: Een advocaat legt uit welke wettelijke regels van toepassing zijn op NFT’s[ja]
Informatie over de maatregelen van ons kantoor
Monolith Law Office is een advocatenkantoor met uitgebreide ervaring in IT, met name internet en recht. NFT’s trekken veel aandacht en we verwachten dat de problemen met intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrecht en merkenrecht, in de toekomst zullen toenemen. Ons kantoor biedt oplossingen met betrekking tot cryptogeld en blockchain. De details worden beschreven in het onderstaande artikel.
Behandelgebieden van Monolith Law Office: Cryptogeld en Blockchain[ja]
Category: IT
