Kan användningen av en annan företags produktnamn som hashtag leda till varumärkesintrång? Förklaring av inrikes och utrikes fallstudier

“Kan användningen av en annan företags varumärke som hashtag leda till varumärkesintrång?”

På nätet används hashtags flitigt för att öka sökbarheten och därmed försäljningen. Men kan det uppstå juridiska problem om man till exempel använder en känd varumärkesnamn som hashtag när man säljer egentillverkade väskor?

Den 27 september 2021 (Reiwa 3) kom en dom från Osaka distriktsdomstol som bekräftade varumärkesintrång genom användning av hashtags. Detta var den första domen som bedömde användningen av en annan parts varumärke (produktnamn) som hashtag som ett varumärkesintrång, vilket väckte stor uppmärksamhet.

Här förklarar vi varumärkesintrång, som även kan leda till åtal i brottmål, och ger råd om hur man på ett korrekt sätt kan använda hashtags relaterade till varumärken som ett marknadsföringsverktyg.

Vad är varumärkesrätt?

Varumärkesrätt definieras i varumärkeslagen som följer:

Artikel 1 (Syfte)

Denna lag syftar till att skydda varumärken för att därigenom bevara den affärsmässiga trovärdigheten för de som använder varumärken och bidra till industrins utveckling samt skydda konsumenternas intressen.

Artikel 2 (Definitioner m.m.)

I denna lag avses med “varumärke” sådana saker som kan uppfattas av människans sinnen, inklusive bokstäver, figurer, symboler, tredimensionella former eller färger, eller en kombination av dessa, ljud och andra föremål som definieras genom förordning (nedan kallade “märken”), och som avser följande:

1. De som i sin verksamhet producerar, certifierar eller överlåter varor och använder dem i samband med dessa varor.

2. De som i sin verksamhet tillhandahåller tjänster eller certifierar tjänster och använder dem i samband med dessa tjänster (med undantag för det som nämns i föregående punkt).

För att uttrycka det enkelt är det en identifieringsmarkör (trademark) som används för att skilja företagets produkter eller tjänster från andra företags, och det inkluderar inte bara namn och logotyper utan även rörliga varumärken, hologramvarumärken, varumärken som enbart består av färger, ljudvarumärken och positionsmärken.

Varumärkesrätt är en form av immateriell rättighet som uppstår när ett varumärke registreras hos Patent- och registreringsverket. Den som registrerat varumärket får en exklusiv rätt att använda varumärket inom de områden (specificerade varor och tjänster) som registreringen omfattar (ensamrätt enligt varumärkeslagen artikel 25).

Dessutom är det möjligt att förhindra att ett identiskt eller liknande varumärke används på de specificerade varorna eller tjänsterna eller på liknande varor eller tjänster (förbudsrätt enligt varumärkeslagen artikel 37, punkt 1). Separat från detta finns det också ett system för registrering av skyddsmärken som sträcker sig till “icke-liknande” varor och tjänster (varumärkeslagen artikel 64).

Om man önskar använda någon annans registrerade varumärke, måste man få tillstånd från varumärkesinnehavaren för att använda varumärket.

Krav för varumärkesintrång  

Varumärkesintrång innebär att någon olovligen använder ett registrerat varumärke eller ett varumärke som liknar det, inom det område (klass) som varumärkesrätten omfattar.

För att det ska räknas som varumärkesintrång måste följande två krav vara uppfyllda:

• Användning av ett registrerat varumärke eller användning inom ett liknande omfång
• Varumärkesmässig användning

Nedan förklarar vi varje krav mer i detalj.

Användning av ett registrerat varumärke eller användning inom ett liknande omfång

Med “användning av ett registrerat varumärke eller användning inom ett liknande omfång” avses användning av ett varumärke som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, på de varor eller tjänster som är angivna eller liknar dessa.

Varumärkesrätten ger innehavaren en exklusiv rätt till varumärket inom det registrerade området. Därför blir “användning av varumärket av någon annan på de angivna varorna eller tjänsterna eller de som liknar dessa” ett krav för varumärkesintrång.

Varumärkesmässig användning

Med “varumärkesmässig användning” menas att en leverantör av varor eller tjänster använder varumärket för att skilja sina produkter från andras och på så sätt visa att de kommer från leverantören. Detta är ett viktigt medel för att konsumenterna ska kunna känna igen produktens ursprung och lita på dess kvalitet (ursprungsmarkeringens funktion).

Att använda någon annans varumärke på ett sätt som antyder att produkterna är tillverkade av den egna verksamheten utgör “varumärkesmässig användning” och är ett krav för att det ska räknas som varumärkesintrång.

Hantering av varumärkesintrång

Vid intrång i varumärkesrätten har varumärkesinnehavaren följande civilrättsliga anspråk mot intrångsgöraren:

• Ansökan om förbud och förstöring (Japanska varumärkeslagen artikel 36)

※ Det finns ingen preskriptionstid. Dock gäller detta endast under varumärkets giltighetstid, vilken är 10 år och kan förnyas.

• Krav på skadestånd (Japanska civilbalken artikel 709)

※ Preskriptionstiden för skadestånd är tre år från det att skadan och gärningsmannen blev kända, och tjugo år från den olagliga handlingen.

• Krav på återbetalning av orättmätig vinst (Japanska civilbalken artikel 703, 704)

※ Preskriptionstiden är fem år från det att rätten att utöva kravet blev känd, och tio år från det att rätten att utöva kravet uppstod (Japanska civilbalken artikel 166 stycke 1).

• Krav på åtgärder för återställande av anseende (Japanska varumärkeslagen artikel 39)

※ Preskriptionstiden är tre år från det att skadan och gärningsmannen blev kända.

Om någon medvetet (med vetskap om att det är någon annans registrerade varumärke och med avsikt att använda det på de angivna produkterna) intrångar i någon annans varumärkesrätt, kan det även leda till straffrättsliga påföljder.

I varumärkeslagen fastställs följande straffbestämmelser:

Artikel 78 (Brott mot varumärkesrätt)

Den som intrångar i varumärkesrätt eller exklusiv användarrätt (utom de handlingar som anses vara intrång enligt artikel 37 eller artikel 67) ska straffas med upp till tio års fängelse eller böter på högst 10 miljoner yen, eller både och.

Artikel 78-2

Den som utför handlingar som anses vara intrång i varumärkesrätt eller exklusiv användarrätt enligt artikel 37 eller artikel 67 ska straffas med upp till fem års fängelse eller böter på högst 5 miljoner yen, eller både och.

Artikel 79 (Brott genom bedrägeri)

Den som genom bedrägeri erhåller varumärkesregistrering, skyddsmärkesregistrering, förnyelse av varumärkesrätt eller skyddsmärkesregistrering, eller beslut eller avgörande om registreringsinvändning, ska straffas med upp till tre års fängelse eller böter på högst 3 miljoner yen.

Artikel 80 (Brott genom falsk representation)

Den som bryter mot bestämmelserna i artikel 74 ska straffas med upp till tre års fängelse eller böter på högst 3 miljoner yen.

※ I fallet med juridiska personer gäller dubbla straff, och förutom den som utför handlingen kan även juridiska personer straffas med böter på upp till 300 miljoner yen för brott enligt artikel 78, och upp till 100 miljoner yen för brott enligt artikel 79 och 80 (samma lag artikel 82 stycke 1 punkt 1 och 2).

Relaterad artikel: Lär dig om ‘varumärkesintrång’ genom exempel och om dess straff (fängelse och böter)[ja]

Förbud mot varumärkesintrång genom användning av hashtags  

Här förklarar vi de viktiga punkterna i en domstolsbeslut där varumärkesintrång erkändes för första gången i samband med användning av en annan parts produktnamn som hashtag. Det rör sig om domen från Osaka distriktsdomstol den 27 september (Reiwa 3) 2021, i målet om “begäran om förbud mot varumärkesintrång”.

Svaranden är en individuell säljare som under mer än ett år sålt handgjorda produkter som hobby på försäljningssidan Mercari, och marknadsfört dem som “Charmant Sac-stil” väskor.

Säljaren använde hashtaggen i form av “(#) + (nyckelord)” för att lägga till en sökfunktion. På platsen för “nyckelord” använde säljaren varumärket för det japanska modevarumärket “Charmant Sac” och liknande uttryck som “Charmant Sac-stil”, och gjorde flera taggningar.

Käranden, som är innehavaren av varumärkesrättigheterna för “Charmant Sac”, hävdade att användningen av varumärket, som är identiskt eller liknande med det registrerade varumärket “Charmant Sac”, och de drawstring-väskor som säljs på svarandens webbplats, är identiska med de varor som varumärkesrättigheterna gäller för (väskor och påsar), och därmed utgör ett varumärkesintrång.

En annan tvistefråga var om svarandens mer än ett år långa försäljning av liknande produkter som en hobby kunde anses vara “i näringsverksamhet”.

Domstolen konstaterade att användningen av hashtags utfördes i syfte att locka användare till svarandens webbplats och främja försäljningen av de produkter som presenterades där. Domstolen bedömde att “användarna kan uppfatta de utannonserade produkterna som varumärkesprodukter” och fann därmed att “visningen av svarandens märke #Charmant Sac på svarandens webbplats fungerar som en indikation på ursprung och som en identifiering av varor från olika producenter för konsumenterna”, vilket motsvarar “varumärkesmässig användning”. Domstolen avslog svarandens argument och beslutade att det förelåg varumärkesintrång och beviljade ett förbud mot användningen.

Denna dom är det första fallet i Japan där det har bedömts att marknadsföring genom att tagga en annan parts registrerade varumärke (produktnamn) utgör ett varumärkesintrång.

Övriga exempel på hashtag-användning och varumärkesintrång  

Nyligen internationella exempel inkluderar det taiwanesiska klädmärkesfallet “QQBOW” (september 2020) och det tyska däcktillverkaren Carbovations taiwanesiska generalagentfall “Lightweight” (oktober 2021). I båda fallen avvisade Taiwans domstolar påståendet att “#annatföretagsvarumärke” utgjorde varumärkesanvändning och förnekade därmed varumärkesintrång.

I “QQBOW-fallet” påpekades det att medan käranden huvudsakligen sålde sina produkter på Facebook, använde svaranden en e-handelsplattform med hashtags. Detta innebär att hashtags används för att navigera inom samma plattform till sidor för varumärkesprodukter och anses därför inte vara “identifierare av ursprung”.

Hashtags syftar främst till att länka samman liknande ämnen på onlineplattformar och eftersom de inte har egenskaperna hos ett varumärke, bedömde Taiwans immaterialrättsdomstol att användningen av registrerade varumärken som hashtags inte utgjorde “varumärkesanvändning” efter att ha granskat onlineinlägg och produktinnehåll relaterade till hashtags.

I fall av varumärkesintrång i Taiwan är det mest kritiska “förväxlingsrisken”, det vill säga om konsumenterna misstar svarandens märke för att ha samma ursprung som kärandens. I detta fall var följande faktorer avgörande i bedömningen:

• Kärandens varumärke var inte välkänt
• Ordet “款” (vilket betyder “stil” på svenska) användes, vilket gjorde att konsumenterna kunde uppfatta att produkterna inte var identiska med kärandens varumärke, men hade en liknande stil

Därför kan det finnas utrymme för en annan bedömning om kärandens varumärke är välkänt eller om svarandens representation innehåller en tydlig avsägelse.

Å andra sidan var huvudfrågan i “Lightweight-fallet” den legitima parallellimporten och den internationella utmattningen av varumärkesrättigheter.

I “Lightweight-fallet” hade käranden endast varumärkesrättigheter för en logotyp och ägde inte varumärkesrättigheter för “företagsnamnet = Carbovation” eller “varumärket = Lightweight”.

• Svaranden sålde cyklar från det italienska “3T-märket” och parallellimporterade och sålde även kärandens varumärkesdäck som användes på dessa cyklar
• I Facebook-inläggen var huvudfokus på att introducera cyklarna som svaranden sålde, och hashtags som “#carbovation” och “#lightweight” ansågs vara beskrivningar som visade att de delar som användes på cyklarna var kärandens varumärkesdäck och därför inte utgjorde varumärkesanvändning

Med dessa bedömningar skulle det även om käranden hade ägt varumärkesrättigheter för “Carbovation” eller “Lightweight” i Taiwan, troligen inte ha ansetts vara varumärkesanvändning.

Det har också berörts i både första instansens dom i “QQBOW-fallet” och i “Lightweight-fallet” om användningen av hashtags relaterade till andras varumärken utgör ett brott mot Fair Trade Act (liknande den japanska konkurrenslagen och antitrustlagen), och i båda fallen ansågs det vara rättvis användning.

Referens: FICPI (International Federation of Intellectual Property Attorneys) | Senaste rättsfall i Taiwan om användning av hashtags och varumärkesanvändning (på engelska)

Om en hashtag som följer efter ett registrerat varumärke anses vara enbart en sökfunktion eller en varumärkesanvändning varierar från fall till fall.

Varumärkesrättigheter relaterade till hashtags varierar därför från land till land, och det rekommenderas att samarbeta med experter för att förbereda sig för de länder där ditt företag planerar att etablera sig.

Sammanfattning: Konsultera en advokat angående varumärkesintrång

Här har vi detaljerat förklarat om användningen av varumärken i hashtags kan utgöra ett varumärkesintrång. Även om bedömningen varierar beroende på fallet och landet, finns det fall där varumärkesintrång genom hashtags har erkänts.

Vi rekommenderar att du konsulterar en advokat som är kunnig inom riskhantering av immateriella rättigheter när det gäller varumärkesintrång. Dessutom kan det vara så att den information som ditt företag sprider oavsiktligt intrångar på en annan parts varumärkesrättigheter. Det är tryggt att få en juridisk granskning av reklam och liknande av en specialist.

Information om åtgärder från vår byrå

Monoliths juristbyrå har en omfattande erfarenhet inom IT, och särskilt inom internet och juridik. På senare år har varumärkesintrång i e-handeln blivit ett allt större problem, och behovet av juridisk granskning har ökat markant. Vår byrå analyserar juridiska risker i befintliga och planerade affärsverksamheter med hänsyn till olika lagstiftningar, och strävar efter att legalisera verksamheten utan att behöva stoppa den. Mer information finns i artikeln nedan.

Monoliths juristbyrås expertisområden: IT- och immaterialrätt för olika företag[ja]