Klíčové body, které byste měli znát před uzavřením smlouvy o společném výzkumu a vývoji

Jedním ze způsobů, jak doplnit technologie, know-how nebo lidské zdroje, které vaší firmě chybí, a rychle a nízkonákladově vyvíjet produkty nebo technologie, je společný výzkum a vývoj.

Společný výzkum a vývoj může přinést mnoho výhod z jiných společností, ale zároveň je možné, že informace a technologie vaší společnosti mohou uniknout k konkurenčním firmám.

Navíc, pokud jde o zacházení s výsledky společného vývoje, není překvapivé, že každá strana by chtěla upřednostnit svůj vlastní zisk a pokud možno ho monopolizovat. Ve skutečnosti je však nutné najít nějaký kompromis.

“Smlouva o společném výzkumu a vývoji” je uzavřena předem, aby se projednaly problémy spojené se společným výzkumem a vývojem, stanovily pravidla a zabránilo se zbytečným problémům.

V tomto článku se tedy podrobněji podíváme na výhody a nevýhody smlouvy o společném výzkumu a vývoji a na body, na které je třeba dávat pozor, aby se předešlo předpokládaným problémům.

Co je to společný výzkum a vývoj

Společný výzkum a vývoj je typem podnikového spojení, kde se několik firem s podobnými zájmy spojí a společně provádějí efektivní vývojové aktivity produktů a technologií.

V oblastech s rychlým technologickým pokrokem nebo kde se produkty rychle obnovují, může příliš dlouhý vývojový čas vést k prohře v konkurenci s ostatními firmami.

I když do výzkumu a vývoje investujete značné množství peněz a dokončíte nový produkt, pokud konkurenční firma dokončí podobný produkt a uvede ho na trh dříve, hodnota vašeho vyvinutého produktu se výrazně sníží.

Existují různé metody pro rychlý vývoj produktů a technologií, jako jsou rozhodnutí na úrovni managementu o fúzích a akvizicích (M&A) nebo obchodních spojeních. Společný výzkum a vývoj však má na management minimální dopad a v závislosti na obsahu může být schválen i vedoucím oddělení, což je důvod, proč ho mnoho firem využívá.

Výhody společného výzkumného a vývojového kontraktu

Role a náklady jsou jasně definovány

Při provádění vývojových prací společně s třetí stranou existuje mnoho vzorců pro rozdělení rolí a nákladů na vývoj. Existují vzorce, kde náklady jsou hrazeny pouze jednou stranou a vývojové práce provádí druhá strana, nebo vzorce, kde se podle fáze vývoje mění odpovědná společnost a náklady na vývoj hradí každá odpovědná společnost. Neexistuje žádný pevný vzorec.

Jednou z klíčových rolí společného výzkumného a vývojového kontraktu je tedy jasně definovat role a odpovědnosti jednotlivých společností a náklady na ně.

Je také možné stanovit právo na náhradu škody v případě, že druhá strana zanedbá své povinnosti, takže je důležité, aby byl obsah týkající se rozdělení rolí a nákladů co nejvíce realizovatelný.

Snížení vývojových nákladů a rozložení rizika

Jednou z výhod společného výzkumu a vývoje je, že náklady na vývoj mohou být rozděleny mezi účastnické společnosti a mohou být také sníženy náklady na pracovní sílu potřebné pro vývoj.

Kromě toho, je možné provést velké vývojové projekty, které by nebyly možné samostatně, a pokud nejsou dosaženy žádné výsledky, mohou být náklady rozloženy mezi účastnické společnosti.

Možnost vzájemné doplňkovosti technologií, lidských zdrojů a výzkumných zařízení

Kromě financí je pro výzkum a vývoj také potřeba technologií, lidských zdrojů a zařízení pro prototypování a hodnocení, které mohou chybět ve vaší společnosti.

Nevýhody smlouvy o společném výzkumu a vývoji

Riziko úniku technologií a know-how

Vývojáři pracující na stejném cíli jsou nuceni sdílet informace, které druhá strana potřebuje, a protože obě strany mají povinnost udržovat tajemství, mohou být nuceni sdílet i důležité technologie a know-how.

Největší nevýhodou společného výzkumu a vývoje je tedy možnost, že vaše technologie a know-how se dostanou k konkurenční firmě a budou jí využity.

Na druhou stranu, možnost učit se od technologií a know-how konkurenční firmy může být považována za výhodu.

Bez ohledu na to je nutné pečlivě zvážit rozsah informací, které budou sdíleny.

Monopolizace výsledků je obtížná

Pokud vyvíjíte nový produkt nebo technologii samostatně, můžete monopolizovat výsledky a získat tak výhodu před konkurenčními firmami.

Avšak v případě společného výzkumu a vývoje může být monopolizace obtížná, protože konkurenční firma může také získat práva na duševní vlastnictví vycházející z výsledků. Tato firma pak může tato práva využít k provozování podnikání, které konkuruje s vaším.

Společný výzkum a vývoj s jinými firmami může být omezen

Během společného výzkumu a vývoje může být v smlouvě klauzule, která zakazuje provádět společný výzkum a vývoj se stejným nebo podobným cílem s třetí stranou (zákaz konkurenčního vývoje).

Avšak pokud vaše firma vlastní základní technologii, může být možné vyvíjet různé aplikované produkty a technologie. Omezení společného výzkumu a vývoje s jinými firmami by tedy mohlo mít velký dopad na vaše podnikání.

Klíčové body pro úspěch ve smlouvě o společném výzkumu a vývoji

Nastavení cíle společného výzkumného a vývojového kontraktu s opatrností

Existuje tendence nepřikládat velký význam nastavení cíle společného výzkumného a vývojového kontraktu, ale ve skutečnosti ovlivňuje mnoho klauzulí, může poskytnout druhé straně nepotřebně široká práva nebo může omezit vaši firmu více, než je nutné, což je velmi důležité.

Vztah k doložce o zákazu konkurenčního vývoje

V předchozí doložce o zákazu konkurenčního vývoje se rozsah zákazu výrazně mění v závislosti na “cíli”, který je stejný nebo podobný.

Například, pokud je cílem společného výzkumu a vývoje “vývoj systému pro komunikační terminály” a “vývoj systému pro rozpoznávání hlasu v komunikačních terminálech”. V prvním případě se nemůže provádět společný vývoj se třetími stranami pro všechny systémy související s komunikačními terminály, zatímco v druhém případě je možné provádět společný vývoj volně, pokud se nejedná o systém pro rozpoznávání hlasu.

Nastavení cíle by nemělo být příliš konkrétní, jinak se ztratí flexibilita a i malá úprava trajektorie vyžaduje změnu smlouvy. Naopak, pokud je příliš abstraktní, rozsah zákazu se stane nepřiměřeně široký, takže je třeba to pečlivě zvážit.

Vztah k duševnímu vlastnictví

Pokud je nastavení cíle příliš široké, může se stát, že pokud je datum podání patentové přihlášky na vynález získaný v důsledku společného výzkumu během platnosti smlouvy o společném výzkumu a vývoji, druhá strana může tvrdit, že má práva na výsledky společného výzkumu a vývoje.

Naopak, pokud je to příliš konkrétní, existuje riziko, že i když vynález, který druhá strana provedla, je výsledkem společného výzkumu a vývoje, může být podán samostatný patent, protože je mimo cíl.

Vztah k povinnosti udržovat tajemství

Obecně platí, že v klauzulích stanovujících povinnost udržovat tajemství se může používat tajná informace druhé strany pouze v rámci cíle, nebo se zakazuje použití mimo tento cíl.

Avšak pokud je nastavení cíle příliš široké, použití tajných informací vaší firmy v jiném projektu než je skutečný vývoj nebude považováno za porušení smlouvy, naopak, pokud je to příliš konkrétní, i malý vývoj aplikace může být považován za porušení smlouvy.

Nejdůležitější je zacházení s výsledky

Nejvíce času při jednání o smlouvě o společném výzkumu a vývoji se obvykle věnuje otázce “zacházení s výsledky”.

Práva k duševnímu vlastnictví založená na výsledcích, jako je přiřazení, právo na provádění, právo na udělení licence atd., mají přímý dopad na vaše podnikání, a proto jsou body, které obě strany nemohou ustoupit, četné. Nicméně, dohodnutí se na těchto bodech co nejvíce před zahájením společného výzkumu a vývoje je klíčem k předcházení zbytečných problémů.

Přiřazení práv k duševnímu vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví založená na vynálezech vytvořených v rámci společného výzkumu a vývoje obvykle drží společnost, ke které vynálezce patří.

Avšak, toto je podmíněno tím, že existují smlouvy s zaměstnanci a ustanovení o pracovních vynálezech, které stanovují, že “práva k duševnímu vlastnictví založená na vynálezech vytvořených v rámci práce budou převedena na společnost”.

V tomto případě práva k duševnímu vlastnictví vzniklá v rámci společného výzkumu a vývoje připadají společnosti, ke které vynálezce patří, ale je také možné stanovit jiné ujednání v smlouvě, jako například:

• Všechna práva k duševnímu vlastnictví budou přiřazena jedné straně
• Všechna práva k duševnímu vlastnictví budou sdílena
• Práva k duševnímu vlastnictví budou přiřazena jedné straně v závislosti na typu nebo oblasti vynálezu
• Přiřazení práv k duševnímu vlastnictví bude rozhodnuto po konzultaci

Rozhodnutí o přiřazení práv k duševnímu vlastnictví by mělo být založeno na podnikové strategii, například tím, že práva k duševnímu vlastnictví týkající se klíčových technologií budou přiřazena jedné straně, zatímco práva k duševnímu vlastnictví týkající se aplikovaných technologií budou rozhodována na případ od případu.

Pokud chcete vědět více o výhodách patentů a získání patentových práv, podívejte se na následující článek, kde je to podrobně popsáno.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Provádění práv k duševnímu vlastnictví, exkluzivní práva atd.

Pokud jsou práva k duševnímu vlastnictví týkající se základní technologie přiřazena druhé straně a práva k duševnímu vlastnictví týkající se aplikovaných produktů jsou přiřazena vaší společnosti, budete potřebovat licenci k provádění práv k duševnímu vlastnictví týkající se základní technologie od druhé strany, aby jste mohli vyrábět a prodávat aplikované produkty.

Společný výzkum a vývoj se provádí za účelem získání zisku z výsledků, takže bez ohledu na přiřazení výsledků, pokud je to potřebné pro vaše podnikání, musíte umožnit provádění práv k duševnímu vlastnictví, která jsou přiřazena druhé straně.

V případě patentů můžete také zvážit stanovení exkluzivního práva na běžné provádění po určitou dobu, aby se zabránilo licencování základní technologie konkurenčním společnostem.

Čas a obsah zveřejnění výsledků

Pro výzkumníky a vývojáře je velmi důležité zveřejnit výsledky společného výzkumu a vývoje na konferencích nebo v odborných článcích.

V smlouvě o společném výzkumu a vývoji je stanovena povinnost zachovávat tajemství, takže pokud chcete zveřejnit výsledky, musíte to stanovit v smlouvě.

Navíc, zveřejnění před podáním patentové přihlášky vede ke ztrátě novosti patentu. Proto, i po podání patentové přihlášky, existuje výhoda, že konkurenční společnosti nebudou vědět o obsahu vašeho vývoje až do zveřejnění patentové přihlášky, takže je důležité se předem dohodnout s druhou stranou na čase a obsahu zveřejnění.

Pozor na důvody pro zrušení / COC klauzule

Klauzule o změně kontroly (COC) je ustanovení, které považuje ‘změnu kontroly nad společností’ doprovázející například M&A za důvod pro zrušení smlouvy.

Není neobvyklé, že se startupy a podobné firmy stávají cílem M&A, a proto může být případ, kdy společnost, která spolupracuje na výzkumu a vývoji, přidá do smlouvy COC klauzuli jako důvod pro její zrušení.

Pokud konkurenční společnost odkoupí startup nebo podobnou firmu, existuje riziko, že pokračováním ve společném výzkumu a vývoji může dojít k úniku důležitých informací do konkurenční společnosti.

Avšak pro startupy a podobné firmy, i když slibný společný výzkum a vývoj zvyšuje hodnotu společnosti, pokud je v smlouvě zahrnuta COC klauzule, může být hodnocena jako riziko a může dojít k poškození hodnoty společnosti. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost zacházení s COC klauzulí.

Shrnutí

Dnes jsme se zabývali výhodami a nevýhodami smlouvy o společném výzkumu a vývoji, důležitými body pro předcházení problémům a dalšími aspekty. Při provádění společného výzkumu a vývoje s cizí firmou je důležité rozhodnout se pro vhodné právo a soud, který bude mít jurisdikci.

Pokud omezíte výzkum a vývoj na témata mimo téma společného výzkumu a vývoje, nebo pokud omezíte výzkum a vývoj využívající výsledky, může to být v rozporu s japonským zákonem o zákazu monopolů jako nekalé obchodní praktiky.

Vzhledem k tomu, že v závislosti na případu mohou existovat různá rizika, doporučujeme konzultovat smlouvu o společném výzkumu a vývoji s právníkem s bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi, místo abyste se rozhodovali sami.

Představení opatření naší kanceláře

Právnická kancelář Monolis je odborníkem na IT, zejména na internet a právo. Při společném výzkumu a vývoji mezi společnostmi je nutné vytvořit smlouvu. Naše kancelář vytváří a kontroluje smlouvy pro různé případy, od společností uvedených na Tokyo Stock Exchange Prime (Tókijské burze cenných papírů Prime) až po startupy. Pokud máte potíže se smlouvou, prosím, podívejte se na následující článek.

https://monolith.law/contractcreation[ja]