Puntos clave a verificar en los contratos de licencia de marca en la licencia de marca

Uno de los casos en los que se necesita una licencia de marca es cuando el nombre que has pensado para una nueva marca ya está registrado por otra empresa.

En este caso, la licencia de marca puede considerarse simplemente como un “préstamo de nombre”, pero la historia cambia cuando se trata del nombre de una marca.

La marca de una marca no es simplemente una serie de letras o figuras, sino una “prueba de que es un producto legítimo de la marca”, por lo que los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos con esa marca que por los productos similares.

Por lo tanto, cuando se licencia la marca de una marca, la marca debe exigir al licenciatario que produzca productos dignos de la marca y que muestre la marca de manera adecuada.

En esta ocasión, explicaremos los puntos importantes que la marca, como licenciante, debe conocer en el “contrato de licencia de marca” en la licencia de marca, que es diferente de la licencia de marca general.

¿Qué es una marca?

La Asociación de Marketing de los Estados Unidos, un país líder en el negocio de las marcas, define “marca” de la siguiente manera:

Una marca es un “nombre”, “término”, “símbolo”, “diseño” u otra característica que identifica los productos o servicios de un vendedor como distintos de los de otros vendedores.

En otras palabras, una marca es una entidad que puede agregar características (valor agregado) que diferencian su producto o servicio de otros productos o servicios similares. Los factores de diferenciación pueden incluir aspectos tangibles como la funcionalidad y la forma, así como aspectos intangibles como la historia, la imagen y la confiabilidad. Se puede considerar que una marca tiene las siguientes tres funciones:

• Función de identificación de productos: Distinguir el producto con la marca de otros productos.
• Función de garantía de calidad: Garantizar la calidad del producto con la marca.
• Función de atracción de clientes: Dirigir a los clientes de la marca hacia el producto con la marca.

Estas marcas de valor económico pueden obtener derechos de marca (derechos exclusivos de monopolio) al registrarse en la Oficina de Patentes, lo que permite la concesión de licencias de uso a terceros.

Licencia de marca en la licencia de marca

En industrias como la de la moda, las licencias de marca no son algo inusual. Existen diversas formas, como las sub-marcas de la marca original o aquellas destinadas a la producción y venta local en otros países.

Para el lado de la marca, no solo se obtienen ingresos por regalías, sino que también hay beneficios como la expansión del negocio y la exploración de nuevos mercados. Para el licenciatario, se puede esperar un negocio altamente rentable utilizando la notoriedad, la confianza y la imagen de la marca.

Se suele pensar que las licencias de marca generalmente se centran en el uso de “nombres de marca” o “logotipos”, pero en realidad, en algunos contratos, se estipulan estrictamente detalles sobre el diseño, fabricación y venta de productos.

Desde el punto de vista de la marca, es natural querer proteger la imagen y la confianza de la marca que se ha cultivado con tiempo y dinero para evitar cualquier daño.

De esta manera, el papel de un contrato de licencia de marca que tiene como objetivo el uso simple de la marca, y un contrato de licencia de marca en una licencia de marca, son diferentes.

Puntos clave a verificar en el contrato de licencia de marca

En este artículo, nos centraremos en los puntos clave específicos a verificar en un contrato de licencia de marca.

Alcance de la licencia de uso

Artículo ●●
1. El licenciante otorga al licenciatario el derecho de uso normal de la marca registrada dentro de los límites establecidos en los siguientes puntos:
① Territorio de la licencia: ●●●●
② Productos de la licencia: ●●●●
③ Periodo de la licencia: desde el día ●● del mes ●● del año ●● hasta el día ●● del mes ●● del año ●●
2. El licenciatario no tiene ningún derecho fuera del alcance establecido en el párrafo anterior en relación con el uso de la marca registrada.
3. El licenciante y el licenciatario cooperarán mutuamente para solicitar el registro del derecho de uso normal establecido en el párrafo 1 dentro de los ●● días posteriores a la firma de este contrato. Además, el licenciatario asumirá los costos asociados con dicho registro.
※ Licenciante: Parte A, Licenciatario: Parte B

Lo más importante al otorgar una licencia de la marca de su propia empresa es el “tipo de derecho de uso” y el “alcance de la licencia de uso”.

Por ejemplo, si se otorga el “derecho de uso exclusivo” en el “campo deportivo”, no se puede otorgar una licencia a terceros que soliciten una licencia de marca para productos de tenis o golf.

Además, incluso si los productos autorizados son “artículos de golf”, es posible subdividirlos en “bolas de golf”, “palos de golf”, “ropa de golf”, etc.

Por lo tanto, para la marca, ya que no se puede prever cómo se desarrollará el negocio de la marca en el futuro, si se decide el alcance de la licencia de uso sin pensar, existe el riesgo de perder oportunidades de negocio.

Además, hay dos tipos de derechos de uso, “derecho de uso normal” y “derecho de uso exclusivo”, y en el caso del “derecho de uso exclusivo”, una vez que se registra, incluso la marca que tiene los derechos de marca no puede usarla dentro del alcance de la licencia de uso. Por lo tanto, a menos que haya un gran beneficio, es mejor no elegirlo. Además, es posible otorgar una licencia para el “derecho de uso normal exclusivo” que las partes han acordado ser exclusivo en el contrato.

Por lo tanto, es importante juzgar el alcance de la licencia, etc., en función de las habilidades y el plan de negocio del licenciatario.

Aunque el derecho de uso normal no requiere registro, a diferencia del derecho de implementación exclusiva que requiere registro, al registrarlo, puede oponerse a terceros que adquieran los derechos de marca posteriormente.

Uso de la marca registrada

Artículo ●●
1. Al usar la marca registrada, el licenciatario reconoce que la marca registrada representa la reputación y la calidad de los productos del licenciante y se esforzará por no dañar el valor de la marca del licenciante.
2. El licenciatario utilizará la marca registrada de acuerdo con la forma de presentación y el método de uso especificados en el Anexo 1 y las instrucciones que el licenciante pueda dar de vez en cuando.
3. Al usar la marca registrada, el licenciatario debe indicar claramente que él es el fabricante del producto autorizado.
4. El licenciatario no debe reautorizar la marca registrada a terceros, ni transferirla, proporcionarla como garantía ni realizar ningún otro acto de disposición sin el permiso previo por escrito del licenciante.
5. Si el licenciatario decide dejar de usar o terminar el uso de la marca registrada, debe notificarlo por escrito al licenciante de inmediato.

En el “Anexo 1” del párrafo 2, además de la forma de presentación de la marca registrada, como la posición, tamaño, color, combinación con el nombre de la marca y el logotipo, también se puede considerar agregar la obligación de indicar en materiales promocionales y etiquetas de productos que “La marca registrada es una marca registrada de (licenciante) y (licenciatario) ha obtenido una licencia para usarla en este producto”.

Aparte de las disposiciones del texto de muestra anterior, también es posible agregar las siguientes prohibiciones con el objetivo de prevenir el daño al valor de la marca.

El licenciatario no debe realizar ninguna de las siguientes acciones, independientemente de si están dentro o fuera del territorio de la licencia:
① Usar o registrar una marca u otro signo que sea similar a la marca registrada o que pueda confundirse con ella.
② Hacer que la marca registrada pierda su poder de identificación o dañar su reputación.
③ Usar la marca registrada de una manera que pueda dar lugar a un malentendido sobre la calidad del producto autorizado

Sin embargo, tenga cuidado, ya que si se impone al licenciatario la obligación de no fabricar ni vender productos competidores, puede haber problemas con la Ley de Restricción de la Competencia.

Aprobación de la calidad del producto autorizado

Artículo ●●
1. Los productos autorizados en los que el licenciatario puede mostrar la marca registrada deben cumplir con los estándares de calidad especificados en el Anexo 2.
2. El licenciatario solo puede usar la marca registrada en los productos autorizados que el licenciante ha certificado que cumplen con los estándares de calidad especificados.
3. Para obtener la certificación del licenciante mencionada en el párrafo anterior, el licenciatario debe proporcionar al licenciante una muestra del producto autorizado con la marca registrada, y el licenciante notificará al licenciatario por escrito si aprueba o no la certificación dentro de los ●● días posteriores a la recepción de la muestra.

Si la calidad de los productos con la marca registrada no cumple con un cierto nivel, existe el riesgo de que se dañe la reputación de la marca, por lo que la verificación de la calidad de los productos autorizados es un proceso importante.

Además de la calidad, el “diseño”, “rango de precios”, “objetivo” y “publicidad y promoción” también pueden tener un impacto negativo en la marca original, por lo que también se puede considerar agregarlos a las “condiciones de aprobación”.

Cláusulas esenciales para evitar los riesgos del licenciante

Deslinde de garantías

Artículo ●●
El licenciante no garantiza la validez de los derechos de la marca comercial relacionada con la marca licenciada, ni que el uso de la marca licenciada no infrinja los derechos de terceros.

Esta cláusula, al igual que en los contratos de licencia de patentes, es necesaria debido a que es prácticamente imposible verificar todas las marcas registradas similares, y no se puede determinar la infracción de derechos sin un juicio. Por lo tanto, sería un gran riesgo para el licenciante proporcionar tal garantía.

Si desea obtener más información sobre la infracción de los derechos de marca, consulte el siguiente artículo junto con este.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Exención de responsabilidad

Artículo ●●
El licenciante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños sufridos por el licenciatario debido a defectos en los productos licenciados y al uso de la marca licenciada.

Incluso si el licenciante ha certificado la calidad, los defectos en los productos licenciados son responsabilidad del licenciatario. Además, al mostrar el nombre de la marca y el logotipo, existe la posibilidad de que el licenciante sea cuestionado por la “responsabilidad del fabricante” de los productos licenciados. Por lo tanto, esta cláusula se considera esencial.

Resumen

En esta ocasión, hemos explicado los puntos importantes que la parte de la marca debe conocer en un contrato de licencia de marca, que es diferente de un contrato de licencia de marca comercial general.

En el contrato real, además de lo anterior, se necesitarán cláusulas como “tarifa de uso de la marca comercial”, “terminación”, “obligación de confidencialidad”, “medidas después de la terminación del contrato”, “indemnización por daños y perjuicios”, “ley aplicable”, “tribunal de jurisdicción”, etc.

Recomendamos que consulte con un abogado con conocimientos y experiencia especializados en lugar de tomar una decisión por su cuenta sobre la licencia de la marca comercial de la marca, ya que también se requiere conocimiento del negocio de la marca.

Si desea conocer el contrato de licencia en su totalidad, no solo los derechos de marca registrada sino también los derechos de autor y los derechos de patente, por favor vea el siguiente artículo en detalle junto con este artículo.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Presentación de las medidas propuestas por nuestro despacho

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