Utiliser le nom d'un produit d'une autre entreprise en hashtag constitue-t-il une violation des droits de marque ? Explication à travers des exemples nationaux et internationaux

« Utiliser le nom d’une marque tierce dans un hashtag pour vendre, est-ce une violation du droit des marques ? »

Dans le commerce en ligne, les hashtags sont utilisés pour augmenter la visibilité des produits et ainsi booster les ventes. Par exemple, est-il légalement problématique d’ajouter un hashtag portant le nom d’une marque célèbre lors de la mise en vente d’un sac fabriqué par vos soins ?

Le 27 septembre 2021 (Reiwa 3), un jugement du tribunal de district d’Osaka a reconnu l’utilisation de hashtags comme une utilisation de marque et a affirmé la violation du droit des marques. Ce jugement, qui a considéré l’utilisation du nom commercial d’une autre entreprise en tant que hashtag comme une violation du droit des marques, a été remarqué comme étant le premier de son genre.

Ici, nous expliquerons les infractions au droit des marques, qui peuvent également donner lieu à des poursuites pénales, ainsi que des points clés pour utiliser correctement les hashtags en lien avec les droits des marques en tant qu’outils de marketing.

Qu’est-ce que le droit des marques  

Le droit des marques est défini dans la loi sur les marques japonaise comme suit :

Article 1 (Objectif)

Cette loi a pour objectif de protéger les marques, de maintenir la crédibilité commerciale de ceux qui les utilisent, de contribuer ainsi au développement de l’industrie et de protéger en même temps les intérêts des consommateurs.

Article 2 (Définitions, etc.)

Aux termes de cette loi, une “marque” désigne ce qui peut être perçu par les sens humains, y compris les lettres, les figures, les symboles, les formes tridimensionnelles ou les couleurs, ou une combinaison de ceux-ci, les sons et autres éléments définis par ordonnance (ci-après dénommés “signes”). Cela inclut ce qui suit :

Premièrement, ce qui est utilisé par une personne qui produit, certifie ou transfère des produits dans le cadre de son activité professionnelle pour ces produits.

Deuxièmement, ce qui est utilisé par une personne qui fournit ou certifie des services dans le cadre de son activité professionnelle pour ces services (à l’exclusion de ce qui est mentionné dans l’élément précédent).

En termes simples, il s’agit d’un signe distinctif (marque de commerce) utilisé pour différencier les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre, et cela inclut non seulement les noms et logos, mais aussi les marques de mouvement, les marques holographiques, les marques constituées uniquement de couleurs, les marques sonores et les marques de position.

Le droit des marques est un droit de propriété intellectuelle qui prend naissance avec le dépôt d’une demande auprès de l’Office des brevets japonais et l’enregistrement de la marque. Le titulaire de la marque enregistrée se voit accorder un droit d’utilisation exclusif dans le domaine enregistré (produits ou services désignés) (droit exclusif, article 25 de la loi sur les marques japonaise).

De plus, il est possible d’empêcher l’utilisation d’une marque identique ou similaire à la marque enregistrée sur les produits désignés ou sur des produits similaires (droit d’interdiction, article 37, paragraphe 1 de la loi sur les marques japonaise). En outre, il existe un système d’enregistrement de marques de protection qui étend le droit d’interdiction à des produits ou services “non similaires” (article 64 de la loi sur les marques japonaise).

Si vous souhaitez utiliser une marque enregistrée par une autre entreprise, vous devez obtenir l’autorisation du titulaire de la marque.

Les critères de la contrefaçon de marque  

La contrefaçon de marque se définit par l’utilisation non autorisée d’une marque déposée ou d’une marque similaire dans le domaine (la catégorie) couvert par les droits de la marque.

Pour qu’il y ait contrefaçon de marque, il est nécessaire de satisfaire les deux critères suivants :

• L’utilisation d’une marque déposée ou l’utilisation dans une gamme similaire
• L’utilisation à titre de marque

Nous allons maintenant expliquer chacun de ces critères.

L’utilisation d’une marque déposée ou l’utilisation dans une gamme similaire

L'”utilisation d’une marque déposée ou l’utilisation dans une gamme similaire” fait référence à l’utilisation d’une marque identique ou similaire à la marque déposée sur des produits désignés ou des services similaires.

Les droits de la marque confèrent au titulaire un droit exclusif sur le domaine pour lequel la marque a été déposée. Par conséquent, “l’utilisation par un tiers d’une marque dans le domaine des produits ou services désignés ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée” constitue un critère de contrefaçon de marque.

L’utilisation à titre de marque

L'”utilisation à titre de marque” désigne l’utilisation d’une marque par un fournisseur de produits ou de services pour distinguer ses produits ou services de ceux d’autres entreprises. Cela devient un moyen essentiel pour que les consommateurs reconnaissent l’origine des produits et fassent confiance à leur qualité (fonction d’indication d’origine).

L’utilisation d’une marque appartenant à une autre entreprise de manière à indiquer que les produits ou services sont les siens constitue un critère de contrefaçon de marque.

Réponse aux infractions de droits de marque

En cas d’infraction aux droits de marque, le titulaire de la marque dispose des droits civils suivants à l’encontre de l’infraction :

• Demande de cessation et de destruction (Article 36 de la Loi sur les marques japonaise)

　　※ Il n’y a pas de prescription. Toutefois, cela est limité à la durée de validité du droit de brevet (10 ans, renouvelable).

• Demande de dommages-intérêts (Article 709 du Code civil japonais)

　　※ La prescription extinctive est de trois ans à compter de la connaissance du dommage et de l’auteur de l’infraction, et de vingt ans à compter de l’acte illicite.

• Demande de restitution des bénéfices indus (Articles 703 et 704 du Code civil japonais)

　　※ La prescription extinctive est de cinq ans à compter de la connaissance du droit d’agir et de dix ans à compter du moment où le droit d’agir est possible (Article 166, paragraphe 1 du Code civil japonais).

• Demande de mesures de réhabilitation de la réputation (Article 39 de la Loi sur les marques japonaise)

　　※ La prescription extinctive est de trois ans à compter de la connaissance du dommage et de l’auteur de l’infraction.

De plus, si une personne enfreint délibérément les droits de marque d’autrui (en étant consciente qu’elle utilise la marque déposée d’autrui pour ses produits désignés), elle peut également être soumise à des sanctions pénales.

La Loi sur les marques japonaise prévoit les sanctions suivantes :

Article 78 (Crime d’infraction)

Toute personne qui enfreint les droits de marque ou les droits d’usage exclusif (à l’exception de ceux dont les actes sont considérés comme une infraction aux droits de marque ou aux droits d’usage exclusif en vertu des articles 37 ou 67) est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum ou d’une amende de dix millions de yens au maximum, ou des deux.

Article 78-2

Toute personne dont les actes sont considérés comme une infraction aux droits de marque ou aux droits d’usage exclusif en vertu des articles 37 ou 67 est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende de cinq millions de yens au maximum, ou des deux.

Article 79 (Crime de fraude)

Toute personne qui, par fraude, obtient l’enregistrement d’une marque, l’enregistrement d’un signe de garantie, le renouvellement de la durée de validité des droits découlant de l’enregistrement d’une marque ou d’un signe de garantie, ou une décision ou un jugement sur une opposition à l’enregistrement, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende de trois millions de yens au maximum.

Article 80 (Crime de fausse déclaration)

Toute personne qui viole les dispositions de l’article 74 est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende de trois millions de yens au maximum.

※ Dans le cas d’une personne morale, des sanctions pénales s’appliquent également à la personne morale en plus de l’auteur de l’acte : une amende de trois cents millions de yens au maximum pour les crimes de l’article 78, et une amende de cent millions de yens au maximum pour les crimes des articles 79 et 80 (Article 82, paragraphe 1, points 1 et 2 de la même loi).

Article connexe : Apprendre à partir d’exemples les critères et sanctions pour ‘infraction aux droits de marque’ (emprisonnement et amendes)[ja]

Affaire de cessation d’infraction aux droits de marque par l’utilisation de hashtags

Dans cet article, nous allons expliquer les points clés du premier jugement d’un tribunal japonais qui a reconnu une violation des droits de marque à travers l’utilisation de noms de produits d’autres entreprises comme hashtags. Il s’agit du jugement du Tribunal de district d’Osaka en date du 27 septembre de l’ère Reiwa 3 (2021) dans l’affaire de demande de cessation d’infraction aux droits de marque japonaise[ja].

Le défendeur est un vendeur individuel qui, pendant plus d’un an, a mis en vente sur le site de Mercari des produits artisanaux qu’il a créés en tant que hobby, en les présentant comme des sacs “à la manière de Charmant Sac”.

Le vendeur a utilisé la fonction de recherche sous la forme “(#) + (mot-clé)”. À l’emplacement “mot-clé”, il a utilisé de manière similaire la marque japonaise “Charmant Sac” et des expressions telles que “à la manière de Charmant Sac”, en ajoutant plusieurs tags.

Le plaignant, titulaire des droits de la marque “Charmant Sac”, a soutenu que l’utilisation du hashtag “#CharmantSac” était identique ou similaire à sa marque déposée et que les sacs à cordon vendus sur le site du défendeur étaient les mêmes que les produits désignés par les droits de marque (sacs et articles de maroquinerie), constituant ainsi une violation des droits de marque.

Un autre point litigieux était de savoir si le fait que le défendeur ait mis en vente des produits similaires pendant plus d’un an à titre de hobby pouvait être considéré comme une activité “professionnelle”.

Le tribunal a déclaré que l’utilisation de hashtags était destinée à attirer les utilisateurs vers le site du défendeur et à promouvoir la vente des produits qui y étaient présentés. Il a jugé que “pour les utilisateurs, les produits mis en vente pouvaient être perçus comme des articles de marque”.

En d’autres termes, “l’affichage du hashtag #CharmantSac sur le site du défendeur est considéré comme remplissant la fonction de signe distinctif d’origine et de signe de distinction entre les produits propres et ceux des autres, constituant ainsi un ‘usage de marque'”, et a rejeté les arguments du défendeur en reconnaissant l’infraction aux droits de marque et en ordonnant la cessation de leur utilisation.

Ce jugement est le premier cas au Japon où il a été décidé que le fait de taguer le nom déposé (nom de produit) d’une autre entreprise à des fins de marketing constitue une violation des droits de marque.

Autres cas d’utilisation de hashtags et de violation de droits de marque  

Parmi les cas récents à l’étranger, citons l’affaire de la marque de vêtements taïwanaise « QQBOW » (septembre 2020) et celle du distributeur taïwanais de pneus Carbovation, connue sous le nom de « l’affaire Lightweight » (octobre 2021). Les tribunaux taïwanais ont rejeté les allégations des plaignants dans les deux cas, jugeant que l’utilisation de « #autremarque » ne constituait pas une utilisation de marque et ont donc nié la violation des droits de marque.

Dans l’affaire « QQBOW », il a été souligné que la plateforme principale de vente des produits du plaignant était Facebook, tandis que le défendeur utilisait des hashtags sur un site de commerce électronique. Autrement dit, les hashtags servent à naviguer vers les pages de produits de marque sur la même plateforme et ne sont donc pas considérés comme des indicateurs d’origine.

De plus, les hashtags visent principalement à lier des sujets similaires sur les plateformes en ligne et ne possèdent pas la nature d’une marque. Ainsi, après avoir examiné les publications en ligne et le contenu des produits associés aux hashtags, le tribunal de la propriété intellectuelle de Taïwan a jugé que l’utilisation de marques déposées en tant que hashtags ne constituait pas une « utilisation de marque ».

En matière de violation de droits de marque à Taïwan, l’élément le plus important est la « confusion », c’est-à-dire si le consommateur peut être amené à croire que l’origine des produits marqués par le défendeur est la même que celle du plaignant. Dans ce cas, les facteurs suivants ont eu une influence significative sur la décision :

• La marque du plaignant n’est pas célèbre
• Le terme « 款 » (qui signifie « style de ~ » en japonais) est ajouté, permettant aux consommateurs de reconnaître que le produit n’est pas identique à celui de la marque du plaignant, mais qu’il en a un style similaire

Par conséquent, si la marque du plaignant avait été célèbre ou si la représentation du défendeur avait comporté une indication claire de réfutation, une conclusion différente aurait pu être tirée.

Dans le cas de « l’affaire Lightweight », le principal point de litige concernait l’importation parallèle de produits authentiques et l’épuisement international des droits.

Dans l’affaire « Lightweight », le plaignant détenait des droits de marque uniquement sur le logo, et non sur le « nom de l’entreprise = Carbovation » ou sur le « nom de la marque = Lightweight ».

• Le défendeur vendait des vélos de la marque italienne « 3T », avec lesquels il avait un contrat de distribution, et importait parallèlement et revendait les pneus de la marque du plaignant utilisés sur ces vélos
• Dans les publications sur Facebook, la présentation des vélos vendus par le défendeur était au premier plan, et les hashtags « #carbovation » et « #lightweight » étaient considérés comme suffisants pour indiquer que les pièces utilisées sur ces vélos étaient des pneus de la marque du plaignant, ce qui n’était pas jugé comme une utilisation de marque

Sur la base de ces jugements, même si le plaignant avait détenu des droits de marque pour « Carbovation » ou « Lightweight » à Taïwan, il est probable que l’utilisation n’aurait pas été considérée comme une utilisation de marque.

En outre, l’utilisation de hashtags relatifs à des marques tierces a également été abordée dans le cadre de la première instance de l’affaire « QQBOW » et de l’affaire « Lightweight », en termes de conformité avec la loi sur le commerce équitable (similaire à la loi japonaise sur les pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence), et dans les deux cas, elle a été jugée comme une utilisation équitable.

Référence : FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle) | Derniers cas de jurisprudence à Taïwan sur l’utilisation de hashtags et l’utilisation de marque (en anglais)

Que les hashtags suivis de marques déposées soient considérés comme une simple fonction de recherche ou comme une utilisation de marque dépend de chaque cas individuel.

Ainsi, étant donné que le traitement des droits de marque liés aux hashtags varie d’un pays à l’autre, il est recommandé de se préparer en collaboration avec des experts pour le pays dans lequel votre entreprise envisage de s’implanter.

Conclusion : Consultez un avocat pour les infractions aux droits de marque

Dans cet article, nous avons détaillé si l’utilisation de marques déposées en tant que hashtags pouvait constituer une violation des droits de marque. Bien que les décisions puissent varier selon les cas et les pays, il existe des situations où l’utilisation de hashtags a été reconnue comme une infraction aux droits de marque.

En cas de violation des droits de marque, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé dans la gestion des risques liés à la propriété intellectuelle. De plus, il se peut que les activités de communication de votre propre entreprise enfreignent les droits de marque d’une autre société. Faire vérifier légalement vos publicités et autres communications par un expert vous apportera une tranquillité d’esprit.

Présentation des mesures proposées par notre cabinet

Le cabinet d’avocats Monolith est spécialisé en IT, et plus particulièrement dans les domaines conjoints de l’internet et du droit, forts d’une expérience considérable. Ces dernières années, les infractions à la loi sur les marques dans le commerce en ligne sont devenues un problème majeur, et la nécessité de vérifications légales est en constante augmentation. Notre cabinet analyse les risques juridiques associés aux entreprises existantes ou en phase de lancement, en tenant compte des diverses réglementations légales, et s’efforce de légaliser les activités sans interrompre les opérations commerciales autant que possible. Vous trouverez plus de détails dans l’article ci-dessous.

Domaines d’expertise du cabinet Monolith : Droit IT et propriété intellectuelle pour diverses entreprises[ja]