Quels sont les points à connaître pour conclure un contrat de recherche et développement conjoint?

Une des méthodes pour compléter les technologies, le savoir-faire et les ressources humaines qui manquent à votre entreprise, et pour développer des produits et des technologies de manière rapide et à faible coût, est la recherche et développement conjointe.

Il y a beaucoup à gagner de la recherche et développement conjointe avec d’autres entreprises, mais en même temps, il est possible que les informations et les technologies de votre entreprise soient divulguées à l’entreprise partenaire.

De plus, lorsqu’un résultat est obtenu grâce au développement conjoint, il n’est pas surprenant que chaque entreprise souhaite privilégier ses propres intérêts et, si possible, le monopoliser. En réalité, un compromis doit être trouvé quelque part.

Le “contrat de recherche et développement conjoint” est conclu pour discuter et établir des règles concernant ces problèmes dans la recherche et développement conjointe à l’avance, afin d’éviter des problèmes inutiles.

Par conséquent, dans cet article, nous allons organiser et expliquer les avantages et les inconvénients du contrat de recherche et développement conjoint, ainsi que les points à surveiller pour éviter les problèmes prévus.

Qu’est-ce que la recherche et développement conjointe ?

La recherche et développement conjointe est une forme de partenariat d’entreprise, où plusieurs entreprises ayant des intérêts communs collaborent pour mener des activités de développement efficaces de produits et de technologies.

Dans les domaines où l’innovation technologique est rapide ou où la durée de vie des produits est de plus en plus courte, prendre trop de temps pour le développement peut entraîner une perte de compétitivité face à d’autres entreprises.

Même si vous investissez beaucoup d’argent, faites avancer la recherche et le développement, et terminez un nouveau produit, si une entreprise concurrente a déjà terminé un produit similaire et l’a mis sur le marché, la valeur du produit que vous avez développé peut être grandement diminuée.

Il existe d’autres méthodes pour développer des produits et des technologies en un court laps de temps, telles que les fusions et acquisitions et les partenariats d’affaires, qui nécessitent une décision au niveau de la direction. Cependant, la recherche et développement conjointe a peu d’impact sur la gestion et, selon le contenu, peut être approuvée par un chef de département, c’est pourquoi de nombreuses entreprises l’adoptent.

Les avantages du contrat de recherche et développement conjoint

Clarification des rôles et des charges financières

Lorsque vous menez des activités de développement en collaboration avec un tiers, les modèles de répartition des charges financières et des rôles dans le développement varient. Il existe des modèles où vous ne supportez que les coûts et l’entreprise partenaire s’occupe des travaux de développement, ou des modèles où les entreprises responsables sont divisées en fonction de la phase de développement et chaque entreprise responsable supporte les coûts nécessaires au développement. Il n’y a pas de forme fixe.

Par conséquent, l’un des rôles importants du contrat de recherche et développement conjoint est de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque entreprise, ainsi que la répartition des charges financières.

De plus, il est important de rendre le contenu aussi réalisable que possible, car il est possible de stipuler des droits à des dommages-intérêts en cas de manquement à l’obligation de l’entreprise partenaire, par exemple en ce qui concerne la répartition des rôles et des charges financières.

Réduction des coûts de développement et diversification des risques

Un des avantages de la recherche et développement conjoint est que vous pouvez partager les fonds nécessaires au développement entre les entreprises participantes et également réduire les coûts de personnel nécessaires au développement.

De plus, il devient possible de mener des développements de grande envergure qui seraient hors de portée en solo, et si aucun résultat n’est obtenu, vous pouvez répartir les dommages financiers entre les entreprises participantes.

Complémentarité mutuelle en termes de technologie, de personnel et d’équipement de recherche

En plus des fonds, la recherche et le développement nécessitent également des technologies, du personnel et des équipements pour les prototypes et les évaluations, qui peuvent manquer à votre entreprise.

Inconvénients des contrats de recherche et développement conjoints

Risque de fuite de technologie et de savoir-faire

Dans le cadre d’un travail pour un même objectif, les développeurs doivent nécessairement divulguer les informations dont l’autre partie a besoin. De plus, ils sont tous deux soumis à une obligation de confidentialité, ce qui signifie qu’ils peuvent également être amenés à divulguer des technologies et des savoir-faire importants.

Par conséquent, le plus grand inconvénient de la recherche et du développement conjoints est que la technologie et le savoir-faire de votre entreprise peuvent être divulgués à l’autre entreprise et appris par celle-ci.

Cependant, à l’inverse, le fait que votre entreprise puisse apprendre la technologie et le savoir-faire de l’autre entreprise peut également être considéré comme un avantage.

Quoi qu’il en soit, une attention particulière doit être accordée à l’étendue des informations à divulguer.

Il est difficile de monopoliser les résultats

Si vous développez un nouveau produit ou une nouvelle technologie par vous-même, vous pouvez monopoliser les résultats et développer votre entreprise de manière avantageuse par rapport à vos concurrents.

Cependant, dans le cas de la recherche et du développement conjoints, il peut être difficile de monopoliser les résultats car l’autre entreprise peut également avoir des droits sur la propriété intellectuelle basée sur les résultats. Il est également possible que l’autre entreprise utilise cette propriété intellectuelle pour mener des activités concurrentes avec votre entreprise.

Il est possible que la recherche et le développement conjoints avec d’autres entreprises soient limités

Pendant la période de recherche et de développement conjoints, il peut être stipulé dans le contrat que l’autre entreprise ne doit pas mener de recherche et de développement conjoints du même type avec des entreprises concurrentes, par exemple en ajoutant une clause interdisant le “développement concurrentiel avec un tiers pour le même ou un objectif similaire”.

Cependant, si votre entreprise possède la technologie de base, il est possible de développer divers produits et technologies d’application. Par conséquent, si la recherche et le développement conjoints avec d’autres entreprises sont limités, cela peut avoir un impact significatif sur les activités de votre entreprise.

Points clés pour éviter l’échec dans les contrats de recherche et développement conjoints

Définir soigneusement l’objectif du contrat de recherche et développement conjoint

La définition de l’objectif du contrat de recherche et développement conjoint est souvent négligée, mais elle est en réalité très importante. Elle peut influencer de nombreuses clauses, donner à l’autre partie des droits inutilement larges ou imposer à votre entreprise des restrictions excessives.

Relation avec la clause d’interdiction de développement concurrent

La portée de l’interdiction dans la clause d’interdiction de développement concurrent mentionnée précédemment varie considérablement en fonction de l’objectif « identique ou similaire ».

Par exemple, si l’objectif de la recherche et du développement conjoint est « le développement du système de terminal de communication » et « le développement du système de reconnaissance vocale du terminal de communication », alors dans le premier cas, tout développement de système lié au terminal de communication avec un tiers serait interdit, tandis que dans le second cas, tout développement conjoint serait libre tant qu’il ne concerne pas le système de reconnaissance vocale.

La définition de l’objectif ne doit pas être trop spécifique, car cela limiterait la liberté et nécessiterait une modification du contrat même pour une légère correction de trajectoire. À l’inverse, si elle est trop abstraite, la portée de l’interdiction pourrait être excessivement large. Il est donc nécessaire de réfléchir soigneusement à cette question.

Relation avec les droits de propriété intellectuelle

Si la définition de l’objectif est trop large, il est possible que l’autre entreprise revendique des droits sur une demande de brevet basée sur une invention obtenue à la suite de la recherche conjointe, même si la date de dépôt de la demande est dans la période de validité du contrat de recherche et développement conjoint.

À l’inverse, si la définition est trop spécifique, il existe un risque qu’une demande de brevet soit déposée unilatéralement, même si l’invention réalisée par l’autre entreprise est le résultat de la recherche et du développement conjoints, mais qu’elle est considérée comme hors de l’objectif.

Relation avec l’obligation de confidentialité

En général, dans les clauses qui établissent une obligation de confidentialité, il est stipulé que les informations confidentielles de l’autre partie peuvent être utilisées uniquement dans le cadre de l’objectif, ou que leur utilisation en dehors de l’objectif est interdite.

Cependant, si la définition de l’objectif est trop large, l’utilisation des informations confidentielles de votre entreprise dans un projet différent de celui en cours de développement ne constituerait pas une violation du contrat. À l’inverse, si la définition est trop spécifique, même un léger développement d’application pourrait constituer une violation du contrat.

Le point le plus important est le traitement des résultats

Le point qui prend le plus de temps dans les discussions sur les contrats de recherche et développement conjoints est probablement le « traitement des résultats ».

Les questions telles que l’attribution des droits de propriété intellectuelle basés sur les résultats, le droit d’exécution, le droit d’accorder des licences d’exécution, etc., ont un impact direct sur l’entreprise de chacun, et il y a de nombreux points sur lesquels aucun des deux ne peut céder. Cependant, il est essentiel de s’entendre autant que possible avant de commencer la recherche et le développement conjoints pour éviter des problèmes inutiles.

Attribution des droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle basés sur les inventions réalisées dans le cadre de la recherche et du développement conjoints sont généralement détenus par l’entreprise à laquelle appartient l’inventeur.

Cependant, cela est conditionné par le fait que le contrat avec l’employé ou le règlement sur les inventions de service stipule que « les droits de propriété intellectuelle basés sur les inventions, etc., réalisées par l’employé dans le cadre de son travail sont transférés à l’entreprise ».

Dans ce cas, les droits de propriété intellectuelle générés par la recherche et le développement conjoints appartiennent à l’entreprise à laquelle appartient l’inventeur, mais il est également possible de stipuler différemment dans le contrat, par exemple :

• Tous les droits de propriété intellectuelle appartiennent à une seule partie
• Tous les droits de propriété intellectuelle sont partagés
• Les droits de propriété intellectuelle appartiennent à une seule partie en fonction du type ou du domaine de l’invention
• La destination des droits de propriété intellectuelle est déterminée par consultation

La décision concernant l’attribution des droits de propriété intellectuelle, par exemple que les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie de base de l’entreprise sont attribués à une seule partie et que ceux relatifs à la technologie d’application sont décidés au cas par cas, doit être basée sur la stratégie d’entreprise.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages des brevets et de l’obtention de droits de brevet, veuillez consulter l’article ci-dessous en plus de cet article.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Droits d’exécution, droits exclusifs, etc. des droits de propriété intellectuelle

Si les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie de base sont attribués à l’autre entreprise et que ceux relatifs au produit d’application sont attribués à votre entreprise, vous devrez obtenir une licence d’exécution pour les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie de base de l’autre entreprise afin de fabriquer et de vendre le produit d’application.

La recherche et le développement conjoints sont réalisés dans le but de tirer profit des résultats. Par conséquent, même si les résultats sont attribués à l’autre entreprise, si cela est nécessaire pour votre entreprise, vous devez vous assurer que vous pouvez exercer les droits de propriété intellectuelle qui sont attribués à l’autre entreprise.

Dans le cas des brevets, il peut être envisagé de stipuler un droit d’exécution ordinaire exclusif pour une certaine période afin d’éviter que la technologie de base ne soit licenciée à une entreprise concurrente.

Temps et contenu de la publication des résultats

Pour les chercheurs et les développeurs, la publication des résultats de la recherche et du développement conjoints dans des conférences ou des articles est très importante.

Comme une obligation de confidentialité est stipulée dans le contrat de recherche et développement conjoint, si vous souhaitez publier les résultats, vous devez le stipuler dans le contrat.

De plus, la publication avant le dépôt d’une demande de brevet entraîne la perte de la nouveauté du brevet. Par conséquent, même après le dépôt d’une demande de brevet, il y a un avantage à ne pas faire connaître le contenu de votre développement à vos concurrents jusqu’à ce que la demande de brevet soit publiée. Par conséquent, il est important de s’entendre préalablement avec l’autre partie sur le moment et le contenu de la publication.

Faites attention aux motifs de résiliation / clauses COC

La clause de changement de contrôle (COC) est une clause qui fait d’un changement de contrôle de l’entreprise, comme une fusion ou une acquisition, un motif de résiliation du contrat.

Il n’est pas rare que des entreprises en démarrage soient l’objet de fusions et acquisitions, et l’autre entreprise peut ajouter une clause COC comme motif de résiliation du contrat dans le contrat de recherche et développement conjoint.

Si une entreprise concurrente acquiert une entreprise en démarrage, il y a un risque que des informations importantes fuient vers l’entreprise concurrente en continuant la recherche et le développement conjoints.

Cependant, pour les entreprises en démarrage, une recherche et un développement conjoints prometteurs augmentent la valeur de l’entreprise, mais si une clause COC est incluse dans le contrat, elle peut être évaluée comme un risque et la valeur de l’entreprise peut être endommagée. Il faut donc faire très attention au traitement des clauses COC.

Résumé

Nous avons discuté des avantages et des inconvénients des contrats de recherche et développement conjoints, ainsi que des points à surveiller pour éviter les problèmes. Lorsque vous menez une recherche et développement conjointe avec une entreprise étrangère, il est important de prendre en compte des éléments tels que la loi applicable et la juridiction convenue.

De plus, si vous limitez la recherche et le développement sur des thèmes autres que ceux de la recherche et développement conjointe, ou si vous limitez la recherche et le développement utilisant les résultats, vous pouvez être en violation de la loi japonaise sur l’interdiction des monopoles pour des pratiques commerciales déloyales.

Comme il existe divers risques selon les cas, nous vous recommandons de consulter un avocat ayant une connaissance et une expérience spécialisées avant de conclure un contrat de recherche et développement conjoint, plutôt que de prendre une décision par vous-même.

Présentation des mesures prises par notre cabinet

Le cabinet d’avocats Monolis est un cabinet d’avocats spécialisé dans l’IT, et plus particulièrement dans l’Internet et le droit. Lors de la recherche et développement conjointe entre entreprises, il est nécessaire de rédiger un contrat. Notre cabinet s’occupe de la rédaction et de la révision des contrats pour diverses affaires, allant des entreprises cotées sur le marché principal de la Bourse de Tokyo (TSE Prime) aux startups. Si vous rencontrez des problèmes avec votre contrat, veuillez consulter l’article ci-dessous.

https://monolith.law/contractcreation[ja]