Wat is inbreuk op het merkenrecht? Uitleg over het kader voor het beoordelen van illegaliteit

Door een handelsmerkrecht te verkrijgen voor uw eigen producten en materialen, kunt u het zogenaamde ‘namaken’ voorkomen.

Echter, een handelsmerkrecht is niet het recht om bijvoorbeeld te zeggen “zeg geen ‘Disney'”. Wat verboden wordt door het handelsmerkrecht is strikt beperkt tot ‘handelsmerkgebruik’. In het geval van Disney, als een derde partij een faciliteit genaamd ‘Disney Island’ zou maken, zou het eruit zien als een officiële Disney-faciliteit, zelfs als het in werkelijkheid niets met Disney te maken heeft. Een handelsmerkrecht is het recht om dit soort gebruik (wat verderop ‘handelsmerkgebruik’ wordt genoemd) te verbieden.

In hoeverre kan de houder van een handelsmerkrecht het gebruik van ‘handelsmerken’ op het internet, bijvoorbeeld op e-commerce sites of bedrijfswebsites, verbieden? We zullen dit uitleggen aan de hand van eerdere voorbeelden.

Wat is het merkgebruik dat verboden is door het merkenrecht?

Hoewel er beperkingen zijn op de aangewezen goederen en diensten, heeft de merkhouder het exclusieve recht om het geregistreerde merk te gebruiken. Als een derde partij zonder toestemming hetzelfde of een soortgelijk merk gebruikt voor de aangewezen goederen en diensten, wordt dit in principe beschouwd als een inbreuk op het merkenrecht.

Echter, in de herziening van de Japanse merkenwet (Merkenwet) in 2014 (Heisei 26), werd artikel 26, paragraaf 1, subparagraaf 6 ingesteld, waardoor duidelijk werd dat er geen inbreuk op het merkenrecht is in gevallen die niet als “merkgebruik” worden beschouwd.

Artikel 26 De werking van het merkenrecht strekt zich niet uit tot de volgende merken (inclusief die welke deel uitmaken van andere merken):
⑥ Merken die niet worden gebruikt op een manier die consumenten in staat stelt te herkennen dat ze betrekking hebben op de goederen of diensten van een bepaalde onderneming, naast de zaken die in de voorgaande subparagrafen worden genoemd.

(Japanse Merkenwet, Artikel 26, Paragraaf 1, Subparagraaf 6)

Wat betekent dit “merkgebruik” precies?

Zoals eerder vermeld, wordt een merk gebruikt om de eigen producten of diensten te onderscheiden van die van anderen (functie van productidentificatie) en om de herkomst van de producten of diensten aan te geven (functie van herkomstaanduiding).

En het gebruik van een merk op een manier die deze functies van productidentificatie en herkomstaanduiding heeft, wordt beschouwd als “merkgebruik”.

Bijvoorbeeld, wanneer een consument de tekst “ABC” op een product ziet en kan bedenken welk bedrijf het product maakt, wordt gezegd dat het de functies van productidentificatie en herkomstaanduiding heeft, en het aanbrengen van de tekst “ABC” op het product wordt beschouwd als merkgebruik.

Omgekeerd, in gevallen waar het gebruik van een merk niet de functies van productidentificatie en herkomstaanduiding vervult, wordt het niet beschouwd als “merkgebruik”, en kan het zijn dat het geregistreerde merk niet van toepassing is.

De straffen voor inbreuk op het merkenrecht worden in detail beschreven in de onderstaande link.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Voorbeelden van rechtszaken over inbreuk op merkrechten

Kunnen boek- en artikelentitels inbreuk maken op handelsmerkrechten? (Het ‘Ochtendbanaan’-incident)

Er is een geval waarin de eiser, die een handelsmerkrecht heeft op de standaardtekst ‘Ochtendbanaan’ voor ‘tijdschriften, boeken, mooks’ en dergelijke, een handelsmerkinbreukzaak heeft aangespannen tegen de gedaagde die een boek met de titel ’40 Tips voor Succes met het Ochtendbanaan Dieet’ heeft verkocht. De rechtbank oordeelde dat de tekst ‘Ochtendbanaan’ die de gedaagde toont, strikt genomen als titel wordt weergegeven en geen productidentificatie of bronvermelding is, en ontkende de inbreuk op het handelsmerkrecht.

De weergave van het gedaagde merk op de omslag en de kaft van het gedaagde boek is slechts een deel van de titel die de inhoud van het boek aangeeft, en kan niet worden erkend als gebruikt op een manier die een productidentificatie- of bronvermeldingsfunctie heeft, dus het kan niet worden gezegd dat het inbreuk maakt op het handelsmerkrecht in kwestie.

(Oordeel van de Districtsrechtbank van Tokio, 12 november 2009 (Heisei 21))

Zoals hierboven vermeld, in het geval van boektitels, zelfs als ze dezelfde tekst bevatten als uw geregistreerde handelsmerk, als ze de inhoud van dat boek aangeven en niet de bron van het product van dat boek, kan worden geoordeeld dat “het gebruik ervan geen gebruik als handelsmerk is”.

Echter, in gevallen waar er omstandigheden zijn zoals periodieke publicaties zoals tijdschriften en kranten, en titels van series die herhaaldelijk en continu worden geproduceerd en verkocht onder dezelfde titel, kan worden aangenomen dat er sprake kan zijn van inbreuk op handelsmerkrechten.

Kan een product dat meelift op een bekend product inbreuk maken op het handelsmerkrecht? (Het Beretta-geval)

De bekende Italiaanse vuurwapenfabrikant ‘Beretta’ had een licentieovereenkomst met het modelpistoolbedrijf ‘Western Arms’. Beretta beweerde dat een andere modelpistoolfabrikant, de gedaagde, in strijd was met artikel 2, paragraaf 1, subparagraaf 1 van de Japanse Wet ter Voorkoming van Oneerlijke Concurrentie (misleidende handelingen met betrekking tot bekende aanduidingen) door modellen van ‘Beretta’ te produceren en te verkopen. Beretta eiste een verbod en schadevergoeding.

In dit geval, volgens de vastgestelde feiten, zijn de producten van de gedaagde modelpistolen die getrouw het uiterlijk van de M92F, een echt pistool dat in ons land niet in de handel mag worden gebracht en waarvan het bezit over het algemeen verboden is, reproduceren. Deze modelpistolen hebben niet de dodelijke capaciteit, een essentiële functie van echte pistolen, en worden verhandeld als imitaties die strikt onderscheiden zijn van echte pistolen in een aparte markt. De handelaren en kopers van deze producten kiezen en kopen deze producten na het evalueren van hun prestaties en kwaliteit als modelpistolen, en identificeren elk product door de aanduidingen die de fabrikant van het betreffende modelpistool aangeven op het lichaam en de verpakking ervan. Daarom, zelfs als de productvorm van de gedaagde identiek is aan die van de eiser, kan niet worden gezegd dat de productvorm van de gedaagde wordt gebruikt op een manier die de functie van bronindicatie en productidentificatie heeft.

(Tokyo District Court, 29 juni 2000 (Heisei 12))

De rechtbank oordeelde dat zelfs als het modelpistool dat wordt geproduceerd en verkocht een getrouwe reproductie is van de vorm van het echte product, de vorm van het product als model niet kan worden gezegd dat het wordt gebruikt op een manier die de functie van bronindicatie en productidentificatie heeft.

In dit geval produceerde en verkocht Beretta geen modelpistolen, en er was een duidelijk verschil in de essentiële functie van dodelijke capaciteit tussen de echte pistolen van Beretta en de modelpistolen van andere bedrijven. Er werd geoordeeld dat er geen kans was dat de algemene consument zou worden misleid over de identiteit van de producten. Daarom, als Beretta zelf modelpistolen had geproduceerd en verkocht en het ontwerp en handelsmerk enz. aan Western Arms had gelicentieerd, zou het mogelijk zijn geweest om te oordelen dat de producten van Western Arms een productidentificatiefunctie hadden en dat imitaties van anderen inbreuk maakten op het handelsmerkrecht.

Kan een slogan inbreuk maken op het merkenrecht? (De Always Coca-Cola zaak)

Coca-Cola Company gebruikte de slogan “Always Coca-Cola” op hun blikjes als onderdeel van hun verkoopbevordering. De eiser, die het merk “Always” had geregistreerd voor de oude 29 klassen, waaronder frisdranken zoals cola, eiste een verbod op het gebruik van “Always” en schadevergoeding wegens inbreuk op het merkenrecht.

“Het woord ‘Always’, dat ‘altijd, op elk moment’ betekent, kan worden begrepen als een uitdrukking die het koopvermogen van het product verhoogt door de consument het gevoel te geven dat hij altijd Coca-Cola wil drinken. Het wordt erkend als onderdeel van een slogan voor een verkoopbevorderingscampagne, en kan niet worden gezegd dat het wordt gebruikt op een manier die de functie vervult om het product te identificeren of de bron aan te geven. Daarom kan niet worden gezegd dat het als een merk wordt gebruikt. Daarom is er geen inbreuk op het merkenrecht.”

(Tokyo District Court, 22 juli 1998 (Heisei 10))

De rechtbank oordeelde dat de tekst “Always”, die klein werd weergegeven in de linkerbovenhoek van het “Coca-Cola” logo op het blikje, werd erkend als onderdeel van een verkoopbevorderende slogan en niet werd gebruikt op een manier die de functie vervulde om de bron van het product aan te geven, en dus niet als een merk werd beschouwd.

Overigens, het is mogelijk om een slogan zelf als merk te registreren.

Traditioneel werden zinnen die worden gebruikt in reclame en promotie, zoals slogans, vaak universeel gebruikt voor algemene producten en diensten, niet alleen voor het specifieke product of de dienst in kwestie. Het was moeilijk voor consumenten om te onderscheiden wiens product of dienst het was op basis van de reclamezin, dus de meeste gevallen van merkregistratie werden afgewezen.

Echter, met de herziening van de beoordelingscriteria in 2016 (Heisei 28), werd expliciet vermeld in de merkbeoordelingscriteria dat “als het aangevraagde merk kan worden herkend als een neologisme, niet alleen als reclame of promotie van het product of de dienst, of als bedrijfsfilosofie of managementbeleid, wordt geoordeeld dat het niet onder dit item valt”.

Daarom, als het niet wordt herkend als een gewone weergave van “product/dienst reclame” of “bedrijfsfilosofie/managementbeleid”, maar als het gebruik van een neologisme, het opnemen van de eigen merknaam, enz., en het heeft elementen die kunnen dienen als een teken om producten of diensten te identificeren, kan het merk worden geregistreerd, zelfs als het een slogan is.

Met dit in gedachten, kan niet categorisch worden gesteld dat het gebruik van een geregistreerd merk in een slogan niet inbreuk maakt op het merkenrecht omdat het onmiddellijk de identificerende kracht ontkent. Als het gebruik van het geregistreerde merk kan worden gezegd dat het de functie vervult van het identificeren van het eigen product en het aangeven van de bron, kan er ook een geval zijn waarin het gebruik in een slogan wordt beschouwd als merkgebruik.

Dit juridische principe is ook van toepassing op het gebruik van merken op het internet, zoals het gebruik van merken in listing advertenties.

https://monolith.law/reputation/listing-ads[ja]

Samenvatting

Vooral op de internetmarkt, waar een overvloed aan product- en dienstinformatie beschikbaar is, is het niet ongebruikelijk om producten te vinden die te koop zijn met handelsmerken die lijken op uw geregistreerde handelsmerk, of om een kennisgeving van inbreuk op het handelsmerk te ontvangen van een ander bedrijf met betrekking tot de producten die u verkoopt. In dergelijke gevallen is de neiging groot om onmiddellijk maatregelen te nemen, zoals verwijdering.

Echter, zoals we tot nu toe hebben besproken, betekent het gebruik van een geregistreerd handelsmerk niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van inbreuk op het handelsmerk. Of het gebruik ervan als een handelsmerk wordt beschouwd, of het inbreuk maakt op het handelsmerk of niet, vereist een beoordeling vanuit meerdere perspectieven op basis van individuele omstandigheden. Daarom raden we aan om advies in te winnen bij een expert op het gebied van intellectueel eigendom.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]