Kan bruk av andres varemerker som hashtags føre til varemerkeinngrep? Forklaring av eksempler fra inn- og utland

“Kan bruk av andres merkenavn i hashtags ved salg utgjøre et brudd på varemerkeretten?”

I netthandel blir hashtags ofte brukt for å gjøre produkter lettere søkbare og øke salget. Men hva om du selger dine egne vesker og legger til hashtags med kjente merkenavn i produktlistingen – kan det by på juridiske problemer?

Den 27. september 2021 (Reiwa 3) kom en dom fra Osaka distriktsrett som anerkjente bruk av hashtags som en varemerkerettslig bruk og bekreftet at det utgjorde et brudd på varemerkeretten. Dette var den første dommen som slo fast at bruk av andres varemerker som hashtags utgjør en krenkelse av varemerkeretten, og den har fått stor oppmerksomhet.

Her vil vi forklare om varemerkerettskrenkelser, som også kan føre til straffesaker, og gi råd om hvordan man kan bruke hashtags som et markedsføringsverktøy på en måte som er i samsvar med varemerkeretten.

Hva er varemerkerettigheter?

I henhold til den japanske varemerkeloven (商標法) defineres varemerkerettigheter som følger:

Artikkel 1 (Formål)

Formålet med denne loven er å beskytte varemerker for å opprettholde den forretningsmessige tilliten til de som bruker varemerker, bidra til industriell utvikling og samtidig beskytte forbrukernes interesser.

Artikkel 2 (Definisjoner, etc.)

I denne loven betyr “varemerke” noe som kan oppfattes av menneskelig persepsjon, inkludert bokstaver, figurer, symboler, tredimensjonale former eller farger, eller en kombinasjon av disse, lyder eller andre ting som er bestemt ved regjeringsforordning (heretter referert til som “merker”), og refererer til følgende:

1. Noe som brukes av en person som produserer, sertifiserer eller overfører varer som en del av sin virksomhet

2. Noe som brukes av en person som tilbyr eller sertifiserer tjenester som en del av sin virksomhet (unntatt det som er nevnt i det foregående punktet).

For å si det enkelt, er det et identifikasjonstegn (varemerke) som brukes for å skille ens egne varer eller tjenester fra andres, og det inkluderer ikke bare navn og logoer, men også bevegelige varemerker, hologramvaremerker, varemerker som kun består av farger, lydvaremerker og posisjonsvaremerker.

Varemerkerettigheter er en form for immaterielle rettigheter som oppstår når et varemerke er søkt om og registrert hos det japanske patentkontoret (特許庁). Den registrerte har eksklusive rettigheter til å bruke varemerket innenfor de registrerte områdene (angitte varer og tjenester) (eksklusiv rett, japansk varemerkelov (商標法) artikkel 25).

I tillegg er det mulig å forhindre at et varemerke som er identisk eller lignende det registrerte varemerket, brukes på de angitte varene eller tjenestene, eller på lignende varer eller tjenester (forbudsrett, japansk varemerkelov (商標法) artikkel 37, punkt 1). Det finnes også et system for registrering av beskyttelsesmerker som utvider forbudsretten til å omfatte “ikke-lignende” varer og tjenester (japansk varemerkelov (商標法) artikkel 64).

Hvis man ønsker å bruke et registrert varemerke tilhørende en annen part, er det nødvendig å innhente tillatelse til bruk av varemerket fra innehaveren.

Krav til varemerkeinngrep

Varemerkeinngrep refererer til handlingen der noen bruker et registrert varemerke eller et lignende varemerke uten tillatelse i de feltene (klassene) som varemerkeretten strekker seg til.

For at det skal anses som et varemerkeinngrep, må følgende to krav være oppfylt:

• Bruk av et registrert varemerke eller bruk innenfor et lignende omfang
• Varemerkebruk

Nedenfor vil vi forklare hvert av disse kravene.

Bruk av et registrert varemerke eller bruk innenfor et lignende omfang

“Bruk av et registrert varemerke eller bruk innenfor et lignende omfang” betyr å bruke et varemerke som er identisk med eller ligner på det registrerte varemerket på de angitte varene eller tjenestene, eller på varer eller tjenester som ligner på disse.

Varemerkeretten gir varemerkeinnehaveren eksklusive rettigheter til det feltet varemerket er registrert for. Derfor vil “handlinger der noen bruker et varemerke på angitte varer eller tjenester, eller på varer eller tjenester som ligner på disse, innenfor det feltet varemerket er registrert for” oppfylle kravene til varemerkeinngrep.

Varemerkebruk

“Varemerkebruk” refererer til når en tilbyder av varer eller tjenester bruker et varemerke for å skille sine varer eller tjenester fra andres, og for å vise dette. Dette blir et viktig middel for at forbrukerne skal kunne gjenkjenne opprinnelsen til produktet og stole på kvaliteten (opprinnelsesindikasjonsfunksjonen).

Å bruke et annet selskaps varemerke på en måte som indikerer at produktene er dine, og som oppfyller “varemerkebruk”, vil være et krav for varemerkeinngrep.

Håndtering av varemerkeinngrep

Ved inngrep i varemerkerettigheter har varemerkeinnehaveren følgende sivile krav mot inngrepsmannen:

• Opphør og destruksjonskrav (Japanese Trademark Law Article 36)

※ Det er ingen foreldelsesfrist. Men det er begrenset til varigheten av patentrettighetene, som er 10 år og kan fornyes.

• Krav om erstatning for skade (Japanese Civil Code Article 709)

※ Foreldelsesfristen for erstatningskrav er tre år fra det tidspunktet skaden og skadevolderen ble kjent, og 20 år fra tidspunktet for den ulovlige handlingen.

• Krav om tilbakebetaling av uberettiget vinning (Japanese Civil Code Articles 703 and 704)

※ Foreldelsesfristen er fem år fra det tidspunktet rettigheten kunne ha blitt utøvd, og ti år fra det tidspunktet rettigheten oppstod (Japanese Civil Code Article 166, Paragraph 1).

• Krav om tiltak for gjenopprettelse av omdømme (Japanese Trademark Law Article 39)

※ Foreldelsesfristen er tre år fra det tidspunktet skaden og skadevolderen ble kjent.

I tillegg, hvis noen med vilje (med bevissthet om at det er en annens registrerte varemerke og med intensjon om å bruke det på de angitte varene) krenker en annens varemerkerettigheter, kan det også pålegges straffesanksjoner.

Japanese Trademark Law fastsetter følgende straffebestemmelser:

Artikkel 78 (Forbrytelse mot varemerkerettigheter)

Den som krenker varemerkerettigheter eller eksklusive bruksrettigheter (unntatt handlinger som anses som krenkelse av varemerkerettigheter eller eksklusive bruksrettigheter i henhold til bestemmelsene i Artikkel 37 eller Artikkel 67), skal straffes med fengsel i opptil 10 år eller en bot på ikke mer enn 10 millioner yen, eller begge deler.

Artikkel 78-2

Den som utfører handlinger som anses som krenkelse av varemerkerettigheter eller eksklusive bruksrettigheter i henhold til bestemmelsene i Artikkel 37 eller Artikkel 67, skal straffes med fengsel i opptil 5 år eller en bot på ikke mer enn 5 millioner yen, eller begge deler.

Artikkel 79 (Forbrytelse av svindel)

Den som ved svindelaktige handlinger oppnår varemerkeregistrering, beskyttelsesmerkeregistrering, fornyelse av varemerkerettigheter eller beskyttelsesmerkeregistrering, eller en avgjørelse eller beslutning om registreringsinnsigelse, skal straffes med fengsel i opptil 3 år eller en bot på ikke mer enn 3 millioner yen.

Artikkel 80 (Forbrytelse av falsk representasjon)

Den som bryter bestemmelsene i Artikkel 74, skal straffes med fengsel i opptil 3 år eller en bot på ikke mer enn 3 millioner yen.

※ I tilfelle av juridiske personer, gjelder en dobbel straffebestemmelse, og i tillegg til utøveren kan juridiske personer også bli ilagt en bot på ikke mer enn 300 millioner yen for forbrytelser under Artikkel 78, og en bot på ikke mer enn 100 millioner yen for forbrytelser under Artikkel 79 og 80 (Japanese Trademark Law Article 82, Paragraph 1, Items 1 and 2).

Relatert artikkel: Lær om standarder og straff for ‘varemerkeinngrep’ gjennom eksempler (fengsel og bøter)[ja]

Saker om opphør av varemerkeinngrep ved bruk av hashtags  

Her vil vi forklare nøkkelpunktene i en domstolsavgjørelse som anerkjente varemerkeinngrep for første gang i en sak der en annen parts produktnavn ble brukt som hashtag. Det dreier seg om dommen fra Osaka distriktsrett den 27. september i Reiwa 3 (2021) i saken om “krav om opphør av varemerkeinngrep”.

Saksøkte er en individuell selger som over et år har solgt håndlagde produkter som hobby på salgsnettstedet Mercari, og markedsført dem som “Charmant Sac-stil” vesker.

Selgeren brukte søkefunksjonen i form av “(#) + (nøkkelord)”. På stedet for “nøkkelord” ble det brukt merker og lignende uttrykk som “Charmant Sac-stil”, som er et japansk motemerke, og det ble lagt til flere tags.

Saksøkeren, som er innehaver av varemerkerettighetene til “Charmant Sac”, hevdet at bruken av hashtaggen “#CharmantSac” og lignende var identisk eller lik deres registrerte varemerke “Charmant Sac”, og at de poser og vesker som ble solgt på saksøktes nettsted var identiske med de varer som var spesifisert i varemerkerettighetene, og dermed utgjorde et varemerkeinngrep.

Det ble også diskutert om saksøktes over ett år lange salg av lignende produkter som en hobby kunne anses som “næringsvirksomhet”.

Retten uttalte at bruken av hashtags var ment å lede brukere til saksøktes nettsted og fremme salget av produkter som ble vist der, og konkluderte med at “for brukerne kunne de oppføre produktene som om de var merkevarer”.

Med andre ord, retten fant at “visningen av saksøktes merke #CharmantSac på nettstedet fungerte som et kjennetegn for opprinnelse og et merke for å skille mellom egne og andres produkter for forbrukerne”, og at dette utgjorde “merkevarebruk”, og avviste saksøktes argumenter og anerkjente varemerkeinngrep og forbud mot bruk.

Denne dommen ble det første tilfellet i Japan som konkluderte med at tagging av en annen parts registrerte varemerke (produktnavn) for markedsføringsformål utgjorde et varemerkeinngrep.

Andre eksempler på bruk av hashtags og brudd på varemerkerettigheter  

Blant nylige internasjonale saker kan vi nevne den taiwanske saken med klesrelaterte produkter «QQBOW-saken» (september 2020) og den tyske dekkprodusenten Carbovations taiwanske hovedagentur «Lightweight-saken» (oktober 2021). I begge tilfeller avviste taiwanske domstoler påstanden om at bruk av «#annet selskaps merke» utgjorde en varemerkebruk, og benektet dermed brudd på varemerkerettigheter.

I «QQBOW-saken» ble det påpekt at mens saksøkeren hovedsakelig solgte sine produkter på Facebook, brukte saksøkte en e-handelsplattform med hashtags. Hashtags fungerer som en måte å navigere til merkevareproduktsider innenfor samme plattform, og ble derfor ikke ansett som et middel til å identifisere opprinnelsen til produktene.

Hashtags har hovedsakelig som formål å lenke sammen lignende emner på online plattformer og har ikke egenskapene til et varemerke. Derfor konkluderte den taiwanske domstolen for intellektuell eiendom, etter å ha vurdert innholdet i online innlegg og produkter relatert til hashtags, at bruk av registrerte varemerker som hashtags ikke utgjorde en «varemerkebruk».

I saker om varemerkebrudd i Taiwan, er det mest kritiske punktet «forvekslingsfare», det vil si om forbrukerne kan forveksle kilden til produktet med saksøkeren når de kommer i kontakt med saksøktes merke. I denne saken var følgende faktorer avgjørende:

• Saksøkerens merke var ikke kjent
• Ordet «款» (som betyr «stil» på japansk) ble lagt til, slik at forbrukerne kunne oppfatte at produktene ikke var identiske med saksøkerens, men at stilen var lik

Dette hadde stor innvirkning på avgjørelsen.

Derfor, hvis saksøkerens varemerke var kjent, eller hvis saksøktes representasjon hadde en klar fraskrivelse, kunne det ha blitt gitt en annen mening i saken.

På den annen side var hovedspørsmålet i «Lightweight-saken» om ekte parallelleksport og internasjonal uttømming.

I «Lightweight-saken» hadde saksøkeren kun varemerkerettigheter for logoen, og ikke for «firmanavnet = Carbovation» eller «merkenavnet = Lightweight».

• Saksøkte solgte sykler fra det italienske «3T-merket», og parallelleksporterte og solgte dekk fra saksøkerens merke som ble brukt på disse syklene
• I Facebook-innleggene var hovedfokuset på syklene som saksøkte solgte, og hashtags som «#carbovation» og «#lightweight» ble ansett som tilstrekkelige for å forklare at delene som ble brukt på syklene var fra saksøkerens merke, og ble derfor ikke ansett som varemerkebruk

Basert på denne avgjørelsen, selv om saksøkeren hadde hatt varemerkerettigheter for «Carbovation» eller «Lightweight» i Taiwan, ville bruken ikke ha blitt ansett som varemerkebruk.

Det ble også berørt i både første instans av «QQBOW-saken» og i «Lightweight-saken» om bruk av hashtags relatert til andres varemerker ville være i strid med Fair Trade Act (lignende til den japanske konkurranseloven og antitrustloven), og i begge tilfeller ble det ansett som rettferdig bruk.

Referanse: FICPI (International Federation of Intellectual Property Attorneys) | Taiwans nyeste rettspraksis om bruk av hashtags og varemerkebruk (på engelsk)[ja]

Om en hashtag som følger etter «#» og inneholder et registrert varemerke, vil bli ansett som en ren søkefunksjon eller som varemerkebruk, varierer fra sak til sak.

Derfor, ettersom behandlingen av varemerkerettigheter relatert til hashtags varierer fra land til land, anbefales det å samarbeide med eksperter i landet der din bedrift planlegger å etablere seg.

Oppsummering: Kontakt en advokat for spørsmål om varemerkeinngrep

I denne artikkelen har vi forklart i detalj om bruk av varemerker i hashtags kan utgjøre et varemerkeinngrep. Selv om dommene kan variere avhengig av saken og landet, finnes det tilfeller der varemerkeinngrep gjennom bruk av hashtags har blitt anerkjent.

Vi anbefaler at du konsulterer en advokat som er spesialisert på risikostyring av immaterielle rettigheter når det gjelder varemerkeinngrep. På den annen side kan det også hende at din egen virksomhets informasjonsutgivelser krenker andres varemerkerettigheter. Det er trygt å få en juridisk gjennomgang av reklame og lignende av en ekspert.

Veiledning om tiltak fra vår advokatfirma

Monolith Advokatfirma har omfattende erfaring innen IT, spesielt internett og jus. I de senere årene har brudd på varemerkeloven i netthandel blitt et betydelig problem, og behovet for juridisk kontroll øker stadig. Vårt firma analyserer juridiske risikoer for eksisterende og planlagte forretningsvirksomheter, med tanke på ulike juridiske reguleringer, og arbeider for å legalisere virksomheten så langt det er mulig uten å stoppe den. Detaljer finner du i artikkelen nedenfor.

Monolith Advokatfirmas tjenesteområder: IT- og immaterialrettslige tjenester for ulike selskaper[ja]