Juridisk ansvar for operatører av internett shopping sentre for varemerkeinfringement av utstillere

Selv om det oppstår problemer mellom brukere og butikker i et internett kjøpesenter (heretter kalt “kjøpesenteret”), er det generelt akseptert at kjøpesenteroperatøren ikke har ansvar overfor brukerne, med noen få unntak.

Så, hvis en utstiller i kjøpesenteret begår en rettighetsinngrep, vil kjøpesenteroperatøren være ansvarlig? Vi vil forklare en rettssak der det ble diskutert om kjøpesenteroperatøren også skulle være ansvarlig for merkevareinngrep begått av utstilleren.

Sammendrag av saken

Saksøkeren er en italiensk juridisk enhet som håndterer varemerkerettighetene til “Chupa Chups”. Saksøkeren hevdet at seks selgere på Rakuten Market som viste eller solgte produkter merket med “Chupa Chups”, krenket varemerkerettighetene og utgjorde urettferdig konkurranse ved å bruke produktvisningen (Artikkel 2, paragraf 1, punkt 1 og 2 i den japanske loven om forebygging av urettferdig konkurranse). Derfor krevde de at ikke bare selgerne, men også Rakuten, som driver markedsplassen, skulle være ansvarlige, og søkte om en injunksjon og betaling av erstatning.

I første instans ble saksøkerens krav avvist med begrunnelsen at selgerne på hver butikkside på Rakuten Market er hovedaktørene i salget (kjøp og salg) av produktene som er registrert på butikksiden, og at operatøren av markedsplassen ikke er hovedaktøren (Tokyo District Court, 31. august 2010). “Chupa Chups” var misfornøyd med dette og anket saken.

Ankepunktene

Det var ingen tvist mellom partene om at det forelå en krenkelse av varemerkerettighetene for selgeren, som var den direkte salgsenheten for det aktuelle produktet. Hovedpunktene var om Rakuten Market, som ikke er den direkte salgsenheten, også har ansvar for krenkelse av varemerkerettigheter, fra følgende to perspektiver:

1. Er krenkelse av varemerkerettigheter begrenset til tilfeller der det aktuelle varemerket “brukes”?
2. Kan en nettstedoperatør som ikke er en selger også være “subjektet” for krenkelse av varemerkerettigheter?

Dette ble de to punktene.

Påstanden fra “Chupa Chups”

Saksøkeren hevdet følgende om stridspunkt 1:

“Det er typisk for brudd på varemerkerettigheter at andre bruker det samme varemerket uten tillatelse, men også andre typer handlinger som skader den registrerte varemerkets identifiserende kraft og hindrer identifisering av spesifiserte varer og tjenester, bør være gjenstand for forbud som brudd på varemerkerettigheter, og hvis det er hensikt eller uaktsomhet hos den som handler, bør det være klart at de har en plikt til å betale erstatning for skade.”

Intellectual Property High Court, 14. februar 2012 (2012)

De hevdet at brudd på varemerkerettigheter ikke bare gjelder når det aktuelle varemerket “brukes”, men også handlinger som “skader den registrerte varemerkets identifiserende kraft og hindrer identifisering av spesifiserte varer og tjenester” utgjør brudd på varemerkerettigheter.

Når det gjelder stridspunkt 2, krevde saksøkeren Rakuten for ansvar som følger: Rakuten Market velger ut informasjon som skal leveres, gir søkeresultater i sitt eget format, leverer produktinformasjon som produkter innen Rakuten Market, og instruerer selgere til å lage data i et passende format, og er dermed hovedaktøren i produktvisningen.

I tillegg mottar Rakuten Market bestillinger fra kunder, aksepterer disse, overfører dem til selgere, sender “bekreftelses-e-poster” til kunder, overfører leveringsinformasjon til selgere, og utfører handlinger som å sende kortinformasjon direkte til kortfirmaer for godkjenning ved betaling med kredittkort. Uten disse handlingene ville overføringen av de aktuelle produktene vært nesten umulig, så Rakuten Market er også hovedaktøren i produktoverføringen, hevdet de.

I tillegg tar Rakuten Market en “systembrukeravgift” på 2-4% av selgerens salg, mottar en andel av prisen på de faktisk solgte produktene, og er ikke i en nøytral posisjon mellom selgeren og den potensielle kjøperen, men selger sammen med selgeren, eller via selgeren, hevdet de.

Rakutens påstand

På den annen side, hevdet Rakuten at for tvistepunkt 1, selv om det ikke faller inn under “bruk av registrerte varemerker”, er alle handlinger som “skader identifiseringskraften til det registrerte varemerket” varemerkeinfringement. Dette avviker fra ordlyden i varemerkeloven og har ingen grunnlag i positiv lov. Det som er gjenstand for en injunksjon i henhold til varemerkeloven artikkel 36 (japansk varemerkelov § 36), er “den som krenker varemerkeretten… eller den som er i fare for å gjøre det”, hevdet de.

For tvistepunkt 2 gjentok de sin påstand i første instans at Rakutens rolle i markedet er å tilby “en plass” der selgere kan liste opp produkter og gjennomføre transaksjoner med kunder. Det er selgerne som lister opp hvert produkt, og Rakuten Market tjener en provisjon som en bruksavgift for plassen når en transaksjon er fullført.

Når en selger åpner en ny butikk, gjennomfører Rakuten Market en viss gjennomgang basert på vilkårene, men det er strengt tatt en gjennomgang fra perspektivet om den aktuelle virksomheten er egnet som en partner for å tilby “plassen” Rakuten Market. Hvis åpningen av butikken blir godkjent, kan selgeren liste opp og liste produkter fritt på sin egen butikkside uten å få individuell forhåndsgodkjenning, bare ved å følge prosedyrene utført av hver selger. Rakuten har i utgangspunktet ikke autoritet til å liste opp produkter i markedet eller slette oppførte produkter, og det er umulig å forhindre oppføringen av spesifikke produkter på Rakuten Market på forhånd, hevdet de.

I tillegg er provisjonen for den første tiltalte i Rakuten Market 2-4% av salget fra den fullførte salgskontrakten, som er nær leieprisen (5-10% av salget) i en leiekontrakt for et ekte kjøpesenter, og er faktisk enda lavere. Det kan ikke sies å være en marginrate basert på antagelsen om å ta ansvar som selger, hevdet de også.

Vurdering av ankeinstansen

Den intellektuelle eiendomsdomstolen, i forhold til tvistepunkt 1,

selv om varemerkeloven i sin artikkel 37 definerer handlinger som anses som brudd, er varemerkeretten en rettighet til “å ha enerett til å bruke det registrerte varemerket for de angitte varer eller tjenester” (samme lov artikkel 25), og varemerkeinnehaveren kan “kreve stans eller forebygging av bruddet mot den som bryter eller kan bryte hans/hennes varemerkerett…” (samme lov artikkel 36, paragraf 1). Derfor, selv om varemerkeloven har en uttrykkelig bestemmelse om indirekte brudd (samme lov artikkel 37), er det ikke nødvendig å tolke at varemerkebrudd kun er begrenset til tilfeller som faller under den uttrykkelige bestemmelsen.

Samme som ovenfor

Domstolen indikerte at varemerkebrudd ikke er begrenset til “bruk”, og anerkjente “Chupa Chups” sin påstand.

For tvistepunkt 2, nettstedoperatøren (kjøpesenteroperatøren) er,

• selv om de er operatører, når de spesifikt erkjenner at produktene som tilbys av selgerne bryter tredjeparts varemerkerettigheter, kan de bli medskyldige i brudd på loven
• operatøren har inngått en butikkavtale med selgerne og tjener forretningsmessige fordeler som butikkavgifter og systembruksavgifter
• når operatøren er klar over eksistensen av varemerkebrudd, kan de ta tiltak for å unngå konsekvensene, som å slette innhold og stoppe butikkdriften, i henhold til avtalen med selgerne

Når man tar hensyn til disse omstendighetene, om operatørens ansvar,

når de blir klar over at det er et varemerkebrudd av selgeren, eller når det er tilstrekkelig grunn til å anta at de kunne ha blitt klar over det, hvis innholdet av bruddet ikke er slettet fra nettsiden innen en rimelig periode etterpå, kan varemerkeinnehaveren kreve at nettsideoperatøren stopper og betaler erstatning på samme måte som overfor selgeren, etter at den nevnte perioden har gått.

Samme som ovenfor

Men i dette tilfellet, siden Rakuten Market slettet alt innen en rimelig periode på 8 dager etter at de ble klar over varemerkebruddet og korrigerte det, kan det ikke sies at de ulovlig brøt varemerkeretten, og det kan heller ikke sies at de begikk urettferdig konkurranse, så anken ble avvist.

Nettstedoperatører, når de mottar påstander om brudd på varemerkeloven fra varemerkeinnehavere og andre, bør raskt undersøke om det er et brudd, og så lenge de oppfyller dette, vil de ikke være ansvarlige for å stoppe eller betale erstatning for varemerkebrudd, men hvis de forsømmer dette, kan de bli holdt ansvarlige på samme måte som selgerne.

Oppsummering

Dommen i “Chupa Chups”-saken fra den japanske høyesterett for intellektuell eiendom tar hensyn til situasjonen for butikkeiere på Rakuten Market. Selv om dette er tilfellet, indikerer dommen at hvis en butikkeier ikke reagerer raskt etter å ha blitt kjent med en overtredelse av varemerkeretten, kan det være en mulighet for at operatøren av markedsplassen også kan bli holdt ansvarlig. Det er viktig å være oppmerksom på dette.

Tiltak fra vårt firma

Monolis Advokatfirma er et advokatfirma med høy ekspertise innen IT, spesielt internett og jus. I de senere årene har intellektuell eiendomsrett rundt varemerker fått økt oppmerksomhet, og behovet for juridisk sjekk øker stadig. Vårt firma tilbyr løsninger relatert til intellektuell eiendom. Detaljer er beskrevet i artikkelen nedenfor.