Je použití názvu produktu jiné společnosti jako hashtag porušením ochranné známky? Vysvětlení případů z domova i ze zahraničí

„Stane se použití cizích obchodních značek v hashtagu porušením ochranné známky při prodeji?“

Na internetových obchodech se hashtagy využívají k zvýšení prodejnosti díky lepší vyhledatelnosti. Například, existuje právní problém, pokud při prodeji vlastnoručně vyrobené kabelky použijete hashtag s názvem známé značky?

Dne 27. září 2021 (Reiwa 3) vydal Okresní soud v Ósace rozhodnutí, které uznalo použití hashtagu jako značkové použití a potvrdilo porušení ochranné známky. Toto rozhodnutí bylo pozoruhodné jako první soudní verdikt, který posoudil použití cizí obchodní známky (názvu produktu) jako hashtag jako porušení ochranné známky.

Zde vysvětlíme otázky týkající se porušení ochranné známky, které mohou být stíhány jako trestné činy, a poskytneme rady, jak správně používat hashtagy související s ochrannými známkami jako marketingový nástroj.

Co je právo k ochranné známce  

Právo k ochranné známce je v zákoně o ochranných známkách definováno následovně.

Článek 1 (Účel)

Tento zákon má za cíl chránit ochranné známky, čímž se usiluje o udržení obchodního kreditu těch, kteří ochranné známky používají, a tím přispět k rozvoji průmyslu a zároveň chránit zájmy spotřebitelů.

Článek 2 (Definice atd.)

V tomto zákoně se pod pojmem “ochranná známka” rozumí to, co lze vnímat lidskými smysly, a to zahrnuje písmena, grafické symboly, znaky, trojrozměrné tvary nebo barvy, nebo jejich kombinace, zvuky a další prvky stanovené vládním nařízením (dále jen “symboly”), a to následující:

1. To, co používá osoba, která se profesionálně zabývá výrobou, certifikací nebo převodem zboží, pro toto zboží.

2. To, co používá osoba, která se profesionálně zabývá poskytováním služeb nebo jejich certifikací, pro tyto služby (s výjimkou toho, co je uvedeno v předchozím bodě).

Stručně řečeno, jde o identifikační značku (obchodní značku), která se používá k odlišení vlastních produktů nebo služeb od produktů nebo služeb jiných společností. Zahrnuje nejen názvy a loga, ale také pohyblivé ochranné známky, hologramové ochranné známky, ochranné známky tvořené pouze barvami, zvukové ochranné známky a ochranné známky umístění.

Právo k ochranné známce je druhem duševního vlastnictví, které vzniká podáním přihlášky a registrací ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Držiteli ochranné známky je pak uznáno výlučné právo k jejímu používání v registrovaném oboru (určené zboží nebo služby) (výhradní právo, zákon o ochranných známkách článek 25).

Kromě toho je možné zabránit používání identické nebo podobné ochranné známky na určeném zboží nebo službách nebo na podobném zboží nebo službách (právo zakázat, zákon o ochranných známkách článek 37 odstavec 1). Existuje také systém registrace ochranných známek, který rozšiřuje právo zakázat i na “nepodobné” zboží nebo služby (zákon o ochranných známkách článek 64).

Pokud byste chtěli využívat ochrannou známku jiné společnosti, je nutné získat od držitele ochranné známky povolení k jejímu použití.

Požadavky na porušení ochranné známky

Porušení ochranné známky nastává, když někdo bez povolení používá ochrannou známku, kterou zaregistroval někdo jiný, nebo známku podobnou, v oblasti (kategorii), na kterou se vztahuje právo ochranné známky.

Aby došlo k porušení ochranné známky, musí být splněny následující dvě podmínky:

• Použití registrované ochranné známky nebo jejího podobného rozsahu
• Značkové použití

Níže vysvětlíme jednotlivé požadavky.

Použití registrované ochranné známky nebo jejího podobného rozsahu

“Použití registrované ochranné známky nebo jejího podobného rozsahu” znamená použití ochranné známky, která je identická nebo podobná registrované ochranné známce, na určené zboží nebo služby nebo na zboží nebo služby, které jsou jim podobné.

Ochranná známka poskytuje držiteli výhradní právo v oblasti, pro kterou byla ochranná známka registrována. Proto “použití ochranné známky jinou osobou v rozsahu určeného zboží nebo služeb nebo zboží nebo služeb, které jsou jim podobné” splňuje požadavky na porušení ochranné známky.

Značkové použití

“Značkové použití” znamená, že poskytovatel zboží nebo služeb používá ochrannou známku k odlišení svého zboží nebo služeb od zboží nebo služeb jiných společností. To je důležitý prostředek, který umožňuje spotřebitelům rozpoznat původ zboží a důvěřovat jeho kvalitě (funkce označení původu).

Použití ochranné známky jiné společnosti takovým způsobem, že naznačuje, že zboží nebo služby jsou vlastní, pokud odpovídá “značkovému použití”, splňuje požadavky na porušení ochranné známky.

Reakce na porušení ochranné známky

Při porušení práv k ochranné známce má držitel ochranné známky proti porušiteli následující občanskoprávní nároky:

• Požadavek na zákaz a likvidaci (Japonský zákon o ochranných známkách článek 36)

※ Neexistuje promlčecí lhůta. Nicméně, je omezena dobou platnosti patentového práva (10 let, s možností obnovení).

• Požadavek na náhradu škody (Japonský občanský zákoník článek 709)

※ Promlčecí lhůta pro zánik práva je 3 roky od doby, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a pachatelovi, a 20 let od spáchání protiprávního jednání.

• Požadavek na vrácení neoprávněného obohacení (Japonský občanský zákoník články 703, 704)

※ Promlčecí lhůta pro zánik práva je 5 let od doby, kdy se poškozený mohl právo domáhat, a 10 let od vzniku práva (Japonský občanský zákoník článek 166 odstavec 1).

• Požadavek na opatření k obnově dobrého jména (Japonský zákon o ochranných známkách článek 39)

※ Promlčecí lhůta pro zánik práva je 3 roky od doby, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a pachatelovi.

Dále, pokud někdo úmyslně poruší práva k ochranné známce jiné osoby (s vědomím, že používá registrovanou ochrannou známku jiné osoby na jejích výrobcích), může být potrestán trestem odnětí svobody.

V Japonském zákoně o ochranných známkách jsou stanoveny následující tresty:

Článek 78 (Trest za porušení)

Osoba, která porušila práva k ochranné známce nebo výhradní právo užívání (s výjimkou jednání považovaného za porušení podle článků 37 nebo 67), bude potrestána odnětím svobody na dobu do 10 let nebo pokutou do 10 milionů jenů, případně oběma tresty.

Článek 78-2

Osoba, která se dopustila jednání považovaného za porušení práv k ochranné známce nebo výhradního práva užívání podle článků 37 nebo 67, bude potrestána odnětím svobody na dobu do 5 let nebo pokutou do 5 milionů jenů, případně oběma tresty.

Článek 79 (Trest za podvodné jednání)

Osoba, která se dopustila podvodného jednání a získala registraci ochranné známky, registraci ochranného znaku, obnovení práv z registrace ochranné známky nebo ochranného znaku, rozhodnutí o námitkách proti registraci nebo rozhodnutí o odvolání, bude potrestána odnětím svobody na dobu do 3 let nebo pokutou do 3 milionů jenů.

Článek 80 (Trest za falešné prohlášení)

Osoba, která porušila ustanovení článku 74, bude potrestána odnětím svobody na dobu do 3 let nebo pokutou do 3 milionů jenů.

※ V případě právnických osob platí dvojí trestání, a to jak pro jednatele, tak pro právnickou osobu. Za trestný čin podle článku 78 je možné uložit pokutu do 300 milionů jenů, za trestné činy podle článků 79 a 80 pokutu do 100 milionů jenů (Japonský zákon o ochranných známkách článek 82 odstavec 1 bod 1 a 2).

Související článek: Učíme se z případů: ‘Porušení ochranné známky’ – kritéria a tresty (odnětí svobody, pokuty)[ja]

Případ zákazu porušení ochranné známky prostřednictvím hashtagů  

Zde vysvětlíme klíčové body rozhodnutí soudu, který poprvé uznal porušení ochranné známky v případě, kdy byl název produktu jiné společnosti použit jako hashtag, v rozsudku Osacký okresní soud z 27. září Reiwa 3 (2021) ‘Žádost o zákaz porušení ochranné známky'[ja].

Žalovaným byl individuální prodejce, který více než rok prodával na prodejním webu Mercari ručně vyráběné výrobky jako “tašky ve stylu Charmant Sac” jako své hobby.

Prodejce přidával funkci vyhledávání ve formátu “(#) + (klíčové slovo)”. Na místě “klíčového slova” používal obchodní značku japonské módní značky “Charmant Sac” a podobné výrazy, čímž vytvářel několik hashtagů.

Žalobce, držitel ochranné známky “Charmant Sac”, tvrdil, že zobrazení značky žalovaného na jeho webu je identické nebo podobné registrované ochranné známce (“Charmant Sac”) a že prodávané tašky na zavazování jsou stejné jako výrobky určené ochrannou známkou (tašky, obaly), a proto to odpovídá porušení ochranné známky.

Dále bylo předmětem sporu, zda prodej podobných výrobků jako hobby po dobu více než jednoho roku odpovídá “podnikání”.

Soud uvedl, že používání hashtagů bylo zamýšleno k přilákání uživatelů na web žalovaného a podporu prodeje produktů uvedených na tomto webu, a rozhodl, že “uživatelé mohou vnímat nabízené produkty jako značkové zboží”.

Jinými slovy, soud uznal, že “zobrazení značky žalovaného č. 1 (#CharmantSac) na webu žalovaného plní funkci identifikace původu a rozlišení vlastních a cizích výrobků pro spotřebitele” a shledal, že se jedná o “užití jako ochranná známka”, zamítl argumenty žalovaného a rozhodl o zákazu porušení ochranné známky.

Tento rozsudek se stal prvním případem v Japonsku, kdy bylo rozhodnuto, že připojení tagu k registrované ochranné známce (názvu produktu) jiné společnosti pro marketingové účely tvoří porušení ochranné známky.

Další případy použití hashtagů a porušení ochranných známek

Mezi nedávné případy v zahraničí patří například taiwanský případ s oblečením souvisejícím s „QQBOW“ (září 2020) nebo případ „Lightweight“ taiwanského generálního distributora německého výrobce pneumatik Carbovation (říjen 2021). V obou případech taiwanské soudy zamítly nároky žalobců, když uznaly, že použití „#cizí značky“ nepředstavuje značkové použití a neporušuje tak ochrannou známku.

V případu „QQBOW“ bylo zdůrazněno, že platforma, na které žalobce prodával své zboží, byla převážně Facebook, zatímco žalovaný používal hashtagy na e-commerce stránkách. Hashtagy slouží k přesměrování uživatelů na stránky s produkty značky uvnitř téže platformy a nejsou považovány za prostředek k identifikaci původu zboží.

Hashtagy jsou primárně určeny k propojení podobných témat na online platformách a neobsahují charakteristiku ochranné známky. Proto taiwanský soud pro duševní vlastnictví po zvážení obsahu online příspěvků a produktů spojených s hashtagy dospěl k závěru, že použití registrované ochranné známky jako hashtagu nepředstavuje „použití ochranné známky“.

V taiwanských případech porušení ochranných známek je klíčovým faktorem „záměna a omyl“, tedy zda spotřebitelé mohou být při setkání se značkou žalovaného zmýleni a domnívat se, že původ zboží je totožný s žalobcem. V tomto případě měly významný vliv následující faktory:

• Značka žalobce nebyla známá.
• Přidání slova „款“ (v japonštině znamenající „ve stylu“), což naznačuje, že produkt není totožný se zbožím žalobce, ale má podobný styl, který spotřebitelé mohou rozpoznat.

Proto v případě, že by byla ochranná známka žalobce známá nebo by na straně žalovaného existovaly jasné vylučující označení, mohly by být výsledky odlišné.

Na druhé straně, v případu „Lightweight“ byl hlavním bodem sporu otázka pravých paralelních dovozů a mezinárodní vyčerpání práv.

V případu „Lightweight“ měl žalobce ochrannou známku pouze pro logo a nevlastnil ochranné známky pro „název společnosti = Carbovation“ nebo „název značky = Lightweight“.

• Žalovaný prodával kola značky „3T“ z Itálie, na kterých byly použity pneumatiky značky žalobce, jež byly rovněž paralelně dováženy a prodávány žalovaným.
• V příspěvcích na Facebooku byla hlavní náplní prezentace kol, která žalovaný prodával, a hashtagy „#carbovation“ a „#lightweight“ byly považovány za dostatečný popis, který ukazuje, že součásti použité na těchto kolech jsou pneumatiky značky žalobce, a proto nebyly považovány za značkové použití.

Na základě těchto zjištění by i v případě, že by žalobce vlastnil ochranné známky „Carbovation“ nebo „Lightweight“ v Taiwanu, bylo pravděpodobně rozhodnuto, že jejich použití není značkové.

Co se týče otázky, zda používání hashtagů s ochrannými známkami jiných společností porušuje zákon o spravedlivém obchodování (podobný japonskému zákonu o nekonkurenci a antimonopolnímu zákonu), bylo se tímto tématem zabýváno v prvním stupni „QQBOW“ a v případu „Lightweight“, kde bylo v obou případech uznáno za spravedlivé použití.

Reference: FICPI (Mezinárodní federace patentových zástupců) | Nejnovější rozhodnutí týkající se používání hashtagů a značkového použití v Taiwanu (v angličtině)

Zda jsou hashtagy s následujícími registrovanými ochrannými známkami považovány pouze za vyhledávací funkci nebo za značkové použití, závisí na konkrétním případu.

Protože se právní úprava ochranných známek týkajících se hashtagů liší podle země, doporučujeme spolupracovat s odborníky v zemi, do které vaše společnost vstupuje, a připravit se na tyto rozdíly.

Shrnutí: Poradit se ohledně porušení ochranné známky s advokátem

V tomto článku jsme podrobně vysvětlili, zda použití ochranné známky v hashtagu může představovat porušení práv k ochranné známce. Ačkoliv se posouzení může lišit v závislosti na konkrétním případu a zemi, existují případy, kdy bylo porušení ochranné známky prostřednictvím hashtagu uznáno.

Doporučujeme konzultovat případné porušení ochranné známky s advokátem, který je odborníkem na řízení rizik spojených s duševním vlastnictvím. Na druhou stranu, může se stát, že vaše vlastní informační aktivity porušují ochrannou známku jiné společnosti. Získání právního posudku od odborníka na vaše reklamy a další komunikaci vám může poskytnout jistotu.

Představení opatření naší kanceláře

Právní kancelář Monolith je firma s bohatými zkušenostmi v oblasti IT, zejména internetu a práva. V posledních letech se porušování zákonů o ochranných známkách v internetovém obchodování stalo velkým problémem a potřeba právní kontroly neustále roste. Naše kancelář analyzuje právní rizika spojená s již zahájenými nebo plánovanými podnikatelskými aktivitami s ohledem na různé právní předpisy a snaží se zajistit jejich legalizaci bez nutnosti zastavit podnikání. Podrobnosti naleznete v následujícím článku.

Právní služby kanceláře Monolith: IT a duševní vlastnictví pro různé podniky[ja]