Co je to smlouva o udělení licence k patentu? Vysvětlení bodů, na které je třeba dávat pozor

Při udělování licence třetí straně na patent, který vlastní naše společnost, uzavíráme ‘Smlouvu o udělení licence k využití patentu’. Obecně platí, že tuto smlouvu vytváří strana udělující licenci, ale musíme pečlivě zvážit nejen výhody a nevýhody, ale také skrytá ‘rizika’ spojená s obsahem smlouvy.

Proto vám nyní jednoduše vysvětlíme, jak se z pozice licencora vyhnout zbytečným rizikům a na co si dát pozor, abyste po uzavření smlouvy nepotýkali s problémy.

Druhy licenčních práv

Osobu, která uděluje licenci k patentu, nazýváme “licencor”, zatímco osoba, která licenci přijímá, se nazývá “licenciat”. Existují čtyři druhy licenčních práv, která mohou být udělena licenciatovi.

• V případě udělení licenčních práv k zaregistrovanému patentu se jedná o “běžná licenční práva” nebo “exkluzivní licenční práva”
• V případě udělení licenčních práv k patentovému vynálezu, který je stále ve fázi přihlášky, se jedná o “předběžná běžná licenční práva” nebo “předběžná exkluzivní licenční práva”

Exkluzivní licenční práva

Japonský patentový zákon, článek 77
1. Držitel patentu může zřídit exkluzivní licenční práva k jeho patentu.
2. Držitel exkluzivních licenčních práv má výhradní právo provozovat patentovaný vynález jako podnikání v rámci rozsahu stanoveného v zřizovacím aktu.
3. Exkluzivní licenční práva mohou být převedena pouze v případě, že jsou spojena s podnikáním, pokud je získáno souhlas držitele patentu a v případě dědictví nebo jiného obecného nástupnictví.
4. Držitel exkluzivních licenčních práv může zřídit zástavní právo k jeho exkluzivním licenčním právům nebo udělit běžná licenční práva jiné osobě pouze se souhlasem držitele patentu. (dále zkráceno)

Exkluzivní licenční práva jsou silná práva, která dávají licenciatovi exkluzivní a výhradní právo provozovat patentovaný vynález. V rámci udělené licence nemůže patentovaný vynález provozovat ani držitel patentu.

Držitel exkluzivních licenčních práv má také právo žádat o zastavení nebo prevenci porušení jeho patentových práv proti osobám, které porušují nebo mohou porušit jeho patentová práva. Pokud má souhlas držitele patentu, může také udělit běžná licenční práva třetí straně.

Je třeba poznamenat, že exkluzivní licenční práva nevznikají pouze uzavřením smlouvy o udělení licence k patentu. Je nutné zaregistrovat zřízení exkluzivních licenčních práv v patentovém rejstříku.

Běžná licenční práva

Japonský patentový zákon, článek 78
1. Držitel patentu může udělit běžná licenční práva k jeho patentu jiné osobě.
2. Držitel běžných licenčních práv má právo provozovat patentovaný vynález jako podnikání v rámci rozsahu stanoveného tímto zákonem nebo v zřizovacím aktu.

Běžná licenční práva dávají licenciatovi právo provozovat patentovaný vynález. Na rozdíl od exkluzivních licenčních práv, běžná licenční práva nezahrnují exkluzivitu nebo právo žádat o zastavení porušení. Proto, pokud chcete udělit licenční práva více licenciatům současně, zvolíte běžná licenční práva.

O exkluzivních běžných licenčních právech

Jedná se o druh běžných licenčních práv, který je často zaměňován s “exkluzivními licenčními právy”, a to jsou “exkluzivní běžná licenční práva”.

Jedná se o dohodu mezi licencorem a licenciatem, že licencor neudělí běžná licenční práva jiné osobě. I když je předpona “exkluzivní”, nezahrnuje exkluzivitu nebo právo žádat o zastavení porušení, jako je tomu u exkluzivních licenčních práv. Je to pouze dohoda mezi smluvními stranami.

Toto se používá, pokud licencor chce zachovat svá vlastní licenční práva, nebo pokud chce udělit exkluzivitu licenciatovi v zahraniční zemi nebo regionu, kde neexistuje právní ustanovení ekvivalentní k japonským “exkluzivním licenčním právům”.

Předběžná exkluzivní licenční práva a předběžná běžná licenční práva

Předběžná exkluzivní licenční práva a předběžná běžná licenční práva jsou práva, která byla zavedena v rámci revize japonského patentového zákona v roce 2009 (Gregoriánský kalendář), která umožňuje licencování patentových přihlášek třetím stranám před jejich registrací. Obsah je téměř stejný jako u “běžných licenčních práv” a “exkluzivních licenčních práv”.

Pokud je příslušná patentová přihláška zaregistrována, licenciat s předběžnými exkluzivními licenčními právy je považován za držitele “exkluzivních licenčních práv”, zatímco licenciat s předběžnými běžnými licenčními právy je považován za držitele “běžných licenčních práv”.

Licencování patentových vynálezů před jejich registrací má pro startupy a podobné společnosti řadu výhod, jako je možnost rychlého získání peněz investovaných do patentovaného vynálezu a investice do dalšího vývoje technologií, nebo jako jeden z dosažených výsledků, který může přispět k získání financí.

Klíčové body smlouvy o udělení licence k patentu

Vlastník patentových práv má výhradní právo na provádění daného patentu a může získat odměnu (licenční poplatek) tím, že udělí třetí straně licenci k jeho provádění.

Tato smlouva o udělení licence k patentu stanovuje povinnosti, odpovědnosti a práva spojená s udělením licence. Jako licencor byste měli věnovat pozornost několika klíčovým bodům.

Kromě výše uvedených “typů prováděcích práv” jsou zvláště důležité následující aspekty: “rozsah udělení licence”, “licenční poplatek”, “povinnost nezpochybňovat”, “zajištění patentu” a “přiřazení vylepšených vynálezů”.

Rozsah udělení licence

Důležité body v rámci rozsahu udělení licence jsou: 1. patent, na který se licence vztahuje, 2. doba trvání licence, 3. oblast, ve které je licence platná.

Patent, na který se licence vztahuje

V případě patentu je třeba uvést “číslo patentu” a “název vynálezu”. V případě dočasného výhradního práva k provádění a dočasného obecného práva k provádění je třeba uvést “číslo žádosti” a “název vynálezu”.

Bod k zvážení

Pokud je v licenci zahrnut patent, který ještě nebyl zveřejněn, je třeba uložit licencovanému subjektu povinnost mlčenlivosti až do doby zveřejnění daného patentu.

Doba trvání licence

Je nutné jasně určit počátek a konec doby trvání licence, přičemž konec je obzvláště důležitý.

• Počátek: 1. den uzavření smlouvy, 2. den dohodnutý mezi stranami, 3. den, kdy smlouva nabývá účinnosti
• Konec: 1. konkrétní budoucí den, 2. den ukončení určité doby, 3. den vypršení platnosti patentu

Bod k zvážení
Pokud jde o patent, který je nezbytný pro hlavní obchodní činnost licencovaného subjektu, není neobvyklé stanovit konec doby trvání licence na den vypršení platnosti patentu (bod 3). U mezinárodních patentů je však třeba mít na paměti, že doba platnosti patentu se liší v závislosti na zemi.

Oblast, ve které je licence platná

Geografický rozsah licence určuje “prodejní oblast” nebo “výrobní oblast” produktů využívajících licencovaný patent. Je možné omezit oblast výroby nebo zakázat export, případně omezit země, do kterých je možné exportovat.

Bod k zvážení
Je třeba si uvědomit, že pokud omezíte prodejní oblast, množství prodeje nebo prodejní místa produktů využívajících licencovaný patent, může to být považováno za nekalé obchodní praktiky zakázané antimonopolním zákonem.

Existence práva na sublicenci

Právo licencovaného subjektu udělit další licenci třetí straně na patent, na který byla udělena licence, se nazývá “právo na sublicenci”.

I když licencovaný subjekt pověří svou dceřinou společností nebo třetí stranou výrobou produktů vztahujících se k danému patentu, pokud se jedná o jinou právnickou osobu, je nutné “právo na sublicenci”.

Bod k zvážení
Pokud výrobce, kterému licencovaný subjekt svěřil výrobu, splňuje následující požadavky, je považován za “subdodavatele” a činnost licencovaného subjektu je považována za provádění, takže “právo na sublicenci” není nutné.

• Licencovaný subjekt platí subdodavateli mzdu
• Licencovaný subjekt řídí a dohlíží na subdodavatele v otázkách nákupu surovin a kontroly kvality
• Licencovaný subjekt odebírá všechny výrobky od subdodavatele

Poplatek za udělení licence

Neexistuje žádné pevné pravidlo pro výpočet poplatku za udělení licence. Často se rozhoduje na základě vztahu mezi licenciantem a licencem, standardních cen v daném odvětví atd. Čtyři nejběžnější metody jsou následující:

Pevný poplatek

Jedná se o pevnou částku, kterou licenciant obdrží bez ohledu na prodejní výsledky licence. Platba může být provedena jednorázově nebo rozdělena na měsíční nebo roční splátky.

Upozornění:
Pevný poplatek má výhodu, že příjmy z licence jsou stanoveny při uzavření smlouvy. Na druhou stranu, pokud prodeje licence překročí původní odhady, může se stát, že obdržíte méně peněz než při běžném poplatku.

Běžný poplatek

Jedná se o částku, která je úměrná výsledkům, které licenciat získal díky využití patentu. Může být vypočítán pomocí sazby poplatku z prodejní ceny nebo zisku, nebo může být vypočítán na základě počtu vyrobených produktů.

Upozornění:
Pokud jsou prodeje licence úspěšné, je to skvělé, ale pokud jsou nižší než očekáváno, může být obtížné získat zpět náklady na vývoj. Proto byste měli zvážit kombinaci s “minimálním poplatkem”, který obdržíte, pokud prodeje nedosáhnou určité částky.

Při výpočtu poplatku z prodeje může být základem “čistá prodejní cena”, která je po odečtení nákladů jako jsou náklady na dopravu, balení, pojištění, provize prodejce atd. Mějte na paměti, že čím více položek odečtete, tím menší poplatek obdržíte.

Jednorázový poplatek + běžný poplatek

V případě některých produktů může trvat dlouho od uzavření smlouvy o udělení patentové licence do doby, kdy se produkt stane komerčně dostupným, a může trvat několik let, než obdržíte licenční poplatek.

Pro start-upy, které chtějí co nejdříve převést patentová práva na hotovost, je efektivní kombinace jednorázového a běžného poplatku.

Závazek nezpochybňování

Závazek nezpochybňování je povinnost, kterou licencor ukládá licenci, aby nespochybňoval platnost patentových práv, která jsou předmětem udělení licence.

Avšak, pokud existuje důvod pro neplatnost a existuje patent, který by neměl být původně oprávněn, použití technologie obsažené v daném patentovém právu může být omezeno, což by mohlo bránit spravedlivé soutěži.

Z tohoto důvodu může být ukládání závazku nezpochybňování licenci považováno za nekalý obchodní způsob, který je zakázán japonským zákonem o zákazu monopolu.

Bod na zvážení
Následující ustanovení může být považováno za neodpovídající nekalému obchodnímu způsobu.

Článek XX (Závazek nezpochybňování)
A (licencor) může okamžitě ukončit tuto smlouvu, pokud B (licenci) přímo nebo nepřímo zpochybňuje platnost tohoto patentu.

Patentní záruka (bez záruky)

Někteří licenceři mohou požadovat od licencianta následující záruky, aby se vyhnuli rizikům vyplývajícím z provádění licencovaného patentu.

• Zaručit, že provádění patentu, který je předmětem licence, neporuší práva třetích stran.
• Zaručit, že pro patent, který je předmětem licence, neexistují důvody pro neplatnost.

Vzhledem k tomu, že je prakticky nemožné kontrolovat patentové přihlášky a předchozí dokumenty po celém světě, představuje pro licencianta poskytnutí takových záruk velké riziko.

Upozornění:
I když by licenciant neměl akceptovat požadavky licenceře na patentní záruky, je nutné stanovit postup v případě, že třetí strana požaduje náhradu škody za porušení práv.

Jako možná ustanovení pro nezaručení patentu a postup v případě porušení práv třetích stran lze zvážit následující ustanovení.

1. Strana A (licenciant) nezaručuje, že pro licencovaný patent neexistují důvody pro neplatnost, a také nezaručuje, že výroba, prodej, použití a export produktů na základě této smlouvy stranou B (licenceř) neporuší patentová práva třetích stran.
2. Pokud však strana B poruší patentová práva třetích stran výrobou, prodejem, použitím a exportem produktů na základě této smlouvy, strana A bude spolupracovat se stranou B na odstranění takového porušení.

Přiřazení vylepšených vynálezů

Domnívám se, že mnoho lidí si myslí, že by měla být udělena nějaká práva licencorovi, protože je velká pravděpodobnost, že vylepšený vynález, který vyvinul licensee, by nebyl možný bez technických informací týkajících se licencovaného patentu.

Avšak, je třeba být opatrný, protože pokud licensee ukládá následující povinnosti týkající se práv na vylepšený vynález, který vyvinul, může to potenciálně odpovídat nekalým obchodním praktikám zakázaným antimonopolním zákonem (Japonský antimonopolní zákon).

• Přiřadit je licencorovi
• Sdílet je s licencorom
• Poskytnout licencorovi exkluzivní licenci

Upozornění:
Je možné stanovit v patentové licenční smlouvě, že licencor může ukládat následující povinnosti licensee, protože to neodpovídá nekalým obchodním praktikám.

• Pokud vylepšená technologie, kterou vyvinul licensee, nemůže být použita bez technologie týkající se licencovaného patentu, převést práva týkající se této vylepšené technologie na licencora za přiměřenou cenu
• Poskytnout licencorovi neexkluzivní licenci

Smlouva o udělení licence k patentu a know-how

Pokud smlouva o licenci k patentu zahrnuje také udělení licence k know-how, je nutné uzavřít “Smlouvu o udělení licence k patentu a know-how”.

Například, pokud jste obdrželi licenci k využití “látky A”, ale metoda popsaná v patentové specifikaci neumožňuje výrobu za nízké náklady, může se jednat o případ, kdy je třeba získat licenci k know-how týkající se nízkonákladové výroby, které držitel licence udržuje v tajnosti.

Avšak, mezi “patentovými právy”, jejichž platnost vyprší a tím zaniká povinnost platit licenční poplatky, a “know-how”, kde povinnost platit licenční poplatky existuje, pokud je udělena licence, existují rozdíly v obsahu smlouvy, které je třeba zvlášť zvážit.

Shrnutí

Kromě bodů, které jsme doposud vysvětlili v souvislosti s ‘důležitými aspekty smlouvy o udělení licence k patentu’, můžeme také zvážit klauzule jako ‘nevrácení licenčních poplatků’ nebo ‘vylučovací klauzule’, která zprošťuje licencora odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku využití patentu, jakožto klauzule snižující riziko licencora.

Při zvažování ‘smlouvy o udělení licence k patentu’, včetně vztahu k antimonopolnímu zákonu nebo udělení licence k know-how, je nutné mít různé odborné znalosti, takže doporučujeme konzultovat s právníkem s bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi, místo abyste se rozhodovali sami.

Pokud chcete znát licenční smlouvy celkově, nejen patentová práva, ale také autorská práva a ochranné známky, doporučujeme si přečíst následující článek spolu s tímto článkem.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Představení opatření naší kanceláře

Právní kancelář Monolis je právní kancelář s vysokou odborností v oblasti IT, zejména internetu a práva. Při uzavírání smlouvy o licenci k patentu je nutné vytvořit smlouvu. Naše kancelář provádí tvorbu a revizi smluv pro různé případy, od společností kótovaných na hlavním trhu Tokyo Stock Exchange (Japonská burza cenných papírů) až po startupy. Pokud máte potíže se smlouvou, prosím, podívejte se na následující článek.

https://monolith.law/contractcreation[ja]