¿Hasta dónde se permite la similitud de marcas comerciales? Explicación de los criterios de similitud y los casos de infracción de derechos de marca.

¿Qué debe hacer si descubre que se están vendiendo productos con un “logotipo” o “nombre” muy similares a los de su propia empresa? Además, ¿cómo debería proceder si, al desarrollar un nuevo producto, encuentra que existe otro producto de la competencia con un nombre similar? Estas situaciones no se limitan a la mera competencia entre empresas, sino que pueden constituir un problema legal grave como “infracción de derechos de marca” bajo la ley japonesa.

En este artículo, explicaremos la “similitud” que es crucial no solo en el momento de registrar una marca, sino también al ejercer los derechos asociados a ella, utilizando casos judiciales y ejemplos concretos en Japón.

¿Qué es el derecho de marca registrada bajo la ley japonesa?

El derecho de marca registrada en Japón es el derecho que protege los “signos distintivos” utilizados para diferenciar productos o servicios de los de otras empresas. Estos signos distintivos pueden incluir letras, figuras, símbolos, colores, sonidos e incluso formas tridimensionales. Al poseer una marca registrada, se tiene la fuerza legal para prevenir que terceros utilicen la misma o una marca similar sin autorización.

El derecho de marca registrada tiene las siguientes características:

Ser un derecho exclusivo y excluyente

El titular de una marca registrada tiene el derecho de usarla de manera exclusiva. Al mismo tiempo, también tiene el derecho de excluir el uso no autorizado por otros, lo que previene la confusión en el mercado causada por el uso de marcas similares por parte de la competencia.

Contribuye a la protección del valor de la marca

La marca es un símbolo del imagen de marca de una empresa o producto. Al poseer derechos de marca registrada, se reduce el riesgo de que el valor de la marca se vea afectado por imitaciones o uso indebido.

Por ejemplo, cuando el logotipo o marca de una marca conocida está protegido como marca registrada, los consumidores pueden distinguir más fácilmente entre productos auténticos y falsificaciones.

El significado del derecho de marca registrada

El derecho de marca registrada no solo protege los intereses de la empresa, sino que también proporciona a los consumidores la información necesaria para tomar decisiones de compra informadas. La capacidad de los consumidores para juzgar con confianza la calidad y el origen de un producto al ver la marca es posible gracias a este derecho.

Además, el derecho de marca registrada se puede obtener no solo a nivel nacional sino también internacionalmente, protegiendo la expansión de negocios en el mercado global. En los últimos años, la infracción de marcas registradas más allá de las fronteras nacionales se ha convertido en un problema, y se requiere una protección adecuada de los derechos de marca registrada.

El derecho de marca registrada se establece solo a través del registro en la Oficina de Patentes. Si se desea reclamar derechos de marca registrada en el extranjero, es necesario registrar la marca en el país donde se alega la infracción. Las marcas no registradas no reciben protección legal, por lo que el registro de marcas es esencial para las empresas con una estrategia de marca.

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¿Qué es la similitud de marcas comerciales bajo la ley japonesa?

La similitud de marcas comerciales se refiere a la cuestión de si las marcas son “similares” entre sí.

Un caso que ilustra cómo la Corte Suprema de Japón ha abordado la similitud de marcas comerciales es el incidente de la marca Iceberg (Corte Suprema de Showa 39 (1964), No. 110, 27 de febrero de Showa 43 (1968), Minshu Vol. 22, No. 2, p. 399).

La similitud de las marcas comerciales se ha determinado de la siguiente manera:

El juicio sobre la similitud de las marcas comerciales debe considerarse en su conjunto, teniendo en cuenta la impresión, memoria y asociación que la apariencia, el concepto y la denominación de la marca generan en los comerciantes, y debe basarse en la realidad de las transacciones del producto en cuestión.

En otras palabras, la similitud de las marcas comerciales no debe evaluarse solo en base a elementos aislados, sino que debe ser una evaluación integral que tenga en cuenta el entorno comercial específico y la perspectiva del consumidor.

A continuación, explicaremos los elementos específicos que se consideran en esta evaluación.

Elementos básicos para determinar la similitud de marcas bajo la ley japonesa

La similitud de marcas se determina en función de si existe la posibilidad de que la marca cause confusión o error en cuanto al origen de los productos o servicios. Para esta determinación, los siguientes tres elementos son clave:

Similitud de Apariencia Bajo la Ley de Marcas Japonesa

La similitud de apariencia se refiere a la semejanza en la forma visual de una marca comercial, es decir, cuando su aspecto puede causar confusión a la vista. La decisión sobre si las marcas son visualmente similares o no se basa, en principio, en la forma general de la marca completa.

No obstante, a veces se extrae la forma de las partes esenciales y significativas que componen la marca para determinar si existe similitud en la apariencia.

Aunque la mayoría de las marcas consideradas similares en apariencia están compuestas por figuras, en ocasiones también se puede determinar que las marcas de texto son visualmente similares.

Concretamente, se compara cuánto se parecen visualmente las marcas, incluyendo el diseño del logotipo, la forma de las letras, la combinación de colores, entre otros aspectos.

Similitud Fonética en Marcas Comerciales

La similitud fonética en marcas comerciales se refiere a la confusión que puede surgir en la pronunciación de los caracteres, figuras o símbolos que componen una marca comercial, es decir, cuando son auditivamente similares. La decisión sobre si existe similitud fonética se basa en la pronunciación general de todos los elementos de la marca, aunque en ocasiones se puede juzgar por la pronunciación de una parte importante de la misma.

En la mayoría de los casos, se determina que hay similitud fonética en marcas compuestas por caracteres, pero también puede haber similitud en la pronunciación de figuras en marcas gráficas.

El punto clave es cuánto se parecen las marcas cuando se pronuncian.

Similitud Conceptual Bajo la Ley de Marcas Japonesa

La similitud conceptual se refiere a la confusión que puede surgir debido al significado o contenido de los caracteres, figuras o símbolos que componen una marca comercial. Por regla general, se considera que hay similitud conceptual cuando el contenido del significado es idéntico.

El punto clave aquí es cuánto se comparten el significado y la imagen que evoca la marca comercial. Por ejemplo, expresiones como “cielo azul” y “Blue Sky”, aunque en diferentes idiomas, pueden representar el mismo concepto y, por lo tanto, se considera que tienen una similitud conceptual.

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Puntos concretos para la determinación de similitud

La determinación de similitud se basa en los consumidores, es decir, en los compradores de productos o usuarios de servicios, para juzgar si “se parecen”. Por lo tanto, además de los tres elementos mencionados anteriormente, se deben considerar los siguientes aspectos.

Categoría de los productos

Cuando los productos o servicios donde se utiliza la marca son idénticos o similares, es más probable que se reconozca la similitud. Por ejemplo, si se utilizan marcas similares dentro de la misma categoría de alimentos, es más probable que los consumidores se confundan, por lo que a menudo se reconoce la infracción.

Realidad de las transacciones

Se toma en cuenta el contexto y la realidad de las transacciones donde se utiliza la marca. La decisión de compra del consumidor puede depender especialmente del nombre del producto o del nombre del artículo, y la rigurosidad en el criterio de similitud puede variar según el tipo de transacción.

Criterios de Examen de la Oficina de Patentes de Japón

La Oficina de Patentes de Japón establece criterios basados en el Artículo 4, Párrafo 1, Inciso 11 de la Ley de Marcas Japonesa para determinar la similitud entre derechos de marca registrada, como sigue:

• Si alguno de los elementos de apariencia, pronunciación o concepto es similar, existe la posibilidad de que se considere una marca similar.
• Sin embargo, si alguno de los tres elementos difiere significativamente o se determina que no hay riesgo de confusión basado en las prácticas comerciales reales, también puede considerarse que no son similares.

Además, la Oficina de Patentes de Japón también considera la similitud con marcas no registradas basándose en el Artículo 4, Párrafo 1, Inciso 10 de la Ley de Marcas Japonesa.

“Si es similar a una marca no registrada de otra persona que es ampliamente reconocida por los consumidores, incluso si la apariencia y la denominación son diferentes, se considerará similar si hay una conexión conceptual.”

En la práctica de examen, si hay similitud en la denominación, a menudo se considera una marca similar, pero si hay diferencias significativas en la apariencia y el concepto, también puede considerarse que no son similares.

Referencia: Criterios de Examen de Marcas de la Oficina de Patentes de Japón[ja]

Casos en los que se ha reconocido la similitud de marcas bajo la ley japonesa

Hasta ahora, hemos explicado los elementos para determinar la similitud entre marcas. Pero, ¿en qué casos se ha reconocido realmente esta similitud? A continuación, presentaremos algunos casos judiciales en los que se ha admitido la similitud de marcas.

Caso 1: Caso en el que se consideró que los nombres de los productos eran similares

En el caso de la bebida “Kōju” (Sentencia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Japón del 14 de abril de 2009 (Heisei 21) (caso número 10150 de 2008 (Heisei 20))), se discutió si la marca comercial del demandante “皇寿” y la marca utilizada por el demandado “黄寿” eran similares en pronunciación o concepto. A pesar de que las marcas tenían diferentes caracteres kanji, su pronunciación era muy similar y ambas se vendían como bebidas saludables.

El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual determinó que había una alta probabilidad de que los consumidores confundieran la pronunciación o el significado de las marcas al momento de la compra. Específicamente, “皇寿” y “黄寿” se leen ambas como “kōju” y, además, ambas evocan conceptos de “salud” y “longevidad”, por lo que se reconoció la similitud en pronunciación y concepto.

Caso 2: Caso en el que se consideró que los nombres de las marcas eran similares

En el caso “Laurel” (Sentencia del Tribunal Superior de Tokio del 4 de septiembre de 1974 (Showa 49) (caso número 51 de 1973 (Showa 48))), se debatió si la marca comercial “Laurel” utilizada por el demandante y “Lorrel” utilizada por el demandado, podrían causar confusión entre los consumidores. En este caso, la similitud conceptual fue un punto clave en disputa.

El Tribunal Superior de Tokio señaló que tanto “Laurel” como “Lorrel” evocan la imagen de un “laurel” y también determinó que había similitud en la apariencia y pronunciación, reconociendo finalmente la similitud de las marcas.

Caso 3: Caso en el que se consideró que los logotipos de los productos eran similares

En el caso del abrillantador para automóviles “Surfacer” (Sentencia del Tribunal Superior de Tokio del 7 de marzo de 2000 (Heisei 12) (caso número 210 de 1998 (Heisei 10))), se discutió si la marca registrada por el demandante utilizada en el empaque de un abrillantador para automóviles y la marca visualmente similar utilizada por el demandado eran similares. En este caso, la situación en la que los consumidores seleccionan visualmente el producto fue un factor importante en la decisión.

El tribunal señaló que la apariencia de las marcas era muy similar y que los elementos visuales tenían un gran impacto en la elección del consumidor, lo que podría llevar a una confusión sobre el origen del producto. Por lo tanto, se reconoció la similitud en apariencia.

Caso 4: Caso en el que se consideró que había similitud conceptual a pesar del cambio de letras

En el caso de “Hijos del Fugu” (Sentencia de cancelación de decisión de la Oficina de Patentes del 12 de junio de 1986 (Showa 61) (caso número 7 de 1985 (Showa 60))), se debatió si las marcas “ふぐの子” y “子ふぐ” eran similares en concepto o pronunciación. En este caso, se discutió la percepción de los productos como especialidades regionales y la imagen que las marcas pretendían transmitir.

El tribunal determinó que, aunque las marcas tenían una secuencia de caracteres diferente y por lo tanto una apariencia ligeramente distinta, ambas evocaban productos relacionados con el “fugu” (pez globo), compartiendo un concepto común, y además, la pronunciación de ambas era muy similar. Por lo tanto, se reconoció la similitud en concepto y pronunciación.

Ejemplos concretos de cuándo se considera que las marcas son similares bajo la ley japonesa

Hasta ahora, hemos introducido los criterios y elementos que se consideran para determinar si las marcas son similares basándonos en precedentes judiciales. A continuación, presentaremos casos en los que es probable que se considere que las marcas son similares.

En el caso de las formas abreviadas

• Ejemplo: Cuando se compara “モノリス” (Monorisu) con “Mリス” (M Risu).
• Decisión: Es probable que se reconozca la similitud conceptual debido a la similitud en la llamada o el concepto.

Diferencias entre katakana y alfabeto

• Ejemplo: Si se ha obtenido la marca en katakana “モノリス” (Monorisu), y la parte contraria utiliza “Monolith”.
• Decisión: A menudo se reconoce la similitud en la llamada y en el concepto.

Diferencias entre texto y logotipo

• Ejemplo: Si se ha obtenido la marca en texto “モノリス” (Monorisu), y la parte contraria utiliza un logotipo con el diseño de “モノリス”.
• Decisión: Existe la posibilidad de que se establezca la similitud visual.

Cuando solo una letra es diferente

• Ejemplo: Si se ha obtenido la marca “モノリス” (Monorisu), y la parte contraria utiliza “ホノリス” (Honorisu) o “モノリズ” (Monorizu).
• Decisión: Incluso si la pronunciación no es exactamente la misma, si solo difiere en un sonido, especialmente si es un sonido que puede pasar desapercibido como el último sonido o un sonido en medio de una palabra larga, es probable que se reconozca la similitud en la llamada.

Cuando se incluyen palabras sin significado

• Ejemplo: Si se ha obtenido la marca “モノリス” (Monorisu), y la parte contraria utiliza “モノリスA” (Monorisu A) o “モノリス法律記事” (Monorisu hōritsu kiji).
• Decisión: Incluso si la marca en su totalidad es diferente, si la “parte diferente” no tiene poder distintivo (característica), esa parte puede ser ignorada al juzgar la similitud. La presencia o ausencia de poder distintivo se determina en relación con los productos o servicios en los que se utiliza la marca (productos o servicios especificados). Por lo tanto, en los ejemplos anteriores, “hōritsu kiji” (artículos legales) o “A” no tienen poder distintivo, por lo que efectivamente se compara la marca “モノリス” con “モノリス”, y es probable que se reconozca la similitud.

Los ejemplos anteriores son solo algunos casos, pero el sentido común y la determinación de la similitud de los derechos de marca pueden diferir, por lo que es necesario tener cuidado de no asumir que “si difiere tanto, no habrá similitud” y terminar infringiendo los derechos de marca.

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Medidas que las empresas deben tomar para evitar disputas

Cuando surge la sospecha de una infracción de marca registrada o hay inquietudes legales relacionadas con una marca, se requiere que la empresa actúe rápidamente de la siguiente manera:

1. Consulta con expertos: Buscar asesoramiento de un abogado especializado en propiedad intelectual.
2. Recolección de pruebas: Documentar el uso de la marca que se sospecha que está infringiendo.
3. Registro y monitoreo previos: Realizar el registro de la marca a la brevedad y monitorear el mercado de manera continua para detectar problemas de forma temprana.

Además, cuando hay dudas sobre la similitud con competidores, es importante iniciar negociaciones tempranas para evitar la prolongación de litigios.

Conclusión: Consulte a un abogado sobre la infracción de derechos de marca registrada

Los criterios para determinar la similitud de marcas se centran en tres elementos: la apariencia, la denominación y el concepto, y dependen del estado real de las transacciones de los productos y la impresión que reciben los consumidores. Para las empresas, es crucial considerar los precedentes judiciales y los estándares de la Oficina de Patentes de Japón (Japanese Patent Office) y tomar medidas adecuadas. Utilice este artículo como referencia para considerar el registro de marcas y las estrategias para mitigar el riesgo de infracción de derechos de marca registrada.

Los derechos de marca registrada pueden ser un arma poderosa para las empresas, pero también representan un gran riesgo en caso de infracción. Si su empresa está infringiendo o existe la posibilidad de que otra empresa infrinja sus derechos, busque asesoramiento de un abogado con experiencia lo antes posible.

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