Преимущества патента и получения патентных прав, о которых рассказывает адвокат

Когда мы слышим слова “патент” или “права на патент”, мы часто представляем себе что-то масштабное, например, синий светодиод. Однако на самом деле большинство зарегистрированных патентов (около 195 000 в 2018 году (Григорианский календарь)) относятся к “небольшим” изобретениям.

Второй по величине в отрасли кондитерская фабрика Echigo подала иск против лидера отрасли, компании Sato Foods (Японская компания Sato Foods), утверждая, что последняя нарушает ее патентные права, и требовала прекратить производство и продажу, а также компенсацию ущерба. Патент, который зарегистрировала Echigo, был на “контроль над тем, чтобы поверхность не лопалась при раздувании при жарке, делая продольные (горизонтальные) надрезы на боковых сторонах рисового кекса” (Решение Высшего суда по интеллектуальной собственности от 7 сентября 2011 года).

Технологии или программы, созданные владельцами малого бизнеса, также могут получить патентные права, если они соответствуют условиям, установленным законом. Так что же такое патент и какие преимущества он дает при его получении?

Цель патентной системы

Патентная система – это система, в которой государство предоставляет право на эксклюзивное использование изобретения на определенный период времени в качестве компенсации за его публикацию тем, кто сделал изобретение, способствующее развитию промышленности (или его правопреемникам).

Статья 1 Японского патентного закона (Цель)

Целью данного закона является поощрение изобретений путем их защиты и использования, что в свою очередь способствует развитию промышленности.

Таким образом, целью патентной системы является защита и использование изобретений, но что именно подразумевается под изобретением?

Что такое изобретение

В статье 2 Японского патентного закона (Japanese Patent Law) дается следующее определение “изобретения”.

Статья 2 Японского патентного закона (Определение)

В этом законе под “изобретением” понимается высокий уровень творчества технической мысли, использующей законы природы.

Таким образом, изобретение в контексте патентного закона должно соответствовать четырем критериям:

• Использование законов природы
• Техническая мысль
• Творчество
• Высокий уровень

Рассмотрим каждый из этих критериев подробнее.

Использование законов природы

Под законами природы понимаются принципы, обладающие закономерностями в физике, химии и биологии, обнаруженные эмпирически в природе. Они не включают в себя искусственные законы, такие как идеи управления активами. Кроме того, поскольку речь идет об “использовании законов природы”, “открытие” самого закона природы, например, теории относительности Эйнштейна, не является изобретением. Также не считаются изобретением вещи, противоречащие законам природы. Например, “изобретение”, утверждающее, что “закон сохранения энергии не является законом природы, доказывает это, нарушает закон Торричелли и предлагает первый в истории человечества перпетуум мобиле первого рода”, было признано не являющимся изобретением, поскольку “закон сохранения энергии является универсальным законом современной науки и техники и общепринятым” (решение Токийского высшего суда от 27 марта 2002 года (2002 год по Григорианскому календарю)).

Кроме того, критерии “использование законов природы” и “техническая мысль” часто неразделимы на практике, и их можно рассматривать как единый критерий изобретения.

Техническая мысль

Изобретение определяется как “техническая идея, осознающая причинно-следственную связь между технической конструкцией (техническими средствами) и техническим эффектом, который можно достичь с помощью этой конструкции”. Для этого требуются два критерия: “возможность воспроизведения технического эффекта при повторном применении технической конструкции специалистом в данной области” (критерий воспроизводимости) и “наличие объективности и определенной конкретности в технической конструкции” (критерий конкретности и объективности).

В судебном процессе, где истец, подавший заявку на патент на изобретение “двусторонней стоматологической сети для лечения”, обжаловал отказ в регистрации и получил решение о недействительности заявки от Патентного ведомства, Высший суд по интеллектуальной собственности признал, что “можно понять, что это предложение технических средств для поддержки стоматологического лечения, функционирующих на основе компьютера, включающих в себя ‘сетевой сервер с базой данных’, ‘сеть связи’, ‘компьютер, установленный в стоматологической клинике’ и ‘устройство, способное отображать и обрабатывать изображения’, как ‘творческую техническую мысль, использующую законы природы’, и признал его изобретением” (решение Высшего суда по интеллектуальной собственности от 24 июня 2008 года (2008 год по Григорианскому календарю)).

Творчество

То, что просто найдено среди существующих вещей, является “простым открытием”, а не “творчеством”, и поэтому не может быть изобретением. Творчество – это создание нового с помощью искусственного воздействия, поэтому изобретение должно быть новым и созданным изобретателем.

Однако, если была обнаружена полезность химического вещества или микроорганизма, искусственно изолированного из природного материала, в Японии это вещество считается созданным и соответствует “изобретению”. Кроме того, изобретения, основанные на использовании, определяются как “изобретения, основанные на открытии неизвестного свойства известного вещества и обнаружении, что это свойство делает вещество подходящим для нового использования”, и считаются творчеством.

Высокий уровень

В статье 2 Закона о практических новшествах (Japanese Utility Model Law) дается определение “изобретения” как “творческой технической мысли, использующей законы природы”. Фраза “высокий уровень” в определении изобретения используется для отличия от “изобретения”, и была введена для разграничения между патентами и практическими новшествами.

Система практических новшеств также защищает “творческую техническую мысль, использующую законы природы” (статья 2 Закона о практических новшествах), которая по сути является той же, что и патент, но ограничивает объекты защиты “формой, структурой или комбинацией вещей” (статья 3 Закона о практических новшествах). Следовательно, методы не являются объектами защиты, и в отличие от объектов защиты патентного закона, не требуется, чтобы творческая техническая мысль была высокого уровня.

В системе практических новшеств не проводится проверка содержания заявки, и регистрируются только те, которые соответствуют определенным базовым требованиям. Это система, которая позволяет защищать малые изобретения быстрее и проще, чем патентная система.

Требования к патенту на изобретение

Право на патент, так же как и право на полезную модель, дизайн и торговую марку, возникает после подачи заявки в Патентное ведомство, прохождения проверки и получения регистрации.

Для того чтобы изобретение, на которое подана заявка на патент, было патентовано, оно должно соответствовать следующим требованиям:

• Быть применимым в промышленности (Статья 29(1) Японского патентного закона)
• Быть новым изобретением (Статья 29(1) Японского патентного закона)
• Иметь прогрессивность (Статья 29(2) Японского патентного закона)
• Быть первоначальной заявкой (Статья 39 Японского патентного закона)

Кроме того, изобретения, которые могут нанести вред общественному порядку или здоровью, считаются изобретениями, не подлежащими патентованию (Статья 32 Японского патентного закона).

Применимо в промышленности

Патентная система предназначена для развития промышленности (статья 1 Японского патентного закона), поэтому изобретения, которые не могут быть использованы в промышленности, не требуют защиты патентом и не могут быть патентованы.

Статья 29 Японского патентного закона

Лицо, сделавшее изобретение, которое может быть использовано в промышленности, может получить патент на это изобретение.

Термин “промышленность” в Японском патентном законе трактуется в широком смысле и включает не только производство, но и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, транспорт, связь и т.д. Кроме того, изобретения, связанные с бизнесом, патентуются в широком спектре промышленных отраслей, включая финансовую, страховую и рекламную индустрии.

С другой стороны, изобретения, используемые только в академических или экспериментальных целях, или изобретения, которые не могут быть использованы в качестве бизнеса, не подпадают под это определение. Также не могут быть патентованы изобретения, реализация которых на практике невозможна (например, методы предотвращения увеличения ультрафиолетового излучения путем покрытия всей поверхности Земли стеклом, блокирующим УФ-излучение). Изобретения, связанные с методами операции, лечения или диагностики человека, также не могут быть патентованы по причине отсутствия возможности промышленного использования.

Новое изобретение

Даже если изобретатель считает свою технологию новой, если это изобретение является тем же, что и существующая технология, то, согласно цели закона о патентах, которая заключается в способствовании развитию промышленности, патентные права не должны быть предоставлены.

Статья 29, пункт 1, Японского закона о патентах

Лицо, сделавшее изобретение, которое может быть использовано в промышленности, может получить патент на это изобретение, за исключением изобретений, указанных ниже.

1. Изобретение, которое стало общеизвестным в Японии или за рубежом до подачи заявки на патент

2. Изобретение, которое было публично использовано в Японии или за рубежом до подачи заявки на патент

3. Изобретение, описанное в распространенной публикации в Японии или за рубежом до подачи заявки на патент, или изобретение, которое стало доступным для общественности через телекоммуникационные линии

Первое “общеизвестное изобретение” означает изобретение, содержание которого стало известно неопределенному кругу лиц, не являясь секретом. Даже если многие люди, обязанные сохранять конфиденциальность, знают об этом, это не считается общеизвестным. Однако, когда о нем узнает человек, не обязанный сохранять конфиденциальность, даже если это один человек, это становится общеизвестным. Намерение изобретателя или заявителя сохранить это в тайне не имеет значения.

Второе “публично использованное изобретение” означает изобретение, которое было использовано в условиях, когда содержание изобретения стало общеизвестным или могло стать общеизвестным. Например, это может быть ситуация, когда процесс производства определенного продукта показывается неопределенному кругу лиц на заводе.

Третье “распространенная публикация” означает документы, чертежи и другие средства передачи информации, которые были воспроизведены с целью распространения их среди общественности. “Распространение” означает, что они были сделаны доступными для просмотра неопределенным лицам, и не требуется фактического просмотра этой публикации кем-либо.

Также, “изобретение, которое стало доступным для общественности через телекоммуникационные линии”, обычно означает интернет, а “доступно для общественности” означает, что оно было сделано доступным для просмотра неопределенным лицам, и не требуется фактического доступа к нему кем-либо.

Прогрессивность

С учетом целей патентного закона, направленного на развитие промышленности, предоставление монопольных прав в виде патентов на изобретения, которые обычный специалист мог бы легко сделать, не только не способствует техническому прогрессу, но и мешает ему. Суть статьи 29, пункт 2, Японского патентного закона (Patent Act) заключается в исключении таких изобретений из объектов патентного охраны.

Статья 29, пункт 2, Японского патентного закона (Patent Act)

Если до подачи заявки на патент лицо, обладающее обычными знаниями в области технологии, к которой относится изобретение, могло легко сделать изобретение на основе изобретений, указанных в предыдущем пункте, то, независимо от положений этого пункта, такое изобретение не может быть патентовано.

Прогрессивность является крайне важным условием для получения патента на изобретение, и поэтому его оценка сложна и часто становится ключевым вопросом в патентных спорах.

Метод определения наличия прогрессивности, согласно стандарту проверки 26 Японского патентного управления (Japanese Patent Office), осуществляется на этапах “признание изобретения заявки”, “признание цитируемого изобретения, такого как основное цитируемое изобретение”, “сравнение” и “логическое обоснование (оценка различий)”.

Принцип “кто первый встал, того и тапки”

Патент обладает исключительными правами, поэтому на одно изобретение может быть выдан только один патент (принцип “одно изобретение – один патент”, принцип исключения дублирующих патентов). В случае, если на одно и то же изобретение подано две или более заявок, вопрос о том, какой заявке следует предоставить патент, решается по принципу “кто первый встал, того и тапки”.

Статья 39 Японского патентного закона (Принцип “кто первый встал, того и тапки”)

Если на одно и то же изобретение в разные дни поданы две или более заявок на патент, то только первый заявитель на патент может получить патент на это изобретение.

В случае, если на одно и то же изобретение подано две или более заявок, вопрос о том, какой заявке следует предоставить патент, может быть решен по двум принципам: принципу “кто первый изобрел, тому и патент” и принципу “кто первый подал, того и тапки”, не учитывающему порядок изобретения. В Японии принят принцип “кто первый встал, того и тапки”.

Конкретно, в Японском патентном законе это регулируется следующим образом:

• Если на одно и то же изобретение в разные дни поданы две или более заявок на патент, то только первый заявитель на патент может получить патент на это изобретение. (Статья 39, пункт 1 Японского патентного закона)
• Если на одно и то же изобретение в один и тот же день поданы две или более заявок на патент, то только заявитель, определенный по соглашению между заявителями, может получить патент на это изобретение. (Та же статья, пункт 2)
• Если изобретение совпадает с изобретением, на которое подана заявка на регистрацию полезной модели, оно обрабатывается аналогичным образом. (Та же статья, пункты 3 и 4)

Каковы преимущества получения патента?

Патентные права, обладающие такими свойствами, могут принести следующие три преимущества для бизнес-деятельности компаний или отдельных лиц, которые их обладают.

Можно исключить подделки других компаний с помощью юридической принудительной силы

Закон о запрете монополии (Японский Закон о запрете монополии, статья 1) гласит: “Целью этого закона является запрет частной монополии, недобросовестных ограничений торговли и недобросовестных методов торговли, предотвращение чрезмерной концентрации экономической власти, исключение недобросовестных ограничений производства, продаж, цен, технологий и других видов бизнес-деятельности путем объединения, соглашений и других методов, стимулирование справедливой и свободной конкуренции, обеспечение выражения творчества бизнесменов, активизация бизнес-деятельности, повышение уровня занятости и реального дохода населения, обеспечение интересов общественных потребителей и стимулирование демократического и здорового развития национальной экономики”. Однако в статье 21 (Действия по осуществлению интеллектуальных прав) говорится: “Положения этого закона не применяются к действиям, признанным осуществлением прав по Закону об авторском праве, Закону о патентах, Закону о полезных моделях, Закону о дизайне или Закону о товарных знаках”.

То есть, позволение обладателю патента монополизировать изобретение с помощью патентных прав является исключением из применения Закона о запрете монополии.

Когда продукт, являющийся результатом технологической разработки, поступает на рынок, его технологическое содержание становится общедоступным, и он подвергается угрозе подделок со стороны других компаний. Однако, если вы получите патент на продукт, вы сможете исключить продажу подделок другими компаниями с помощью юридической принудительной силы.

Обладатель патента может подать иск о прекращении нарушения (Японский Закон о патентах, статья 100) или иск о возмещении ущерба (Японский Гражданский кодекс, статья 709).

Иск о прекращении нарушения представляет собой требование к лицу, нарушающему или вероятно нарушающему его патентные права, о прекращении или предотвращении этого нарушения. Если иск о прекращении нарушения удовлетворен, ответчик должен прекратить производство подделок, но также может потребовать уничтожения подделок и демонтажа оборудования для их производства.

Иск о возмещении ущерба представляет собой требование к лицу, причинившему ущерб обладателю патента путем нарушения патентных прав, о возмещении этого ущерба. Если иск о возмещении ущерба удовлетворен, ответчик должен выплатить обладателю патента денежную сумму, соответствующую ущербу, причиненному производством или продажей подделок.

Это заставляет других людей колебаться в продаже подделок, несмотря на риск подачи иска о нарушении патентных прав со стороны кого-либо, кроме обладателя патента.

Можно получить доход от лицензирования

Даже если вы получите патент и сможете монополизировать изобретение, это не означает, что вы обязательно должны его монополизировать. Обладатель патента может заключить контракт с другими бизнесменами, говоря: “Пожалуйста, заплатите мне деньги, чтобы использовать мое изобретение”. Это так называемый “договор лицензирования”, и в случае бизнесменов с ограниченными финансовыми ресурсами, заключение лицензионного договора с крупной компанией и получение части прибыли может быть более рациональным, чем производство внутри компании. Поскольку вы не обязаны нести затраты, связанные с производством и продажей продуктов, включающих патентованное изобретение, вы также можете снизить риск, если продукт не будет принят на рынке.

Закон о патентах признает право лиц, отличных от обладателя патента, на использование патентованного изобретения в коммерческих целях. Это право называется правом на использование, и оно включает в себя исключительное право на использование (Японский Закон о патентах, статья 77) и обычное право на использование (Японский Закон о патентах, статья 78).

В патентном лицензионном договоре обладатель патента называется лицензиаром, а контрагент – лицензиатом. Форма патентного лицензионного договора разделяется на договоры о предоставлении исключительного права на использование и договоры о предоставлении обычного права на использование. Договор о предоставлении исключительного права на использование – это тип договора, в котором только лицензиат может использовать патентованное изобретение, и даже обладатель патента, являющийся лицензиаром, не может использовать патентованное изобретение. С другой стороны, договор о предоставлении обычного права на использование – это тип договора, в котором и лицензиар, и лицензиат могут использовать патентованное изобретение.

В обоих формах договора условия, такие как область, в которой лицензиат может использовать патентованное изобретение, период использования, способ оплаты роялти и т.д., могут быть свободно определены по соглашению сторон.

Можно использовать для маркетинга

В Законе о патентах говорится: “Обладатель патента, обладатель исключительного права на использование или обладатель обычного права на использование должны стремиться прикрепить знак патента к товару, связанному с патентом, или к его упаковке в соответствии с положениями, установленными в Министерстве экономики, торговли и промышленности” (Японский Закон о патентах, статья 187).

Этот знак патента является не обязательным, а лишь “должен быть приложен”, но большинство компаний, продававших продукты с полученным патентом, активно используют обозначения, такие как “патент получен” или “патент №…”. Прикрепление знака патента к продукту может создать у клиентов впечатление, что продукт поддерживается высокими технологическими возможностями, и стимулировать их желание купить, но это также может служить материалом для внешнего демонстрации технологической мощи компании. Более того, это может создать образ “надежной компании, которая может получить патент”. Даже простое обозначение “патент заявлен” может улучшить имидж компании и быть полезным для маркетинга.

Итог

Патенты не всегда выдаются автоматически после подачи заявки, и часто регистрация может быть отклонена по различным причинам.

В таких случаях, Японское патентное ведомство (Japanese Patent Office) отправляет уведомление с указанием причин отказа в регистрации патента. Заявитель может возразить против этого, например, письменно, но необходимо тщательно проверить соответствие требованиям заранее вместе с опытным адвокатом.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]