¿Constituye una infracción de marca registrada el uso del nombre de un producto de otra compañía como hashtag? Explicación de casos nacionales e internacionales

¿Constituye una infracción de marca registrada el uso de nombres de marcas de otras empresas en hashtags para vender productos?

En el comercio electrónico, los hashtags se utilizan para aumentar la visibilidad y las ventas. Por ejemplo, ¿existen problemas legales al etiquetar con hashtags de marcas famosas cuando se listan bolsos hechos por uno mismo para su venta?

El 27 de septiembre de 2021 (Reiwa 3), el Tribunal de Distrito de Osaka emitió un fallo que reconoció el uso de hashtags como uso de marca y afirmó la infracción de derechos de marca registrada. Este fallo ha llamado la atención por ser la primera decisión judicial que considera el uso de marcas comerciales (nombres de productos) de otras empresas en hashtags como una infracción de derechos de marca registrada.

Aquí explicaremos sobre la infracción de derechos de marca registrada, que puede llegar a ser procesada como un delito penal, y proporcionaremos puntos clave para el uso adecuado de hashtags relacionados con marcas registradas como herramientas de marketing.

¿Qué es el Derecho de Marca?

El Derecho de Marca, según la Ley de Marcas japonesa, se define de la siguiente manera:

Artículo 1 (Objetivo)

Esta ley tiene como objetivo proteger las marcas comerciales para mantener la credibilidad comercial de quienes las usan, contribuir al desarrollo de la industria y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los consumidores.

Artículo 2 (Definiciones, etc.)

En esta ley, “marca comercial” se refiere a lo que puede ser percibido por los sentidos humanos, incluyendo letras, figuras, símbolos, formas tridimensionales, colores o una combinación de estos, sonidos u otros elementos definidos por ordenanzas gubernamentales (en adelante, “signos distintivos”), y se refiere a lo siguiente:

I. Aquello que es utilizado por quien produce, certifica o transfiere bienes como parte de su negocio.

II. Aquello que es utilizado por quien proporciona o certifica servicios como parte de su negocio (excluyendo lo mencionado en el ítem anterior).

En términos simples, es un signo distintivo (marca comercial) utilizado para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, e incluye no solo nombres y logotipos, sino también marcas de movimiento, marcas holográficas, marcas compuestas únicamente por colores, marcas sonoras y marcas de posición.

El Derecho de Marca es un derecho de propiedad intelectual que surge al solicitar y registrar una marca en la Oficina de Patentes. A los titulares de marcas registradas se les concede el derecho exclusivo de uso en los campos registrados (productos y servicios especificados) (derecho exclusivo, artículo 25 de la Ley de Marcas japonesa).

Además, es posible impedir que terceros utilicen una marca idéntica o similar en los productos especificados o en productos similares (derecho de prohibición, artículo 37, inciso 1 de la Ley de Marcas japonesa). Aparte de esto, existe un sistema de registro de marcas de protección que extiende el derecho de prohibición incluso a productos o servicios “no similares” (artículo 64 de la Ley de Marcas japonesa).

Si se desea utilizar la marca registrada de otra empresa, es necesario obtener la autorización del titular de la marca comercial.

Requisitos para la infracción de derechos de marca  

La infracción de derechos de marca se refiere al acto de utilizar, sin autorización, una marca registrada o una marca similar en el ámbito (categoría) que abarca el derecho de marca.

Para que se considere una infracción de derechos de marca, es necesario cumplir con los siguientes dos requisitos:

• Uso de la marca registrada o uso dentro de un rango similar
• Uso marcario

A continuación, explicaremos cada uno de estos requisitos.

Uso de la marca registrada o uso dentro de un rango similar

El “uso de la marca registrada o uso dentro de un rango similar” se refiere a la utilización de una marca idéntica o similar a la marca registrada en productos designados o servicios similares.

El derecho de marca otorga al titular un derecho exclusivo sobre el ámbito en el que la marca está registrada. Por lo tanto, “el acto de utilizar una marca por parte de terceros en el rango de productos o servicios designados o similares a los que la marca está registrada” constituye un requisito para la infracción de derechos de marca.

Uso marcario

El “uso marcario” se refiere al uso de una marca por parte de un proveedor de productos o servicios para distinguir sus bienes de los de otros. Esto se convierte en un medio importante para que los consumidores reconozcan el origen de los productos y confíen en su calidad (función de indicación de origen).

El uso de una marca de terceros que implique que los productos o servicios son propios, en un sentido marcario, constituye un requisito para la infracción de derechos de marca.

Respuesta a la Infracción de Derechos de Marca

En caso de una infracción de los derechos de marca, el titular de la marca tiene los siguientes derechos de reclamación civil contra el infractor:

• Reclamación de cese y desistimiento/destrucción (Artículo 36 de la Ley Japonesa de Marcas)

　　※No hay prescripción. Sin embargo, está limitado hasta la finalización del período de vigencia del derecho de patente (10 años, renovable).

• Reclamación de indemnización por daños y perjuicios (Artículo 709 del Código Civil Japonés)

　　※El plazo de prescripción es de 3 años desde que se conoce el daño y el infractor, y de 20 años desde el acto ilícito.

• Reclamación de restitución de enriquecimiento injusto (Artículos 703 y 704 del Código Civil Japonés)

　　※El plazo de prescripción es de 5 años desde que se conoce el derecho a ejercer la acción y de 10 años desde que se puede ejercer el derecho (Artículo 166, párrafo 1 del Código Civil Japonés).

• Reclamación de medidas de restauración de la reputación (Artículo 39 de la Ley Japonesa de Marcas)

　　※El plazo de prescripción es de 3 años desde que se conoce el daño y el infractor.

Además, si se infringe intencionalmente el derecho de marca de otro (con el conocimiento de que se está utilizando la marca registrada de otra persona en sus productos designados), también puede haber sanciones penales.

La Ley Japonesa de Marcas establece las siguientes penalizaciones:

Artículo 78 (Delito de Infracción)

Quien infrinja el derecho de marca o el derecho de uso exclusivo (excepto aquellos cuyos actos se consideren como infracción del derecho de marca o del derecho de uso exclusivo según lo dispuesto en los artículos 37 o 67) será sancionado con una pena de prisión de hasta 10 años o una multa de hasta 10 millones de yenes, o ambas.

Artículo 78-2

Quien realice actos que se consideren como infracción del derecho de marca o del derecho de uso exclusivo según lo dispuesto en los artículos 37 o 67 será sancionado con una pena de prisión de hasta 5 años o una multa de hasta 5 millones de yenes, o ambas.

Artículo 79 (Delito de Fraude)

Quien obtenga una decisión o resolución sobre el registro de una marca, el registro de una marca de protección, la renovación del período de vigencia de los derechos basados en el registro de una marca o una marca de protección, o la presentación de una objeción al registro mediante actos fraudulentos será sancionado con una pena de prisión de hasta 3 años o una multa de hasta 3 millones de yenes.

Artículo 80 (Delito de Representación Falsa)

Quien viole las disposiciones del artículo 74 será sancionado con una pena de prisión de hasta 3 años o una multa de hasta 3 millones de yenes.

※En el caso de personas jurídicas, se aplican sanciones tanto al ejecutor como a la entidad legal, con multas de hasta 300 millones de yenes por delitos bajo el artículo 78, y hasta 100 millones de yenes por delitos bajo los artículos 79 y 80 (Artículo 82, párrafo 1, ítems 1 y 2 de la misma ley).

Artículo relacionado: Aprender con ejemplos los estándares y sanciones por infracción de derechos de marca (prisión y multas)[ja]

Casos de cese de infracción de derechos de marca por el uso de hashtags

Aquí explicaremos los puntos clave de la primera sentencia judicial que reconoció la infracción de derechos de marca por el uso de nombres de productos de otras empresas como hashtags, en el caso del Tribunal de Distrito de Osaka del 27 de septiembre de Reiwa 3 (2021) sobre “Demanda de cese de infracción de derechos de marca”.

El demandado es un vendedor individual que, como hobby, ha estado ofreciendo a la venta en el sitio de Mercari productos hechos a mano que él mismo creó, denominándolos bolsos “estilo Charmant Sac” durante más de un año.

El vendedor utilizaba la función de búsqueda en la forma de “(#) + (palabra clave)”. En el lugar de “palabra clave”, usaba la marca registrada japonesa “Charmant Sac” y términos similares como “estilo Charmant Sac”, etiquetando con múltiples tags.

El demandante, titular de los derechos de marca de “Charmant Sac”, argumentó que el uso del hashtag idéntico o similar a su marca registrada (“Charmant Sac”) y la venta de bolsos tipo saco en el sitio del demandado correspondían a los productos designados por los derechos de marca (bolsos y artículos de bolsa) y, por lo tanto, constituían una “infracción de los derechos de marca”.

Además, se debatió si el hecho de que el demandado hubiera estado ofreciendo a la venta productos similares como hobby durante más de un año podría considerarse como “en el curso del comercio”.

El tribunal declaró que el uso de hashtags se llevaba a cabo con el propósito de dirigir a los usuarios al sitio del demandado y promover la venta de los productos allí ofrecidos, y determinó que “para los usuarios, los productos ofrecidos podrían ser percibidos como artículos de marca”.

Es decir, el tribunal encontró que “la exhibición del hashtag del demandado (#CharmantSac) en su sitio web cumple una función de indicación de origen y de diferenciación de productos para los consumidores”, y que esto constituía un “uso marcario”, rechazando los argumentos del demandado y emitiendo un fallo que reconocía la infracción de los derechos de marca y ordenaba el cese de su uso.

Esta sentencia se convirtió en el primer caso en Japón en juzgar que etiquetar con tags el nombre registrado de productos de otras empresas con fines de marketing constituye una infracción de los derechos de marca.

Otros casos de uso de hashtags y violación de derechos de marca  

Entre los casos recientes en el extranjero, podemos mencionar el incidente de la marca de productos relacionados con la indumentaria de Taiwán “Caso QQBOW” (septiembre de 2020) y el caso de la tienda oficial en Taiwán del fabricante de neumáticos alemán Carbovation, conocido como “Caso Lightweight” (octubre de 2021). En ambos casos, los tribunales taiwaneses rechazaron las afirmaciones de los demandantes al determinar que el uso de “#otramarca” no constituía un uso marcario, negando así la infracción de los derechos de marca.

En el “Caso QQBOW”, se señaló que mientras el demandante vendía sus productos principalmente a través de Facebook, el demandado utilizaba hashtags en una plataforma de comercio electrónico. Esto significa que los hashtags sirven para moverse dentro de la misma plataforma hacia la página del producto de la marca, por lo que no se consideran “identificadores de origen”.

Además, los hashtags tienen principalmente el propósito de vincular temas similares en plataformas en línea y no poseen las características de una marca. Por lo tanto, el Tribunal de Propiedad Intelectual de Taiwán, tras examinar las publicaciones en línea y el contenido de los productos relacionados con los hashtags, determinó que el uso de marcas registradas como hashtags no constituía un “uso de marca”.

En casos de infracción de derechos de marca en Taiwán, lo más importante es la “confusión”, es decir, si los consumidores pueden confundir el origen del producto del demandado con el del demandante. En este caso, se considera que los siguientes factores tuvieron un impacto significativo en la decisión:

• La marca del demandante no es conocida.
• El término “款” (que significa “estilo de” en japonés) se adjunta, permitiendo a los consumidores reconocer que el producto no es idéntico al del demandante, pero que tiene un estilo similar.

Por lo tanto, si la marca del demandante fuera conocida o si hubiera una clara indicación de rechazo en la presentación del demandado, podría haber lugar para una opinión diferente a la del caso presente.

Por otro lado, en el “Caso Lightweight”, el principal punto de disputa fue la importación paralela de productos auténticos y la extinción internacional de derechos.

En el caso de “Lightweight”, el demandante solo tenía derechos de marca sobre el logotipo y no poseía derechos de marca sobre el “nombre de la empresa = Carbovation” o “nombre de la marca = Lightweight”.

• El demandado vendía bicicletas de la “marca 3T” de Italia, con las que tenía un contrato de distribución, y también importaba y vendía neumáticos de la marca del demandante de forma paralela.
• En las publicaciones de Facebook, la presentación principal era la introducción de las bicicletas que el demandado vendía, y se consideró que los hashtags “#carbovation” y “#lightweight” eran suficientes para indicar que los neumáticos utilizados en dichas bicicletas eran de la marca del demandante, por lo que no se consideró un uso marcario.

Basándonos en estos juicios, incluso si el demandante hubiera tenido derechos de marca sobre “Carbovation” o “Lightweight” en Taiwán, se habría determinado que no constituía un uso de marca.

Además, en el “Caso QQBOW” y en el “Caso Lightweight”, se abordó la cuestión de si el uso de hashtags relacionados con marcas de terceros viola la Ley de Comercio Justo (similar a la Ley de Competencia Desleal y la Ley Antimonopolio japonesas), y en ambos casos se consideró un uso justo.

Referencia: FICPI (Federación Internacional de Consejeros de Propiedad Industrial) | Últimos casos en Taiwán sobre el uso de hashtags y uso marcario (en inglés)[ja]

Si un hashtag que sigue al símbolo “#” y contiene una marca registrada se considera simplemente una función de búsqueda o un uso marcario, dependerá de cada caso individual.

Así, dado que el tratamiento de los derechos de marca relacionados con hashtags varía de un país a otro, recomendamos prepararse en colaboración con expertos en el país al que su empresa planea expandirse.

Resumen: Consulte a un abogado sobre la infracción de derechos de marca

En este artículo, hemos explicado detalladamente si el uso de marcas registradas en hashtags constituye una infracción de los derechos de marca. Aunque el juicio varía según el caso y el país, existen situaciones en las que se ha reconocido la infracción de derechos de marca a través de hashtags.

En cuanto a la infracción de los derechos de marca, recomendamos consultar a un abogado especializado en la gestión de riesgos de propiedad intelectual. Por otro lado, también es posible que las actividades de difusión de información de su propia empresa estén infringiendo los derechos de marca de otra compañía. Obtener una revisión legal de la publicidad y otras comunicaciones por parte de un experto le proporcionará tranquilidad.

Guía de medidas por parte de nuestro despacho

El despacho de abogados Monolith es una firma legal con una amplia experiencia en IT, especialmente en lo que respecta a Internet y la ley. En los últimos años, las infracciones de la ley de marcas en el comercio electrónico se han convertido en un problema significativo, y la necesidad de revisiones legales está aumentando cada vez más. Nuestro despacho analiza los riesgos legales de negocios ya en marcha o que están por lanzarse, teniendo en cuenta las diversas regulaciones legales, y busca legalizar las actividades comerciales sin detenerlas en la medida de lo posible. Los detalles se encuentran en el artículo a continuación.

Áreas de práctica del despacho de abogados Monolith: Servicios legales de IT y propiedad intelectual para diversos clientes[ja]