Qu'est-ce que le 'Droit de Nouvelle Utilité Pratique Japonais' ? Explication claire des différences avec le 'Droit de Brevet Japonais'

“Les bouchons de bouteilles en plastique”, “les batteurs de futon” et “les tampons sans encre (communément appelés : Shachihata)”… Ce que ces trois choses ont en commun, c’est qu’elles sont protégées légalement en tant que “Droits de Modèles d’Utilité Japonais”. Les droits de modèles d’utilité sont l’un des droits de propriété intellectuelle que nous voyons fréquemment dans notre vie quotidienne, ou pour le dire simplement, ce sont des “petites inventions”. Même sans une technologie notablement avancée, si vous avez créé une nouvelle caractéristique, elle peut être l’objet d’un modèle d’utilité.

Alors, qu’est-ce exactement que les droits de modèles d’utilité ? Permettez-moi de vous l’expliquer.

Droit d’Utilité et Droit de Brevet

Nous avons mentionné précédemment une “petite invention”, mais la définition professionnelle du droit d’utilité est “un droit accordé à la création d’une idée technique utilisant les lois naturelles”. Il semble similaire au droit de brevet, mais quelle est la différence entre ces deux ?

La plus grande différence entre le droit d’utilité et le droit de brevet est que le droit d’utilité ne nécessite pas autant de nouveauté ou de progrès en tant qu’invention que le droit de brevet.

Loi sur les modèles d’utilité (définition)

Article 2 : Dans cette loi, “invention” désigne la création d’une idée technique utilisant les lois naturelles.

Loi sur les brevets (définition)
Article 2 : Dans cette loi, “invention” désigne une création d’idée technique de haut niveau utilisant les lois naturelles.

Une autre différence entre les deux est que le droit d’utilité ne nécessite pas autant de sophistication que le droit de brevet, c’est pourquoi dans la loi sur les modèles d’utilité, il est appelé “invention” et non “création”. Même si la création est basée sur une idée ou une astuce, le droit d’utilité protège les créations qui ne sont pas aussi innovantes ou technologiquement avancées que les inventions qui n’ont pu être développées par personne.

De plus, l’objet de protection du droit d’utilité est limité à “les formes, structures ou combinaisons de biens” selon l’article 3 de la loi sur les modèles d’utilité. Les inventions de méthodes observées dans les droits de brevet, les inventions de méthodes de fabrication de biens ne sont pas enregistrées comme modèles d’utilité. Il en va de même pour les logiciels et les substances chimiques, et si vous souhaitez protéger ceux-ci, vous devez déposer une demande de brevet.

Qu’est-ce que le droit d’utilité?

Le plus grand obstacle à l’obtention d’un brevet est l’examen. Si votre invention ne répond pas à la fois aux critères d’invention (utilisation des lois naturelles, difficulté de reproduction, haut degré de création, etc.) et aux critères de brevet (utilisable dans l’industrie, progressif, etc.), elle ne sera même pas examinée.

Le droit d’utilité et le principe d’enregistrement sans examen

Contrairement aux brevets, le droit d’utilité adopte le principe d’enregistrement sans examen. Dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’un droit d’utilité, le contenu substantiel n’est pas examiné. Si les documents de demande d’enregistrement sont corrects, le droit d’utilité est enregistré dans le registre des brevets géré par l’Office des brevets en environ six mois.

Lors de la demande d’enregistrement d’un droit d’utilité, les frais d’enregistrement (rente annuelle) pour les trois premières années sont payés à l’Office des brevets en même temps que la procédure de demande. Le droit d’utilité prend effet lors de l’enregistrement dans le registre des brevets, et un bulletin d’enregistrement d’utilité (bulletin d’annonce d’utilité) annonçant le contenu de l’utilité enregistrée est publié par l’Office des brevets.

Ce droit d’utilité expire dix ans après la date de la demande. Cependant, si vous ne continuez pas à payer les frais d’enregistrement à l’Office des brevets, vos droits seront annulés.

Un droit d’utilité valide a le même effet qu’un brevet valide. En d’autres termes, le titulaire d’un droit d’utilité a le droit exclusif d’exercer l’utilité enregistrée (y compris les entreprises à but non lucratif) en tant qu’entreprise. De plus, le titulaire d’un droit d’utilité peut accorder à d’autres le droit d’exercer l’utilité enregistrée (licence) ou le transférer.

Avantages du droit d’utilité

Le droit d’utilité ne garantit pas nécessairement une protection suffisante par rapport au droit de brevet, et le fait qu’il n’y ait pas d’examen signifie qu’il y a plus à faire pour exercer vos droits en cas de besoin. Cependant, la facilité d’enregistrement est certainement le plus grand avantage du droit d’utilité.

De plus, dans les trois ans suivant la demande d’un droit d’utilité, vous pouvez changer votre demande pour un brevet pour la même création. Dans ce cas, on considère que vous avez demandé un brevet à la date de la demande du droit d’utilité. Si vous voulez simplement protéger vos droits parce que la demande de brevet prend du temps, vous pouvez d’abord demander un droit d’utilité, qui est facile à enregistrer, puis demander un brevet lorsque vous êtes prêt.

Inconvénients du droit d’utilité

Alors que l’enregistrement est facile, il y a bien sûr des inconvénients. Comme mentionné précédemment, alors que la durée de protection du droit de brevet est de 20 ans, celle du droit d’utilité est de 10 ans, soit la moitié.

De plus, comme le droit d’utilité n’a pas été préalablement examiné, on peut dire qu’il y a un doute sur sa validité. Lorsque le titulaire d’un droit d’utilité demande une injonction ou des dommages-intérêts à une autre partie, il doit demander au directeur de l’Office des brevets. Sur la base du document d’évaluation de l’utilité, qui est un matériau de jugement sur la validité créé par l’examinateur qui a reçu la demande, il doit avertir l’autre partie. Par rapport au droit de brevet, il y a plus de travail et de procédures pour obtenir une injonction ou des dommages-intérêts.

Comme l’utilité est enregistrée sans examen, il est plus probable qu’il y ait des raisons d’invalidité que pour un brevet. Si vous pouvez juger qu’il y a une raison d’invalidité, vous pouvez répondre à cet effet à un avertissement d’infraction. De plus, si une décision d’invalidité est confirmée suite à une demande d’examen d’invalidité, le droit d’utilité est annulé.

Lorsque le titulaire d’un droit d’utilité avertit ou exerce ses droits contre une autre partie et qu’une décision invalidant l’enregistrement d’utilité est confirmée, le titulaire du droit d’utilité est responsable de la réparation des dommages causés à l’autre partie par l’avertissement ou l’exercice des droits. Cependant, aucune responsabilité pour les dommages n’est encourue si l’avertissement ou l’exercice des droits est basé sur un document d’évaluation de l’utilité qui ne nie pas la validité du droit d’utilité, ou si l’avertissement ou l’exercice des droits est fait avec une attention raisonnable.

C’est un risque qui n’existe pas lors de l’exercice d’un droit de brevet, et c’est quelque chose à savoir avant de demander l’enregistrement d’un droit d’utilité ou d’exercer un droit d’utilité.

Violation du droit d’utilité

La violation du droit d’utilité, comme la violation du droit des brevets, est généralement divisée en violation directe et violation indirecte, et la violation directe est subdivisée en violation littérale et violation équivalente.

Violation du droit d’utilité
・Violation directe (violation littérale et violation équivalente)
・Violation indirecte

Pour qu’une violation soit établie, il est nécessaire que le produit ou la méthode cible remplisse tous les éléments constitutifs. Si la manière de la violation manque même d’une partie des éléments constitutifs, il est considéré qu’il n’y a pas de violation. C’est ce qu’on appelle une violation littérale dans une violation directe.

D’autre part, même si une partie des éléments constitutifs est différente, s’ils se trouvent dans la même portée technique, il existe une théorie juridique qui vise à assurer une protection adéquate en interprétant de manière élargie le libellé lui-même. C’est ce qu’on appelle la théorie de l’équivalence, et même s’il y a une différence entre les éléments constitutifs et le produit suspecté de violation, si les cinq conditions suivantes sont remplies, le produit en question est jugé appartenir à la portée technique de l’invention brevetée en tant qu’équivalent de la structure décrite dans la portée de la revendication de brevet.

1. La partie différente n’est pas une partie essentielle de l’invention brevetée (non-essentialité)
2. La partie différente peut être remplacée dans le produit cible et peut atteindre l’objectif de l’invention brevetée et produire le même effet (remplaçabilité)
3. Il est facile pour une personne qualifiée dans le domaine de penser à remplacer la partie différente lors de la fabrication du produit cible, etc. (facilité de remplacement)
4. Le produit cible, etc., n’est pas le même que la technique connue au moment de la demande de brevet de l’invention brevetée ou n’est pas quelque chose qu’une personne qualifiée dans le domaine pourrait facilement déduire de la technique connue au moment de la demande
5. Il n’y a pas de circonstances particulières, comme le fait que le produit cible, etc., a été délibérément exclu de la portée de la revendication lors de la procédure de demande de l’invention brevetée

De plus, même si tous les éléments constitutifs ne sont pas remplis et qu’il ne peut donc pas être qualifié de violation directe, des actes tels que la fourniture de pièces spéciales qui ne sont utilisées que dans les produits qui constituent une violation peuvent être considérés comme ayant une probabilité extrêmement élevée d’induire une violation directe, et certains actes qui ont une probabilité extrêmement élevée d’induire une violation directe sont considérés comme une violation indirecte.

https://monolith.law/corporate/patent-infringement-judgment-criteria-case-law[ja]

Exemples de litiges concernant le droit d’utilité

Il y a eu un cas où une société plaignante, qui possède le droit d’utilité pour un “pad de soutien pour les orteils” et dont l’activité principale est la fabrication et la vente d’équipements de soutien d’équilibre pour le sport et de vêtements de sport, a affirmé que les produits fabriqués et vendus par la société défenderesse, dont l’activité principale est la vente de biens sur Internet, appartiennent à la portée technique de l’invention concernée par le droit d’utilité, et a demandé sur la base du droit d’utilité l’interdiction de la fabrication, du transfert, etc., des produits défendeurs et la destruction de ces produits.

Dans ce procès, la société défenderesse avait à l’origine acheté des produits à la société plaignante pour les vendre, mais elle a cessé de le faire et a commencé à développer et à vendre ses propres produits.

Sur la violation littérale

Dans le procès, le tribunal a d’abord expliqué les sept éléments constitutifs de l’invention en question, et il n’y a pas eu de litige à ce sujet.

Explication des éléments constitutifs de l’invention en question

① Il est inséré sous la base des orteils,

② Il est fait d’un matériau souple et élastique,

③ Il s’agit d’un pad de soutien pour les orteils,

④ Il est placé entre le bord supérieur de la partie de contact du pied et le bord inférieur de la tête du deuxième, troisième, quatrième et petit orteil,

⑤ Il est composé d’une première, d’une deuxième et d’une troisième partie saillante qui s’insèrent respectivement entre le deuxième et le troisième orteil, le troisième et le quatrième orteil, et le quatrième orteil et le petit orteil,

⑥ La surface supérieure de la partie horizontale du pad et les deux côtés des trois parties saillantes du pad sont légèrement courbés pour pouvoir être en contact étroit avec le dessous de la base de chaque orteil,

⑦ En étendant la première et la deuxième partie saillante dans la direction de la hauteur, les parties entre la première et la deuxième partie saillante et entre la deuxième et la troisième partie saillante deviennent des surfaces latérales semi-circulaires, et le pad de soutien pour les orteils est maintenu sur la plante du pied entre le deuxième et le troisième orteil et entre le troisième et le quatrième orteil.

Le tribunal a jugé que le produit défendeur satisfait littéralement aux éléments constitutifs ①, ②, ③, ⑤ et ⑦ de l’invention en question, mais qu’il ne peut pas être reconnu qu’il satisfait littéralement à une partie des éléments constitutifs ④ et ⑥, et a donc nié une violation littérale.

Sur la violation équivalente

Cependant, concernant ces points de différence, pour le premier élément (non-essentialité), il a été jugé que “il n’appartient pas à la partie essentielle qui fonde l’effet propre”, pour le deuxième élément (remplaçabilité), il a été jugé que “même si les éléments constitutifs ④ et ⑥ sont remplacés par la structure du produit défendeur, il peut être reconnu qu’ils produisent le même effet que l’invention en question”, pour le troisième élément (facilité de remplacement), il a été jugé que “il était facile pour une personne qualifiée dans le domaine de penser à remplacer la partie concernée par la différence entre les éléments constitutifs ④ et ⑥ et le produit défendeur par la structure du produit défendeur au moment de la fabrication du produit cible, etc.”, et pour le quatrième et le cinquième éléments, il a été jugé que “il appartient à la partie qui conteste l’établissement de l’équivalence de prouver que le produit cible, etc., pouvait être facilement déduit de la technique connue ou que le produit cible, etc., était délibérément exclu de la portée de l’invention, etc., et qu’il n’y avait pas de circonstances particulières, et qu’il n’y avait pas de preuve de ces éléments dans ce cas”, et il a été jugé que le produit défendeur peut être considéré comme appartenant à la portée technique de l’invention en question en tant qu’équivalent de l’invention en question, et une violation équivalente a été reconnue.

Ensuite, concernant le montant des dommages causés à la société plaignante par l’acte de violation du défendeur,

L’article 29, paragraphe 1, de la loi sur les modèles d’utilité stipule que, dans le cas d’une violation du droit d’utilité ou du droit d’exécution exclusive, lorsque le contrevenant a transféré le produit qui constitue l’acte de violation, le montant des dommages subis par le titulaire du droit d’utilité ou du droit d’exécution exclusive peut être le montant obtenu en multipliant le nombre de produits transférés par le montant du profit par unité que le titulaire du droit d’utilité ou du droit d’exécution exclusive aurait pu vendre si l’acte de violation n’avait pas eu lieu. Le “montant du profit par unité” doit être interprété comme le montant obtenu en déduisant le coût de production et autres coûts supplémentaires nécessaires pour la fabrication et la vente du produit du prix de vente du produit (profit marginal).

Jugement du tribunal de district d’Osaka du 17 mars 2016

Il a ordonné le paiement de 147,906,617 yens de dommages et intérêts à la société plaignante et de 15,000,000 yens de frais d’avocat, soit un total de 162,906,617 yens, ainsi que l’interdiction de la fabrication, du transfert, etc., des produits.

Le fait qu’une entreprise qui achetait des produits à la société plaignante pour les vendre a développé et vendu ses propres produits qui enfreignent le droit d’utilité est un exemple qui peut être vu avec d’autres produits, et il peut être dit qu’il s’agit d’un problème courant dans le droit d’utilité.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Résumé

Même si cela ne constitue pas une violation directe, il peut y avoir des cas de violation de l’égalité ou de violation indirecte, comme une violation du droit d’un modèle d’utilité.

En ce qui concerne les modèles d’utilité, qui sont des créations moins avancées que les inventions, il peut y avoir des problèmes de violation de droits différents de ceux des inventions. Cependant, même dans ces cas, il est possible de s’opposer si une réponse appropriée est apportée par des experts.

Présentation des mesures prises par notre cabinet

Le cabinet d’avocats Monolis est un cabinet d’avocats spécialisé dans l’IT, et plus particulièrement dans l’Internet et le droit. Ces dernières années, la propriété intellectuelle, notamment les droits sur les modèles d’utilité, a attiré beaucoup d’attention, et le besoin de vérifications juridiques ne cesse de croître. Notre cabinet propose des solutions en matière de propriété intellectuelle. Les détails sont décrits dans l’article ci-dessous.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]