공동연구개발계약을 체결하기 위해 알아두어야 할 포인트는 무엇인가
회사의 부족한 기술, 노하우, 인력 등을 보완하고, 빠르고 저렴한 비용으로 제품이나 기술을 개발하는 방법 중 하나로, 공동연구개발이 있습니다.
공동연구개발을 통해 다른 회사로부터 얻는 것은 적지 않지만, 동시에 회사의 정보나 기술 등이 상대기업에 유출될 가능성도 고려해야 합니다.
또한, 공동개발의 성과의 처리에 대해서도, 각자가 자신의 이익을 우선시하고, 가능하다면 독점하고 싶다는 생각을 하는 것은 이상하지 않습니다. 실제로는 어느정도 타협이 필요합니다.
이러한 공동연구개발에서의 문제점을 사전에 협의하고 규칙을 정하고, 불필요한 문제를 피하기 위해 체결하는 것이 ‘공동연구개발계약’입니다.
그래서, 이번에는 공동연구개발계약의 장단점, 예상되는 문제를 피하기 위한 주의점 등을 정리하여 설명하겠습니다.
공동연구개발이란?
공동연구개발은 기업제휴의 한 형태로, 이해관계가 일치하는 여러 기업이 협력하여 제품이나 기술의 효율적인 개발활동을 수행하는 것을 말합니다.
기술혁신의 속도가 빠른 분야나 제품의 단기 주기화가 진행되고 있는 분야에서는, 개발에 시간을 너무 많이 소비하면 다른 기업과의 경쟁에서 밀릴 수 있습니다.
많은 자금을 투입하고 연구개발을 진행하여 신제품 등을 완성시켜도, 경쟁사가 먼저 유사한 제품을 완성하고 시장에 출시했다면, 개발한 제품의 가치가 크게 손상될 수 있습니다.
제품이나 기술의 개발을 단기간에 수행하는 방법에는 경영수준의 결정이 필요한 M&A나 업무제휴 등도 있지만, 공동연구개발은 경영에 미치는 영향이 적고, 내용에 따라서는 부문장도 결재할 수 있기 때문에 많은 기업들이 채택하고 있습니다.
공동연구개발 계약의 장점
역할분담과 비용부담이 명확해진다
제3자와 공동으로 개발업무를 수행하는 경우, 비용부담이나 개발에 관한 역할분담의 패턴은 다양합니다. 비용만 부담하고, 개발업무는 상대방이 수행하는 패턴도 있고, 개발단계에 따라 담당기업을 나누고, 개발에 필요한 비용은 각각의 담당기업이 부담하는 패턴 등 정해진 형태는 없습니다.
그러므로, 공동연구개발 계약의 중요한 역할 중 하나는, 각각의 기업의 역할이나 책임범위, 그리고 비용부담을 명확하게 하는 것입니다.
또한, 가령 상대기업이 의무를 태만했을 경우의 손해배상 청구권 등도 정할 수 있으므로 역할분담이나 비용부담에 대해서는 가능한 한 실현가능한 내용으로 하는 것이 중요합니다.
개발비용 절감과 리스크 분산이 가능하다
공동연구개발의 장점은, 개발에 필요한 자금을 참가기업 간에 분담할 수 있고 개발에 필요한 인건비도 절감할 수 있는 점에 있습니다.
또한, 단독으로는 손을 댈 수 없는 큰 규모의 개발이 가능해지며, 가령 성과를 얻지 못했을 경우에는 비용 면에서의 손실을 참가 기업 간에 분산할 수 있습니다.
기술·인력·연구 설비 등의 상호보완이 가능하다
연구개발에는 자금 외에도, 자사에 부족한 기술이나 인력, 그리고 시제품·평가가 가능한 기기 등도 필요합니다.
공동 연구개발 계약의 단점
기술·노하우 유출위험이 있다
같은 목표를 위해 작업하는 개발자들 사이에서는 상대방이 필요로 하는 정보를 공개하지 않을 수 없으며, 서로에게 비밀유지의무를 지니고 있기 때문에 중요한 기술이나 노하우 등도 공개될 가능성이 있습니다.
따라서, 공동연구개발의 가장 큰 단점은, 자사의 기술·노하우 등이 상대기업에게 유출되어 학습되는 것입니다.
하지만, 반대로 자사가 상대 기업의 기술·노하우 등을 학습할 수 있다는 점에서는, 장점으로 볼 수도 있습니다.
어찌됐든, 공개할 정보의 범위에는 충분한 주의가 필요합니다.
성과의 독점이 어렵다
혼자서 새로운 제품이나 기술을 개발한 경우, 그 성과를 독점하고 경쟁 기업에 대해 유리하게 사업을 전개할 수 있습니다.
하지만, 공동 연구개발의 경우에는 성과에 기반한 지적 재산권에 대해 상대 기업에게도 권리가 발생할 수 있어 독점이 어렵고, 상대 기업이 그 지적 재산권을 이용해 자사와 경쟁하는 사업을 진행할 가능성도 있습니다.
타사와의 공동연구개발이 제한될 가능성이 있다
공동연구개발 기간 중에 상대기업이 자사의 경쟁기업 등과 같은 종류의 공동연구개발을 하지 않도록, 계약에 ‘제3자와 동일하거나 유사한 목적의 공동 연구개발을 금지한다(경쟁개발금지)’ 등의 조항을 추가하는 경우가 있습니다.
하지만, 자사가 기본기술을 가지고 있는 경우에는 다양한 응용 제품·기술의 개발이 가능하므로, 타사와의 공동 연구개발이 제한되면 사업활동에 큰 영향을 미칠 가능성도 있습니다.
공동연구개발 계약에서 실패하지 않기 위한 포인트
공동연구개발 계약의 목적 설정은 신중하게
공동연구개발 계약의 목적설정에 대해 중요하게 생각하지 않는 경향이 있지만, 실제로는 많은 조항에 영향을 미치며, 상대방에게 불필요한 광범위한 권리를 부여하거나, 자사가 필요 이상의 제한을 받는 경우도 있어 매우 중요합니다.
경쟁개발금지조항과의 관계
앞서 언급한 경쟁개발의 금지조항에서는 동일하거나 유사한 ‘목적’에 따라, 금지되는 범위가 크게 변화합니다.
예를 들어, 공동연구개발의 목적을 ‘통신단말의 시스템 개발’과 ‘통신단말의 음성인식 시스템의 개발’로 설정했다고 가정해봅시다. 이 경우, 전자의 경우 통신 단말에 관한 모든 시스템 개발에 대해 제3자와의 공동 개발이 불가능하게 되며, 후자의 경우 음성인식 시스템 이외의 경우에는 자유롭게 공동개발이 가능하게 됩니다.
목적설정은 너무 구체적이면 자유도가 없어지고, 조금의 궤도 수정만으로도 계약변경이 필요하게 되지만, 반대로, 너무 추상적이면 금지범위가 필요 이상으로 넓어지므로 신중하게 검토해야 합니다.
지적재산권과의 관계
목적 설정이 너무 넓으면, 공동 연구개발과 별개로, 공동 연구의 결과로 얻은 발명에 기초한 특허 출원에 대해, 출원일이 공동 연구개발 계약의 유효 기간 내였을 경우, 상대 기업으로부터 공동 연구개발의 성과로서 권리를 주장받을 가능성이 있습니다.
반대로 너무 구체적이면, 상대 기업이 한 발명이 공동 연구개발의 성과임에도 불구하고 목적 외라는 이유로 단독으로 특허 출원되는 위험도 생깁니다.
비밀유지의무와의 관계
일반적으로, 비밀유지의무를 정하는 조항에서는 상대방의 비밀정보는 목적 범위내에서만 사용할 수 있으며, 목적외의 사용은 금지됩니다.
그러나, 목적설정이 너무 넓으면 실제로 진행하고 있는 개발과는 별개의 프로젝트에서 자사의 비밀정보를 이용하더라도 계약위반으로 보지않으며, 반대로 너무 구체적이면 조금의 응용개발만으로도 계약위반으로 보일 가능성이 있습니다.
가장 중요한 포인트는 성과의 처리
공동연구개발 계약의 협의에서 가장 많은 시간을 사용하는 것이 ‘성과의 처리’가 아닐까 싶습니다.
성과에 기초한 지적 재산권의 귀속이나 실행 권, 실행 허가 권 등은 자사의 사업에 직접적인 영향이 있기 때문에 양측이 양보할 수 없는 점이 많지만, 공동 연구개발을 시작하기 전에 가능한 한 합의해 두는 것이 불필요한 문제를 피하는 가장 큰 포인트가 됩니다.
지적재산권의 귀속
공동 연구개발에서 이루어진 발명에 기초한 지적 재산권은, 발명자가 소속된 기업이 권리를 가지는 것이 일반적입니다.
그러나, 직원과의 계약이나 직무 발명 규정 등에서 ‘직원이 업무상으로 이루어진 발명 등에 기초한 지적 재산권은 회사가 승계한다’ 등으로 규정하고 있는 것이 조건이 됩니다.
이 경우, 공동연구개발에서 발생한 지적재산권은 발명자가 소속된 기업에 귀속되게 되지만, 계약에서 다음과 같이 다른 정의를 하는 것도 가능합니다.
- 모든 지적재산권은 어느 한쪽의 단독 귀속으로 한다
- 모든 지적재산권은 공유로 한다
- 발명의 종류나 분야 등에 따라 지적 재산권을 어느 한쪽의 단독 귀속으로 한다
- 협의를 통해 지적 재산권의 귀속 대상을 결정한다
지적재산권의 귀속에 대한 판단은, 자사의 핵심 기술에 관한 지적재산권은 단독 귀속, 응용기술에 대해서는 케이스 바이 케이스와 같이, 경영전략에 기초하여 이루어져야 합니다.
지적 재산권의 실행, 독점권 등
기본 기술에 관한 지적재산권을 상대기업의 단독귀속으로 하고, 응용제품에 관한 지적재산권을 자사의 단독귀속으로 할 경우, 응용제품을 제조·판매하기 위해서는 상대 기업으로부터 기본기술에 관한 지적재산권의 실행허가를 받아야 합니다.
공동연구개발은 성과를 활용하여 이익을 얻기 위해 진행하는 것이므로, 성과의 귀속에 관계없이 자사의 사업에 필요하다면 상대기업에 귀속하는 지적재산권의 실행을 가능하게 해야 합니다.
특허의 경우에는, 경쟁기업에게 기본기술을 라이센스하지 않도록, 일정기간의 독점적인 일반실행권을 성정해두는 것도 고려할 수 있습니다.
성과의 공개 시기, 내용
연구자나 개발자에게는 공동 연구개발의 성과를 학회나 논문에서 발표하는 것이 매우 중요합니다.
공동연구개발 계약에서는 비밀유지의무가 정해져 있으므로, 성과공개를 원할 경우, 계약내에서 규정해 두어야 합니다.
또한, 특허 출원 전의 공개는 특허의 신규성 상실로 이어집니다. 따라서, 특허 출원 후에도 특허출원이 공개되기까지는 경쟁기업에게 자사의 개발내용을 알리지 않을 수 있다는 이점이 있으므로, 공개 시기나 내용에 대해 사전에 상대방과 합의해 두는 것이 중요합니다.
해지 사유/COC 조항은 주의가 필요
체인지 오브 컨트롤(COC) 조항은, M&A 등에 따른 ‘회사의 지배권의 변동’을 계약의 해지 사유로 하는 조항입니다.
벤처 기업 등이 M&A의 대상이 되는 것은 드문 일이 아니므로, 공동 연구개발의 상대 기업이 계약의 해지 사유에 COC 조항을 추가하는 경우가 있습니다.
경쟁 기업이 벤처 기업 등을 인수한 경우, 공동 연구개발을 계속하는 것으로 인해 중요한 정보가 경쟁 기업에 유출되는 위험이 있기 때문입니다.
그러나, 벤처 기업이나 스타트업에게는, 유망한 공동 연구개발은 기업 가치를 높이지만, 계약에 COC 조항이 포함되어 있으면 위험으로 평가되어 기업 가치가 손상될 가능성이 있으므로 COC 조항의 처리에는 충분히 주의해야 합니다.
요약
이번에는 공동 연구개발 계약의 장단점과 문제를 피하기 위한 주의점 등에 대해 설명하였습니다. 그러나 해외 기업과 공동 연구개발을 진행하는 경우, 준거법이나 합의 관할 법원 등의 판단도 중요해집니다.
또한, 공동 연구개발의 주제 외에 다른 주제에 대한 연구개발을 제한하거나, 성과를 활용한 연구개발을 제한하는 경우, 일본의 ‘독점금지법’상의 부당한 거래에 해당할 가능성도 있습니다.
이처럼 경우에 따라 다양한 위험이 숨어 있기 때문에 공동연구개발 계약을 체결하는 경우에는 독자적으로 판단하는 것이 아니라 전문적인 지식과 경험이 풍부한 변호사에게 사전에 상담하는 것을 권장합니다.
본 법률사무소의 대책 안내
모노리스 법률사무소는 IT, 특히 인터넷과 법률의 양면에 고도의 전문성을 갖춘 법률사무소입니다. 기업 간의 공동 연구개발을 위해서는 계약서 작성이 필요합니다. 본 사무소에서는 도쿄증권거래소 프라임 상장 기업부터 벤처 기업까지, 다양한 사건에 대한 계약서 작성 및 검토를 진행하고 있습니다.
