특허권 침해의 판단 기준은? 판례를 통한 설명

특허제도는 산업발전에 기여한 발명을 한 사람에게 발명내용을 공개하는 대신, 그 발명을 독점적으로 실행할 수 있는 ‘특허권’을 국가가 부여하는 제도입니다.

특허발명이 정당한 권리나 이유없이 실행되는 경우, 이는 특허권 침해로 간주됩니다.

여기에서는 특허권 침해가 구체적으로 어떤 행위를 가리키는지, 그리고 법정에서 어떤 행위가 특허권 침해로 판단되는지에 대해 설명하겠습니다.

3가지 유형의 특허권 침해란?

특허권 침해는 직접침해와 간접침해로 크게 나뉘며, 직접침해는 문언침해와 균등침해로 구분됩니다.

• 특허 침해
• 직접 침해 (문언 침해와 균등 침해)
• 간접 침해

이 3가지 유형의 특허권 침해에 대해 각각 설명하겠습니다.

문언침해

특허발명이 보호되는 기술적 범위는 특허출원 시 특허청장에게 제출한 신청서에 첨부한 특허청구의 범위(‘클레임’이라고 합니다)의 기재에 따라 정해집니다. 특허발명은 클레임에 기재된 구성요소(발명을 특정하기 위해 필요한 구성요소)에 의해 하나로 구성되는 것이므로, 특허권 침해가 성립하기 위해서는 대상 제품 또는 대상 방법이 구성요소의 모든 것을 충족해야 합니다.

그리고, 침해형태가 특허 발명의 구성요소를 일부라도 누락시킬 경우, 특허권 침해는 성립하지 않는다고 되어있습니다.

이를 직접침해의 문언침해라고 합니다.

그러나, 특허발명은 특허 청구의 범위의 기재에 의해 구체화된 기술적 사상(특허법 제2조 1항)이므로, 문장의 기술적 범위를 완전히 표현하는 것은 어렵습니다.

또한, 클레임의 문언이 너무 엄격하게 해석되면, 특허권의 침해의 회피가 쉬워지고, 특허발명에 대한 보호가 불충분해집니다.

그래서, 특허청구의 범위에 기재된 문장해석을 통해 그 기술적 범위가 결정되게 됩니다.

또한, 특허청구의 범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 데 있어서는, 신청서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려할 수 있습니다. 또한, 권리범위의 해석에 있어서는 출원경과나 공지기술도 참고될 수 있습니다.

균등침해

특허권자가 특허 출원 시 미래에 발생할 수 있는 모든 침해형태를 예상하여 특허청구의 범위를 정하는 것은 매우 어렵습니다.

또한, 상대방이 특허 청구의 범위에 기재된 구성의 일부를 특허 출원 후에 밝혀진 물질·기술 등으로 대체함으로써, 특허권자에 의한 차단 등의 권리행사를 쉽게 피할 수 있다면, 사회 일반의 발명에 대한 의욕을 저하시키게 됩니다.

이는 발명의 보호, 장려를 통해 산업의 발전에 기여하는 특허법의 목적에 반하는 것뿐만 아니라, 사회정의에 반하고, 형평의 이념에도 어긋나는 결과를 초래할 수 있습니다.

그래서, 특허청구의 범위로 기재된 내용과 문제가 되는 기술의 내용이 일부 다르더라도, 같은 기술적 범위 내에 있다면, 특허청구의 범위가 기재된 문언 그 자체에서 어느정도 확정해석을 통해, 특허발명의 적절한 보호를 도모하려는 법리가 있습니다.

이것이 균등론이라고 불리는 것입니다.

균등론은 기술적 범위의 무제한 확장해석을 허용하는 것은 아닙니다.

“특허 청구의 범위에 기재된 구성과 침해가 의심되는 대상 제품 사이에 다른 부분이 있더라도, 다음의 5가지 요건을 충족하는 경우에는, 그 대상 제품은 특허청구의 범위에 기재된 구성과 균등한 것으로, 예외적으로, 특허 발명의 기술적 범위에 속한다고 판단한다”

최고법원 1998년 2월 24일 판결

라는 것으로, 이 균등론을 채택하여 권리침해를 인정하는 경우를 일반적으로 균등침해라고 합니다.

• 다른 부분이 특허 발명의 본질적 부분이 아닌 것.
• 다른 부분을 대상 제품에서의 것으로 대체하더라도 특허 발명의 목적을 달성할 수 있는 것

이며, 동일한 작용·효과를 나타내는 것.

• 대상 제품 등의 제조 시에, 위의 다른 부분을 대체하는 것을, 관련 업계에서 쉽게 예상

할 수 있는 것.

• 대상 제품 등이, 특허 발명의 특허 출원 시점의 공지 기술과 동일하거나 관련 업계에서 공지

기술로부터 출원 시점에 쉽게 추론할 수 있는 것이 아닌 것.

• 대상 제품 등이 특허 발명의 출원 절차에서, 특허 청구의 범위에서 의도적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 것.

위의 5가지 요건을 모두 충족하는 경우, 구성요소가 일치하지 않는 부분이 있더라도, 예외적으로 특허권 침해가 성립할 가능성이 있다는 것입니다.

간접침해

특허 청구의 범위에 기재된 발명 특정사항을 모두 충족하지 않아 직접침해라고 할 수 없는 행위라도, 예를 들어, 특허권 침해가 되는 제품에만 사용되는 전용부품의 공급 등은 직접침해를 유발할 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

이런 행위에 아무런 규제도 없다면, 특허권자는 특허권이 침해될 위험이 있는데도 아무것도 할 수 없게 됩니다.

특허법에서는 이러한 침해의 예비적 혹은 보조적 행위 중, 직접침해를 유발할 가능성이 매우 높은 일정 행위에 대해서는 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 것으로 간주하는 규정이 있습니다 (특허법 제101조). 이것이 간접 침해라고 하는 것으로, 특허 발명의 보호의 실질성을 높이고 있습니다.

이 점에 대해, 특허법에는,

특허법 제101조(침해로 간주하는 행위)

다음에 열거하는 행위는 해당 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 것으로 간주한다.

1. 특허가 물건의 발명에 대해 이루어진 경우에 있어서, 업으로서 그 물건의 생산에만 사용하는 물건의 생산, 양도 등 또는 수입 또는 양도 등의 제안을 하는 행위

(2, 3 생략)

4. 특허가 방법의 발명에 대해 이루어진 경우에 있어서, 업으로서, 그 방법의 사용에만 사용하는 물건의 생산, 양도 등 또는 수입 또는 양도 등의 제안을 하는 행위

고 되어 있습니다.

1호와 4호는 실질적으로 같은 규정이라고 할 수 있지만, 여기서 말하는 ‘만’은 어떤 물건이 특허 발명의 직접적인 침해품·침해 행위에 관련된 물건의 생산에 ‘만’ 사용되며, ‘실용적인 다른 용도가 없는 것’을 의미합니다.

특허권 침해 사례

설명한 세 가지 유형의 특허권 침해에 대한 실제 사례를 살펴보겠습니다.

주택지도 사건

‘주택지도’라는 발명에 대한 특허권을 가진 피고인이, 원고가 Yahoo!에서 제작하고 인터넷 상에서 위탁자에게 이용하게 한 전자지도가 특허권의 발명기술 범위에 속한다고 주장하며, 피고에게 손해배상을 청구한 사례가 있습니다.

재판에서는 특허청구의 범위와 명세서의 기재로부터 이 사건의 발명을

1. 주택지도에서,
2. 검색의 기준이 되는 공공시설이나 유명 빌딩 등을 제외한 일반 주택 및 건물에 대해서는 거주자 성명이나 건물 이름의 기재를 생략하고 주택 및 건물의 폴리곤과 번지 수만을 기재하며,
3. 축척을 축소하여 넓은 조망성을 갖춘 지도를 구성하고,
4. 해당 지도를 기재한 각 페이지를 적절하게 분할하여 구역화하며,
5. 부속으로 색인란을 설치하고,
6. 해당 색인란에 앞서 언급한 지도에 기재된 모든 주택 건물의 위치가 있는 번지를 해당 지도 상에서의 해당 주택 건물의 기재 페이지 및 기재 구역의 기호 번호와 일람적으로 대응시켜 게시한,
7. 것을 특징으로 하는 주택지도

라는 구성요소로 분석하고, 각 구성요소가 문언침해에 해당하는지 여부를 판단했습니다. 그 중 ‘4. 해당 지도를 기재한 각 페이지를 적절하게 분할하여 구역화하며,’에 대해,

위탁자는 화면에 표시된 지도를 보고 있으며, 선이나 기타 방법 및 기호번호를 통해 페이지에 있는 여러 구역 중에서 검색대상건물이 위치한 번지에 해당하는 구역을 인식할 수 있다고 할 수 없다. (…) 따라서, 피고의 지도에서는, 선이나 기타 방법 및 기호 번호를 통해 페이지에 있는 여러 구역 중에서 검색 대상 건물이 위치한 번지에 해당하는 구역을 인식할 수 있다고 할 수 없다. 그렇다면, 피고의 지도에서는 ‘각 페이지’가 ‘적절하게 분할하여 구역화’되어 있다고 할 수 없다.

도쿄지방법원 2019년 1월 31일 판결

라고 판단하여, 문언 침해를 인정하지 않고, 원고의 청구를 기각했습니다. 다른 구성 요소는 충족되었지만, 4번 요소만 충족되지 않았기 때문입니다.

볼 스프라인 사건

원고가 특허권을 가진 ‘무한 슬라이딩용 볼 스프라인 베어링’을 피고가 제조 판매한 것에 대해, 특허권 침해에 따른 손해배상을 청구한 사례가 있습니다. 이는 균등 침해 항목에서 언급한 사례입니다.

이 소송은 최고법원까지 가져갔는데, 최고법원은 균등론을 긍정하고, 이를 인정하기 위한 5가지 기준을 제시했습니다. 또한, 최고법원은,

이러한 점을 고려하면, 특허 발명의 실질적 가치는 제3자가 특허 청구의 범위에 기재된 구성에서 이와 실질적으로 동일한 것을 쉽게 상상할 수 있는 기술에 미치며, 제3자는 이를 예상해야 한다고 판단하는 것이 적당하다.

최고법원 1998년 2월 24일 판결

고 하였습니다. 특허청 홈페이지의 ‘특허심사’에는 균등론에 대해 ‘특허권의 범위를 더 넓게 인정하려는 것이라고 할 수 있다’고 되어 있습니다.

이물질 분리 제거 장치 사건

‘생김바 이물질 분리 제거 장치에서의 생김바의 공회전 방지 장치’라는 발명에 대한 특허권을 가진 원고가, 피고가 제조 판매하는 ‘원조 이물질 제거 세척기’ 등(피고 장치)이 이 사건의 발명기술 범위에 속하며, 또한 피고 장치의 부품인 회전판과 플레이트판은 일본 특허법 101조 1호의 ‘생산에만 사용하는 물건’에 해당한다고 주장하며, 동법 100조에 따른 피고 장치의 제조판매의 금지 및 폐기, 불법행위에 따른 손해배상을 청구한 사례가 있습니다.

법원은 이 사건의 발명에서 회전판은 ‘공회전 방지 장치’의 필수구성부품으로 인정되지만, 피고 장치에서도, 클리어런스의 눈 막힘을 없애고 공회전 발생을 방지하기 위해서는 이 사건의 회전판이 이 사건의 플레이트판과 함께 그 필수구성부품으로 인정되어야 한다고 판단하고,

이 사건의 회전판에서, 이 사건의 발명을 실행하지 않는 기능만을 계속 사용하면서, 해당 발명을 실행하는 기능은 전혀 사용하지 않는 사용형태가, 해당 제품의 경제적, 상업적 또는 실용적인 사용형태로 인정할 수 없다. 그렇다면, 이 사건의 회전판 및 이 사건의 플레이트판은 각각, 이 사건의 발명 3의 기술 범위에 속하는 피고장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정하는 것이 적당하다.

지식재산고등법원 2011년 6월 23일 판결

고 판단하여, 피고의 회전판 및 플레이트판을 제조·판매 등하는 행위는 원고의 특허권을 침해하는 것이라고 판단했습니다.

특허 발명의 일부를 구성하는 부품이 특허권 침해로 인정되는 제품에 ‘만’ 사용되는 부품이라면, 그 부품을 만드는 것은 특허권 침해로 간주됩니다.

요약

직접적인 침해가 아닌 경우에도, 균등침해나 간접침해와 같이 예외적으로 특허권 침해로 판단될 수 있습니다.

특허 발명의 구성 요소 전부에 부합하지 않아도, 반드시 특허권 침해가 아니라는 것은 아닙니다.

이를 포함하여, 특허권 침해 판단은 매우 어려우므로, 경험이 풍부한 변호사에게 상담해 주시기 바랍니다.