변호사가 설명하는 디자인권 침해에 대한 분쟁 사례

디자인권을 획득하면 등록한 디자인을 독점적으로 사용할 수 있으며, 유사품에 의한 디자인권 침해에 대해서는 그 침해의 중단 또는 예방을 요구할 수 있습니다(일본 디자인법 제37조). 또한, 손해배상을 청구할 수 있습니다(일본 디자인법 제39조).

일본 디자인법 제24조 제2항에는 “등록 디자인과 그 외의 디자인이 유사한지 여부의 판단은, 소비자의 시각을 통해 일으키는 미감에 기초하여 이루어진다”라고 명시되어 있습니다. 그러나 실제로 재판이 진행될 때, 유사한지 여부는 어떤 것을 어떻게 비교하고 검토하여 판단하는지 궁금하실 것입니다.

디자인권 침해가 인정된 사례

체중 측정기와 체성분 측정기의 디자인권을 보유한 오므론이, 타니타의 체성분계 생산, 양도, 인도, 양도 제안, 수입 및 수출 행위가 자사의 디자인권을 침해한다고 주장하며, 타니타의 체성분계 생산 등의 중지 및 폐기와 손해배상을 청구한 사례가 있습니다.

오므론은 2011년 3월 18일(헤이세이 23년), 본 디자인1을 ‘체중 측정기와 체성분 측정기’로 하고, 본 디자인2를 관련 디자인으로 하여 디자인 등록 신청을 하였고, 같은 해 9월 22일에 디자인권의 설정 등록이 이루어졌습니다.

법원은 이 중 본 디자인1과 피고 디자인은 유사하지 않다고 판단하였지만, 본 디자인2와 피고 디자인은 유사하다고 판단하였습니다. 따라서, 여기에서는 본 디자인2에 대해 설명하겠습니다.

어디가 판단의 분기점이 되는가

디자인을 보호하는 권리인 디자인권의 침해에 관한 협상이나 소송에서는 ‘디자인의 주요 부분이 공통인가’가 판단의 분기점이 됩니다.

이 ‘핵심부분’이라 불리는, 수요자의 주목을 끄는 디자인의 주요부분을 정리한 후, 양측 디자인이 핵심부분에서 구성방식을 공통으로 하는지 여부를 중심으로 관찰하고, 전체적으로 미적감각을 공통으로 하는지 여부가 판단됩니다.

오토바이나 가방이 아니므로, 광고하거나 매장에 진열할 때는, 체성분계는 정면을 구매자에게 보여주도록 배치됩니다. 또한, 수요자인 소비자가 체성분계를 사용할 때는, LCD 디스플레이 창이나 스위치 패턴이 배치된 본체 정면에서 체성분계를 보고 조작한다고 당연히 생각됩니다.

따라서, 수요자가 체성분계를 구매할 때는, 제품을 사용하는 것도 고려하여, 본체정면에 전극이 어떻게 배치되어 있는지, 전극부분이 어떤 형태를 가지고 있는지, 스위치의 위치와 형태, 측정 결과가 표시되는 LCD 디스플레이 창의 위치와 형태 등, 정면 시점의 형태에 먼저 주목한다고 법원은 판단하였습니다.

또한, 체성분계는 기존의 체중 측정기와 달리 얇은 점에서 인기상품이 되었으므로, 수요자는 제품의 두께에도 주의를 기울일 것으로 예상되므로, 측면시점의 형태에 대해서도 주목한다고 할 수 있습니다. 반면, 뒷면의 형태에 대해서는 수요자가 체성분계를 일반적인 용법으로 사용할 때 보는 것이 아니며, 체성분계의 판매에 있어서 광고되는 부분도 아니므로, 수요자는 주목하지 않는다고 결론지었습니다.

즉, 주목을 가장 많이 받는 것은 정면 시점에서의 ‘투명 유리판 정면의 상하좌우 네 귀퉁이 근처의 4개의 전극 부분의 배치’, ‘투명 유리판의 정면 중앙 상부에 설치된 LCD 디스플레이 창’, ‘투명 유리판의 정면에서 위의 LCD 디스플레이 창 아래의 여러 개의 스위치 패턴’과, 측면 시점에서의 ‘투명 유리판과 본체 뒷면 부분을 적층 일체로 한 구조’이며, 이것이 본 디자인2의 핵심 부분에 해당한다고 판단되었습니다.

핵심 부분의 차이점과 판결

그 위에서, 법원은 본 디자인2와 피고 디자인의, 구체적인 구성방식에서의 차이점을 판단하고,

• 본 디자인2와 피고 디자인에서는, 투명 유리판의 가로세로 비율이 다르다
• 피고 디자인에는, LCD 디스플레이 창 주변에 테두리 패턴이 있지만, 본 디자인에는 없다
• 투명 유리판의 모서리 반지름, 전극부분의 너비와 길이의 비율, LCD 디스플레이 창의 하단과 상단의 좌우에 배치된 전극의 하단과의 관계나 스위치 패턴의 개수에 차이가 있다
• 뒷면의 형태에는, 다양한 차이점이 있다

등으로 판단하였지만, ‘본체 부분의 뒷면의 형태에 차이가 있지만, 이것은 핵심 부분에서의 차이가 아니다’라고 판단하였습니다.

본 디자인2와 피고 디자인에서는 투명 유리판의 가로세로 비율이 다르지만(본 디자인2는 약 1:1.4이며, 피고 디자인은 약 1:1.43이다.), 그 차이는 매우작고, 어느 쪽이든 관찰자에게 가로 긴 직사각형이라는 인상을 주는 것이다. 또한, 피고 디자인에는, LCD 디스플레이 창 주변에 테두리 패턴이 있는 것이 인정되지만, 이것은 LCD 디스플레이 창의 크기와 비교하여 그다지 큰 것이 아니며, 정면 시점에서 눈에 띄는 색상도 아니다. 더욱이, 투명 유리판의 모서리 반지름, 전극 부분의 너비와 길이의 비율, LCD 디스플레이 창의 하단과 상단의 좌우에 배치된 전극의 하단과의 관계나 스위치 패턴의 개수에 차이가 있지만, 이것들은, 투명 유리판의 형태가 거의 같기 때문에 관찰자에게 주는 공통의 미적 감각을 압도하는 것은 아니다.

도쿄지방법원 2015년 2월 26일 판결

라고 판단하여, 디자인권 침해를 인정하고, 오므론이 입은 손해금으로서 1억 2915만 3662엔의 지급을 타니타에 명령하였습니다.

핵심 부분에서의 차이는 있지만 매우 작다는 판단입니다. 참고로, 판결문 중 ‘관찰자’는 ‘보는 사람’을 의미하며, 수요자를 가리킵니다.

디자인권 침해가 인정되지 않은 사례

휴대용 보온병의 디자인권을 보유한 타이거마호빈 주식회사가, 주식회사 타츠미야에 대해, 피고의 휴대용 보온병(피고 제품)의 제조 및 판매 등이 디자인권을 침해한다고 주장하고, 피고 제품의 제조 및 판매 등의 중지를 요구하면서, 디자인권 침해에 따른 불법행위에 기반한 손해배상금의 지급을 청구한 사례가 있습니다.

어디가 핵심 부분인가

본 사건의 디자인과 피고의 디자인은 모두 휴대용 보온병이며, 그 수요자는 일반 소비자입니다. 또한, 이들은 일상적으로 들고 다니며 사용되므로, 수요자는 휴대의 편의성에 영향을 미치는 전체적인 외관에 주목할 것입니다.

그러나, 전체의 형태가 원통형이며, ①본체와 캡으로 구성된 형태는 본 사건의 디자인 출원 전에 공개적으로 알려져 있던 것, 즉 일반적인 것으로 인정되었습니다.

또한, 법원은, 위의 ①의 형태를 갖춘 휴대용 보온병에서, ②캡의 하단과 본체 사이에 고리형으로 절개 부분이 있는 형태, ③캡의 하단에 대해 내부 부품이 주변면보다 약간 돌출하여 세로줄 고리형으로 나타나는 형태, ④본체의 하단 부근에 바닥면과 평행하게 고리형의 선이 들어가고, 해당 부분이 가로줄 형태의 둥근 팽창이 되는 구조에 대해서도, 본 사건의 디자인 출원 전에 공개적으로 알려져 있던 것으로 판단하였습니다. 즉, 이들은 디자인권에 포함되지 않습니다.

그리고 법원은, 본 사건의 디자인에서 위의 ①부터 ④까지의 형태의 특징 자체는, 본 사건의 디자인의 핵심 부분을 구성하는 것이라고 할 수 없으며, 본 사건의 디자인의 핵심 부분은, 위의 각 형태에 관련된 보다 구체적인 형태, 즉, ①원통형의 바닥면의 직경과 높이의 비율, 높이 중 본체와 캡의 비율, ②캡의 하단의 세로줄 고리형의 구체적인 형태, ③캡의 하단과 본체 사이의 고리형 절개 부분(홈 부분)의 구체적인 형태, ④본체의 하단 부근의 고리형의 선, 가로줄 형태의 둥근 팽창의 구체적인 형태에 있다고 하였습니다. 그리고, 본 사건의 디자인과 관련 디자인을 비교하면, 이들 중, 관련 디자인과도 공통하는 위의 ①, ②를, 유사성 판단에 있어서 더욱 중요하게 고려해야 한다고 하였습니다.

핵심 부분의 차이점과 판결

본 사건의 디자인과 피고의 디자인은, 전체의 형태가 원통형이며, 본체와 캡으로 구성된 형태라는 점에서 공통점이 있습니다. 그렇다면, 차이점은 어떻게 될까요.

차이점에 대해서는, 다음과 같이 인정됩니다.

1. 전체 높이 중 캡의 높이 비율(핵심 부분 ①)

본 사건의 디자인은 약 6분의 1인 반면, 피고의 디자인은 약 8분의 1입니다.

2. 바닥면의 직경과 높이의 비율(핵심 부분 ①)

본 사건의 디자인은 1:2.3인 반면, 피고의 디자인은 1:3.6입니다.

3. 캡과 본체 사이의 형태(핵심 부분 ③)

본 사건의 디자인에는 캡의 높이의 약 5분의 1의 너비의 홈 부분이 있는 반면, 피고의 디자인에는 홈 부분이라고 할 수 있는 것이 없고, 캡과 본체의 접합면만 존재합니다.

4. 캡의 하단의 형태(핵심 부분 ②)

본 사건의 디자인은 주변면보다 돌출된 세로줄 고리형의 부분이 있는 반면, 피고의 디자인은 주변면보다 그다지 돌출되지 않은 세로줄 고리형의 부분이 있습니다.

5. 본체의 약간 바닥면 부근의 형태(핵심 부분 ④)

본 사건의 디자인은 가로줄 위의 둥근 팽창을 가지고 있고, 그 돌출된 최고점에 가로 방향으로 주변을 도는 세로줄을 설정해 놓았는 반면, 피고의 디자인은 바닥면과 평행하게 주변을 도는 선형 부분이 있습니다.

6. 본체의 음료구 부분의 형태

피고의 디자인은 외주면을 덮는 별도 부품의 캡이 부착되어 있는 반면, 본 사건의 디자인에는 그런 형태가 없습니다.

그리고, 법원은, 본 사건의 디자인과 피고의 디자인에는 1~6의 각 차이점이 있고, 이 중, 1~5의 차이점은, 본 사건의 디자인의 핵심 부분에 관한 차이점이라고 할 수 있으며, 특히, 차이점 1, 차이점 2, 차이점 5에 의해, 본 사건의 디자인은 전체적으로 바닥면적이 더 넓고, 세워 놓았을 때 더 안정감이 있는 인상을 주는 반면, 피고의 디자인은 전체적으로 바닥면적이 더 좁고, 슬림한 인상을 주는 디자인이라고 하였습니다.

또한, 캡과 본체 사이의 형태, 캡의 하단의 형태, 본체의 약간 바닥면 부근의 형태의 차이에 의해,

본 사건의 디자인은, 높이 방향으로 따라가면, 상대적으로 불규칙성이 있는 인상을 받는 반면, 피고의 디자인은, 상대적으로 직선적인 인상을 주는 디자인이 되었습니다.

따라서, 위의 차이점은, 피고의 디자인에 대해, 전체적으로 본 사건의 디자인과는 다른 미감을 일으키는 것이라고 할 수 있습니다.

오사카 지방법원 2012년 6월 21일(2012년) 판결

로서, 주식회사 타츠미야의 디자인권 침해를 인정하지 않고, 타이거마호빈의 청구를 기각하였습니다.

명확한 차이가 핵심 부분에서 발견될 경우에는, 미감을 다르게 하는 것이며, 유사하지 않다고 판단됩니다.

디자인권 침해에 대한 협상 및 소송의 핵심 포인트

과거 사례를 통해, 디자인권 침해에 대한 협상 및 소송의 핵심 포인트는 명확해집니다.

자사가 고소하는 측일 때의 포인트

자사가 타사에 의한 디자인권 침해를 주장하고 손해배상 청구하는 상황에서는, 타사의 모방품과 자사가 등록한 디자인의 공통점이 디자인의 핵심부분이며, 소비자의 주의를 가장 쉽게 끄는 부분이라고 주장해야 합니다.

차골, 상대방에서 유사품의 판매중지, 손해배상 등을 청구할 수 있지만, 청구가 인정되지 않는 경우도 많으므로, 자사가 ‘유사하다’, ‘표절이다’라고 주장하더라도, 그것이 객관적으로 인정될지는 어려운 문제입니다.

청구가 인정되지 않은 회사도, 자신들의 판단에 확신이 있었기 때문에 소송을 제기했을 것이므로, 신중하게 판단해야 합니다.

자사가 고소당한 측일 때의 포인트

타사로부터 디자인권 침해라고 주장되어 반박하는 상황, 자사제품의 디자인과 디자인권자가 디자인을 등록한 디자인의 공통부분은 제품의 성질상 당연히 공통되는 부분이며, 디자인의 핵심부분이 아니라 소비자의 주의를 가장 쉽게 끄는 부분이 아니라고 주장하고, 소비자의 주의를 가장 쉽게 끄는 부분의 디자인에는 차이가 있다고 주장해야 합니다.

체성분계의 사례에서 약 13억 원의 배상이 명령된 것으로 보아, 디자인권 침해를 고소당해 소송이 되고 패소하면, 많은 배상책임을 지는 경우가 있습니다. 오래된 사례지만, 혼다가 스즈키에 의한 슈퍼컵의 디자인권 침해를 고소한 사례에서는, 약 76억 원의 지불이 명령되었습니다. 타사로부터 디자인권 침해라고 주장되어, 내용증명 등으로 경고를 받았은 경우, 냉정한 대응이 필요합니다.

물론 이 경우에도, 상대방이 ‘유사하다’, ‘표절이다’라고 독단적으로 판단하고 있는 것일 수 있습니다. 자신들이 창출하고, 익숙해져 온 디자인이기 때문에, ‘입안이다’라는 생각이 드는 것은 당연하다고 할 수 있습니다.

요약

디자인권을 침해하고 있는지 여부를 판단하는 것은 미묘하며, 매우 어려운 판단이 될 수 있어, 누가 봐도 명백한 경우는 거의 없습니다.

디자인권 침해에 해당하는지 여부를 객관적으로 판단하고, 최대한 유리한 내용으로 해결을 이루기 위해서는, 일찍이 경험 많은 변호사에게 상담하시기 바랍니다.