상표권침해를 발견했을 경우의 경고장 작성방법

자사의 상표권을 침해하는 제품이나 서비스가 존재할 경우, 권리자는 상표권에 기초하여 그 사용의 중지나 손해배상 등을 청구할 수 있습니다. 상표권침해 소송을 통한 해결이나 가처분을 통한 해결방법도 있지만, 일반적으로는 먼저 법정 외에서 ‘경고장’을 우편으로 보냅니다.

이 경고장은 권리자 자신이 작성하여 발송할 수도 있고, 전문가에게 의뢰하여 작성 및 발송을 부탁할 수도 있습니다. 또한, 특히 최근에는 리스트 광고에서의 상표권침해도 중대한 문제가 되고 있습니다. 이 경우에도 기본적인 대책은 동일합니다.

경고서를 보내기 위한 정보수집

등록상표를 사용하고 있더라도, 반드시 상표권침해가 되는 것은 아닙니다. 경고서를 보내기 전에, 그것이 정말로 상표권침해에 해당하는지를 신중히 검토해야합니다. 본 기사에서 자세한 내용은 언급하지 않지만, 상표권이란 일반적으로 자신이 등록한 상표를 사용하는 것을 금지할 수 있는 권리가 아닙니다. 금지할 수 있는 것은, ‘상표적 사용’이라고 불리는, 일정한 조건을 충족하는 사용방식에 한정됩니다.

실제로 상표권이 침해되고 있는 상태인지를 판단하기 위해서도, 먼저, 자사의 상표권, 상대방의 상품·서비스에 관한 정보를 모아서 정리합시다.

자사의 상표권에 대해

같은 이름을 사용한 상품·서비스라도, 분류가 다르다면 상표권 침해가 아닙니다. 경고서를 작성하기 전에, 자사의 상표권에 대한 정보를 모아서, 등록상표의 권리가 미치는 범위를 확실히 확인할 필요가 있습니다.

• 등록 번호
• 권리의 유지 기간 만료일
• 상표
• 지정 상품·지정 업무의 내용

드물게 발생하지만, 갱신등록료의 납부를 잊어버려서, 상표권이 소멸되는 경우도 있습니다. 따라서, 권리유지기간의 만료일은 반드시 확인해야합니다. 또한, 자사의 상표사용실체도 파악해두어야 합니다. 왜냐하면, 사업 등에서 실제로 사용하고 있는 상표가 아니라면 등록이 불가능하며, 이미 등록된 상표라도 사용실체가 없는 경우 보호대상이 될 수 없기 때문입니다.

실제로 사용되고 있지 않은 상표에 대한 취소심판청구는 누구나 가능하며, 경고서를 보낸 것에 의해 상대방이 상표의 미사용취소를 주장하고, 심판을 청구하는 상황으로 이어질 가능성을 부인할 수 없습니다. 정보수집단계에서, 등록상표에 대해 확실히 자사가 권리를 가지고 있는 상태인지를 확인해야 합니다.

상대방의 상품·서비스에 관한 정보

권리침해 여부의 검토를 위해서는 상표권침해에 해당된다고 생각되는 상품에 대해서도 정보수집이 필요합니다. 상품자체, 포장, 카탈로그, 광고물, 웹사이트의 정보 등에서 어떤 상품이 어떤 방식으로 판매되고 있는지를 확실히 확인해야합니다. 또한, 경고서로 해결되지 않고, 법적절차를 밟아야 하는 경우를 대비하여, 상대방의 영업 내용·영업 범위에 관한 자료나, 이익에 관한 정보 등 각각의 정보를 증거로 남겨두어야 합니다.

침해자의 식별

경고서를 보내기 위해서는 그 보낼 곳을 알아야합니다. 경고서를 작성하기 전에 상대방의 연락처가 알려져 있는지 확인합시다.
특히, 인터넷 상에서 판매되고 있는 상품의 경우, 상표권을 침해하는 상품의 판매자의 신원을 특정할 수 없는 경우가 있습니다. 인터넷 상에서 상품을 판매하는 사업자는 특정상품거래법에 따라 그 성명·명칭, 주소, 연락처를 표시하는 것이 의무화되어 있지만, 거짓내용을 표시하거나, 표시 자체를 하지 않는 경우도 종종 있습니다.

그러나, 상표권을 침해하고 있는 것이 어디의 누구인지 알 수 없다면, 경고서를 보낼 수 없습니다. 또한, 상대방의 성명이나 주소가 불명인 경우, 판매 사업자에 대해 가처분 신청이나 소송 제기 등의 법적 조치를 취하는 것도 어렵습니다. 이런 경우에는, 프로바이더 제한 책임법에 따라, 상표권 침해 상품을 판매하고 있는 쇼핑몰 사이트의 운영자나, 판매 사이트의 렌탈 서버 등에 대해, 발신자 정보 공개를 요구하는 방법도 있습니다.

또한, 상대방이 독자적인 도메인을 사용하고 있는 경우, whois 정보로부터 상대방을 특정할 수 있는 경우도 있습니다.

경고서의 형식과 작성방법

경고서는 일반적으로 내용증명 우편이나 일반우편으로 보냅니다. 우편방법과 문서의 제목은 상표권침해 상황에 따라 판단합니다. 악질성이 높은 경우에는 내용증명 우편으로 ‘경고서’를 보내고, 고의적인 사용이 아니며 원만한 해결이 가능하다면 일반우편으로 비즈니스 레터 형식의 ‘연락처’나 ‘통지서’를 보냅니다.

그러나, 악질적인 인터넷 업체의 경우 가짜 주소를 기재는 경우도 있습니다. 일반우편을 이용할 때도, 경고서의 수령여부의 확인을 위해, 등기나 배달증명우편과 같이 추적이 가능한 우편을 이용하는 것이 바랍직합니다.
큰 문제로 번지는 것을 막기위해 상표사용의 중단만을 원하는 경우 이메일로 경고를 하는 경우도 있습니다. 그러나, 전문가를 대리인으로 하여 내용증명을 보낸 경우와 비교하면, 무시당할 가능성이 높기때문에, 확실한 대응을 원하는 경우에는 문서를 통한 경고서를 보내는 것이 바람직합니다.

경고서에 기재해야 할 내용

경고서의 양식에 특별한 규정은 없습니다. 그러나, 아래의 사항들은 최소한으로 작성해두는 것이 좋습니다.

자사의 등록상표를 식별하는 정보

• 등록 번호
• 상표의 내용
• 지정 상품, 지정 서비스

상대방의 어떤 행위가 상표권 침해에 해당하는가

이 항목에서는 사전에 수집한 자료의 조사결과, ‘상대방이 사용하고 있는 상표가 자신의 등록상표와 유사하다는 것’, ‘상대방의 업종이 자신의 지정 상품 서비스와 동일하거나 유사하다는 것’을 중심으로 작성합니다. 그것이 왜 상표권 침해에 해당하는지 상대방에게도 전달될 수 있도록 가능한 한 구체적으로 기재하도록 합시다.

상대방에 대한 요구

여기에서는 상표권침해에 대해 본인이 원하는 상대방의 대응을 기재합니다.

기본적으로는 ‘상표사용을 중단하기를 원한다’는 내용을 담은 중지청구를 하게 됩니다.

상표권 침해의 피해가 큰 경우에는 그 상표를 사용함으로써 입은 손해의 배상을 청구하는 손해배상 청구나, 불법적으로 그 상표를 사용하여 얻은 이익을 반환하도록 청구하는 부당이득 반환청구, 상표의 무단 사용으로 브랜드에 상처를 입힌 것에 대해 대중에게 공개하고 사과하길 원하는 신용회복조치 청구를 할 수도 있습니다. 또한, 상당한 대가를 지불하는 것을 조건으로 상표의 사용을 허가하려는 의도가 있다면, 라이선스 계약의 준비가 있다는 것을 기재하고, 상대방을 유도하는 형태로 라이선스 계약의 협상으로 이어지도록 하는 것도 좋습니다.

답변 방법 및 기한

특히, 답변기한의 설정을 잊지말아야 합니다. 상대방 또한 그것이 상표권침해에 해당하는지에 대해 검토할 시간이 필요하면, 바로 대응이 불가능한 경우가 있습니다. 미리 기한을 정해둘 경우, 그 기한까지 답변이 어렵다는 의사표시를 보내올 것입니다. 가능한 한 신속한 대응을 요구하는 것은 물론, 상대방의 대응의지, 혹은 단순히 경고서를 무시하는가에 대한 판단기준이 되기 때문에, 답변기한을 기재하는 것은 매우 중요합니다. 또한, 답변기한과 함께 기한 내에 반응이 없는 경우에는 법적절차나 형사고소를 검토하고 있다는 내용을 기재하는 것이 일반적입니다.

경고서를 보낸 후의 협상

경고서를 보낸 후에는 상대방의 반응에 따라 대응이 달라집니다. 따라서, 답변의 유무나 내용에 따라, 그 후의 협상을 고려해야 합니다.

답변이 있는 경우

상대방은 경고서를 읽고, 해당 내용이 상표권 침해에 해당하는 지 검토 후 답변서를 보내옵니다.

모르고 등록상표를 사용한 경우에는, 신속히 우리의 요구에 응하는 경우가 많습니다.

반대로, 상대가 상표권침해를 인정하지 않는 주장을 한 경우, 다시 한 번 권리침해 주장에 문제가 없는지 검토할 필요가 있습니다. 양측 주장이 다른 경우에는 민사소송이나 형사소송을 제기하는 선택지도 고려해야합니다. 법적절차를 밝게되는 경우 비용과 노력이 들기 때문에, 승소 가능성이나 상대방의 자금력, 소송의 필요성 등 법적수단으로 전환해야 하는지 여부는 신중한 판단이 요구됩니다. 합의금이나 라이센스와 관련한 협상을 포함하여, 상대의 답변에 어떤 대응을 할 것인지에 대해서는 사건에 따라 달라지기 때문에 어려운 문제입니다. 상대방이 요구에 응하지 않는 태도를 보이고, 쉽게 해결되지 않는 경우에는 전문가와의 상담을 추천합니다.

답변이 없는 경우

경고서를 보냈음에도 불구하고, 기한 내에 답변이 없는 경우에는 혹시나를 대비해 경고서를 재발송합니다.

현실적으로, 특허사무사나 변호사의 이름으로 작성된 경고서의 경우, 상대방도 무시할 수 없는 경우가 많습니다. 상대방이 경고서를 무시한다면, 전문가에게 작성을 의뢰하여 다시 보낼 경우 반응이 올 가능성이 높습니다.

재발송한 경고서에 대해서도 답변이 없다면, 소송 등을 검토하는 단계로 넘어가게 됩니다.

이러한 흐름이나 구체적인 소송제기 방법은, 상표권 침해의 방식이나 상황마다 다릅니다.

요약

문제를 피하기 위해서 경고서의 송부를 망설이는 분들도 있을 것으로 생각합니다. 그러나, 실제로는 고의가 아닌 무지로 인해 상표권을 침해하는 경우가 대부분입니다. 따라서, 초기단계에서 경고를 할 경우, 대부분 원활한 대응을 받는 경우가 많습니다. 경고를 하지않고 방치할 경우 상대방이 쉽게 상표사용을 중단하지 않을 가능성도 높아지므로, 상표권침해를 확일한 즉시 경고서를 보내는 것이 바람직합니다.

그러나, 빠른 해결을 위해 해당 안건이 정말로 상표권침해에 해당하는지 여부를 소홀히 검토해서는 안됩니다. 경고서 내용에 빈틈이 있는 경우 상대방과의 문제가 있을 수 있다는 점을 고려하여, 신중히 판단해야하빈다. 상표권침해에 관한 경고서를 보내고 싶은 경우, 협상이나 소송이 필요한 경우에 대비할 뿐 아니라, 신속한고 정확한 해결을 위해서라도 변호사와의 상담을 권장합니다.