【레이와(令和) 6년(2023년) 4월 시행】상표법・디자인법 개정의 포인트는? 알아두어야 할 변경점을 해설

레이와 5년(2023년)에 상표법과 의장법 등 일부가 개정되어, 레이와 6년(2024년) 4월에 시행되었습니다. 이 레이와 5년 개정에 따라 상표와 의장의 운용 전략도 변화할 가능성이 있으므로, 개정된 취지와 세부 변경 내용을 파악하는 것이 중요합니다.

본 기사에서는 개정 규정의 내용과 실무에서 주의해야 할 포인트를 설명합니다. 상표법과 의장법의 주요 개정 사항을 소개하니, 참고하시기 바랍니다.

레이와 6년(2024년) 4월 시행 개정 상표법・디자인법의 변경점 개요

레이와 5년(2023년)의 상표법과 디자인법 개정은, 최근의 디지털화와 국제화에 따른 법제도의 정비를 주된 목적으로 하고 있습니다.

상표법의 주요 변경점은 다음의 두 가지입니다.

• 컨센트 제도의 도입
• 타인의 성명을 포함한 상표의 등록 요건 완화

또한, 디자인법의 주요 개정점으로는 신규성 상실에 관한 예외 규정의 요건 완화가 있습니다.

이 개정안은 레이와 5년(2023년) 6월 14일에 공포되었으며, 레이와 6년(2024년) 4월 1일에 시행되었습니다. 다만, 디자인법의 변경 규정에 관해서는 레이와 6년(2024년) 1월 1일부터 시행되고 있습니다.

개정 포인트 1: 컨센트 제도의 도입 (일본 상표법)

컨센트 제도란, 먼저 등록된 상표의 권리자가 동의하면 후속으로 신청된 유사 상표의 등록을 허용하는 제도입니다. 상표에 관한 컨센트 제도는 이전부터 검토되어 왔으며, 이번 개정을 통해 도입되었습니다. 왜 이러한 개정이 이루어졌는지, 자세히 설명해 드리겠습니다.

기존 규정 내용

상표법에서는 다음과 같은 경우, 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다.

（상표 등록을 받을 수 없는 상표）
제4조 다음에 해당하는 상표는 전조의 규정에도 불구하고, 상표 등록을 받을 수 없습니다.

11. 해당 상표 등록 출원일 이전의 상표 등록 출원에 관한 타인의 등록 상표 또는 이에 유사한 상표로서, 그 상표 등록에 관한 지정 상품 또는 지정 서비스(제6조 제1항(제68조 제1항에 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정에 의해 지정한 상품 또는 서비스를 말한다. 이하 같다.) 또는 이에 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 사용하는 것

상표법｜e-Gov 법령 검색[ja]

상표권이란 간단히 말해, 상품이나 서비스의 식별표시(상표)를 독점할 수 있는 권리입니다. 비즈니스를 할 때는 자사의 상품이나 서비스를 선택받기 위해, 타사의 상품·서비스와 구별하기 위한 ‘식별표시’가 필요합니다. 그 ‘식별표시’가 ‘상표’이며, 이 식별표시(상표)를 독점할 수 있는 권리가 상표권입니다.

상표법 제4조 제1항 제11호는, 선에 등록된 상표에 위배되는 상표의 등록을 거절하는 규정으로, 마땅한 규정이라고 할 수 있습니다.

이 규정의 취지는,

1. 선등록 상표의 권리자 보호
2. 상품·서비스의 출처 혼동 방지

라고 할 수 있습니다.

개정의 배경

개정의 배경에는, 이전 규정에서 다음과 같은 문제점이 있었습니다.

1. 상표가 등록 거절될 경우의 대응 비용의 크기
2. 글로벌 계약에서의 불이익

이전 제도에서는, 동일·유사한 선행 등록 상표의 존재를 이유로 출원 상표가 거절될 경우, 대응에 드는 부담이 크다는 문제점이 있었습니다.

등록을 거절당한 출원 상표에 대해, 충돌하는 내용의 수정이 불가능할 경우, 반박 의견서의 제출이나 선행 등록 상표의 권리 취소 소송 등의 대응이 필요합니다. 다시 등록 승인을 목표로 할 때는, 시간적·금전적인 비용이 큰 부담으로 작용합니다.

또한, 유럽과 미국 등 외국에서는, 타인의 선행 등록 상표에 충돌하는 상표가 출원되었을 경우에도, 선행 등록 상표의 권리자의 동의가 있으면 두 상표의 병존 등록이 인정되는 제도가 이미 도입되어 있습니다.

일본법에서는 컨센트 제도가 인정되지 않아, 두 상표가 존재하는 병존 합의 계약을 맺을 수 없어, 글로벌 계약에 불이익이 발생하는 문제점도 지적되었습니다.

그래서, 기업의 요구와 국제적인 제도 조화의 관점을 고려하여, 일본에도 컨센트 제도가 도입되기로 한 것입니다.

개정 내용

앞서 언급한 배경을 바탕으로, 다음과 같은 규정이 새롭게 마련되었습니다.

상표법 제4조
4　제1항 제11호에 해당하는 상표라 할지라도, 그 상표 등록 출원인이, 상표 등록을 받기 위해 동호의 타인의 동의를 얻고 있으며, 또한, 해당 상표의 사용을 하는 상품 또는 서비스와 동호의 타인의 등록 상표에 관련된 상표권자, 전용 사용권자 또는 일반 사용권자의 업무에 관련된 상품 또는 서비스 사이에서 혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는, 동호의 규정은 적용하지 않는다.

상표법｜e-Gov 법령 검색[ja]

이 규정에 따라, 상표법 제4조 제1항 제11호에 해당하는 상표라 할지라도, 다음의 2가지 요건을 충족하면 상표 등록을 받을 수 있게 되었음을 알 수 있습니다.

1. 선등록 상표의 권리자의 동의를 얻고 있는 것
2. 선등록 상표와의 사이에서 출처 혼동의 우려가 없는 것

또한, 제4조 제1항 제11호의 취지를 담보하기 위해, 아래와 같이 여러 제도가 정비되었습니다.

• 병존하는 상표의 한쪽 상표권자는, 다른 쪽 상표권자에게 혼동 방지 표시를 붙일 것을 요구할 수 있다(상표법 제24조의4 제1호).
• 한쪽 상표권자가 부정 경쟁의 목적으로 출처 혼동을 일으키는 상표를 사용했을 때는, 누구나 상표 등록의 취소 심판을 요청할 수 있다(상표법 제52조의2).

콘센트 제도의 도입은 인정되었지만, 결국 선등록 상표의 권리 보호와 출처 혼동 방지가 중요시되는 점에 주의가 필요합니다.

부정경쟁방지법의 개정과의 관련성

상표법의 개정에 따라, 부정경쟁방지법도 일부 개정되었습니다.

문제는, 콘센트 제도 도입으로 인해 병존하게 된 두 개의 상표 중 한쪽이 부정경쟁방지법 제2조 1항 1호·2호가 정하는 주지성이나 유명성을 획득한 경우에 있습니다.

주지성 등을 획득한 상표권자는, 다른 한쪽의 상표권자에 대하여, 부정경쟁방지법에 기초한 금지청구 등이 가능합니다. 그러나, 이 금지청구가 인정되면, 콘센트 제도의 원활한 이용을 방해할 수 있습니다.

그래서, 콘센트 제도에 의해 병존하게 된 양쪽 상표권자는, 상대방 상표권자에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 1항 1호·2호를 이유로 하는 금지청구 등을 할 수 없다는 것이, 부정경쟁방지법 제19조 1항 3호에 규정되었습니다.

부정경쟁방지법의 기타 개정 사항은, 아래 관련 기사를 참조해 주세요.

관련 기사: 【2024년 4월 시행】개정 부정경쟁방지법의 포인트는? 알아두어야 할 변경점을 해설

개정점 2: 타인의 성명을 포함한 상표 등록 요건의 완화(상표법)

레이와 5년(2023년)의 본 개정에서는 타인의 성명을 포함한 상표의 등록 요건이 완화되었습니다.

개정의 배경과 개정 규정에 대해 설명합니다.

종전의 규정 내용

종전의 상표법에서는 제4조 1항 8호에 의해, 타인의 성명 등을 포함한 상표는 인정되지 않았습니다.

（상표 등록을 받을 수 없는 상표）
제4조 다음에 열거하는 상표에 대해서는, 전조의 규정에 관계없이, 상표 등록을 받을 수 없다.

8. 타인의 초상이나 타인의 성명이나 명칭이나 유명한 호칭, 예명이나 필명이나 이들의 유명한 약칭을 포함하는 상표(해당 타인의 동의를 얻은 것을 제외한다.)

상표법｜e-Gov 법령 검색[ja]

이 규정의 취지는 타인의 인격적 이익의 보호에 있습니다. 즉, 본인의 동의 없이 성명이나 명칭이 상표에 사용되는 것을 방지하는 것이 목적입니다.

개정의 배경

타인의 인격적 이익의 보호라는 법익이 있는 한편, 창업자나 디자이너 등의 성명을 브랜드 명에 사용하고 싶은 경우에 상표 등록을 할 수 없다는 문제가 지적되어 왔습니다.

타인의 동의를 얻으면 상표 등록은 가능하지만, 동명이인의 사람으로부터 모두 동의를 얻는 것은 현실적이지 않습니다. 이러한 경우 상표권을 인정하지 않으면, 성명을 기반으로 한 브랜드의 보호가 부족하다고 할 수 있습니다.

이러한 문제에 대해, 유럽과 미국 등 해외에서는 타인의 성명을 포함한 상표에 대해, 인지도를 요건으로 설정하여 대처하고 있었습니다. 국제적인 제도 조화를 위해 상표법 제4조 1항 8호의 개정이 요구되었던 것도 본 개정의 배경에 있습니다.

개정의 내용

상표법 제4조 1항 8호는 레이와 5년(2023년) 개정으로 다음과 같이 개정되었습니다.

상표법 제4조 1항
8. 타인의 초상이나 타인의 성명(상표의 사용을 하는 상품이나 서비스의 분야에서 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 성명에 한정한다.)이나 명칭이나 유명한 호칭, 예명이나 필명이나 이들의 유명한 약칭을 포함하는 상표(해당 타인의 동의를 얻은 것을 제외한다.) 또는 타인의 성명을 포함하는 상표로서, 정령으로 정하는 요건에 해당하지 않는 것

상표법｜e-Gov 법령 검색[ja]

이 개정으로, 상표의 사용을 하는 상품·서비스의 분야에서 수요자에게 널리 인식되지 않은 성명이라면, 타인의 성명이라도 등록할 수 있게 되었습니다.

또한, 타인의 성명을 포함한 상표 중에서, 정령으로 정하는 요건에 해당하지 않는 것은 상표 등록할 수 없다는 내용도 함께 규정되었습니다. 앞으로 제정될 정령의 내용에 주목할 필요가 있을 것입니다.

더불어, 상표제도소위원회는, 타인의 성명이 일정한 인지도를 가지지 않는 경우라도, 타인의 인격적 이익을 침해하는 남용적 출원은 거절된다고 밝히고 있습니다.

정령을 포함하여, 인격적 이익을 보호하는 제도 설계를 함으로써, 본 규정의 종래의 취지를 담보하고 있다고 할 수 있습니다.

개정 포인트 3: 디자인의 신규성 상실에 관한 예외 규정의 요건 완화(일본 디자인법)

‘디자인권’은 복제품, 유사품 등 모방품 대책에 활용할 수 있는 지적 재산권 중 하나입니다. 디자인권이 인정되기 위해서는 신규성이 필요합니다. 디자인 등록 출원보다 앞서 그 디자인을 간행물이나 웹사이트 등에서 발표하게 되면, 신규성의 상실로 인해 디자인 등록이 인정되지 않게 됩니다. 그러나 일정한 요건을 충족하면, 그 디자인의 신규성은 상실되지 않은 것으로 간주됩니다. 이번 개정에서는 신규성 상실에 관한 예외 규정의 요건이 완화되었습니다.

개정의 배경과 개정 내용에 대해, 각각 자세히 살펴보겠습니다.

기존 규정 내용

디자인 등록을 받을 권리를 가진 자의 행위로 인해 신규성이 상실되었더라도, 다음의 규정 내용을 충족한다면, 신규성은 상실되지 않은 것으로 간주됩니다.

（디자인의 신규성 상실 예외）
제4조
2　디자인 등록을 받을 권리를 가진 자의 행위로 인해 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(발명, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 공보에 게재된 것으로 인해 동항 제1호 또는 제2호에 해당하는 것을 제외한다.)이라 할지라도, 해당하는 날로부터 1년 이내에 그 자가 한 디자인 등록 출원에 관한 디자인에 대한 동항 및 동조 제2항의 규정 적용에 대해서는, 전항과 동일하게 한다.

3　전항의 규정 적용을 받고자 하는 자는, 그 사실을 기재한 문서를 디자인 등록 출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 또한, 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인이 전항의 규정 적용을 받을 수 있는 디자인임을 증명하는 문서(이하 이 조 및 제60조의 7에서 ‘증명서’라 한다.)를 디자인 등록 출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 한다.

디자인법｜e-Gov 법령 검색[ja]

이 규정은 전시회나 출판물, 웹사이트에 자신의 디자인을 공개한 후 디자인 등록 출원을 하는 경우를 가정하고 있습니다.

디자인 창작자의 표현으로서 동일 범위의 활동을 이해할 수 있는 행위를 제한하지 않는 것이 목적입니다.

개정 배경

이전 규정에서는, 디자인법(意匠法) 제4조 제3항에 정해진 ‘예외적용증명서’의 제출에 따른 출원의 부담이 크다는 지적이 있었습니다.

최근에는 SNS나 전자상거래(EC) 사이트를 이용한 홍보나 판매가 이루어지고 있으며, 디자인의 공개 양상이 다양해지고 복잡해지고 있습니다. 또한, 크라우드펀딩을 통해 먼저 디자인을 공개한 후 제품화하는 경우 등, 개발 과정에서 디자인을 공개하는 사례도 많이 보입니다.

이러한 상황에서, 30일 이내에 모든 공개 행위를 포괄하는 증명서를 작성하는 것은 출원인에게 큰 부담이라고 할 수 있습니다.

그래서, 2023년(레이와 5년) 개정에서는 제4조 제3항의 요건이 완화되었습니다.

개정 내용

일본 의장법 제4조 제3항은, 2023년(레이와 5년) 개정으로 다음과 같이 변경되었습니다.

의장법 제4조
3　전항의 규정 적용을 받고자 하는 자는, 그 뜻을 기재한 문서를 의장 등록 출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 또한 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 의장이 전항의 규정 적용을 받을 수 있는 의장임을 증명하는 문서(이하 이 조 및 제60조의 7에서 ‘증명서’라 한다)를 의장 등록 출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 합니다. 다만, 동일하거나 유사한 의장에 대하여 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 권리를 가진 자의 2개 이상의 행위가 있었을 때는, 그 증명서의 제출은 해당 2개 이상의 행위 중 가장 먼저 이루어진 행위에 대해서만 하면 충분합니다.

의장법｜e-Gov 법령 검색[ja]

개정 전에는, 모든 공개 의장을 포괄하는 예외 적용 증명서의 작성이 필요했습니다. 이번 개정을 통해, 최초의 공개 의장에 대한 증명서를 제출하면 신규성 상실의 예외 규정 적용을 받을 수 있게 되었습니다.

출원인의 부담이 경감되었을 뿐만 아니라, 최초의 공개 의장이 증명서에 게재됨으로써 제3자의 예견 가능성에도 배려가 되었다고 할 수 있습니다.

개정에 따른 실무 영향과 취해야 할 대책

2023년(레이와 5년)의 商標法(상표법)과 意匠法(디자인법) 개정에 있어서, 이번 개정 내용을 충분히 파악하는 것이 중요합니다. 특히, 개정과 관련된 정령이나 심사 기준은 아직 마련되지 않은 것도 있습니다. 앞으로의 제정을 주시해야 할 것입니다.

또한, 이번 개정은 상표와 디자인을 더 넓게 쉽게 사용할 수 있게 하는 내용이 많다고 할 수 있습니다. 특히 상표법의 개정은 지금까지 상표 등록을 할 수 없었던 상표에 대해서도 상표 등록이 인정될 가능성을 높이는 것입니다. 앞으로는 더욱 넓은 범위로 브랜드 전략을 전개해 나가는 것이 사업자에게 기대되고 있다고 할 수 있습니다.

개정 규정의 내용에 해당하는 경우가 도래했을 때, 규정을 효과적으로 활용할 수 있도록, 개정 내용의 이해를 깊게 해 두어야 합니다.

요약: 상표법 및 디자인법 개정에 대응하기 위해 전문가와 상담하십시오

상표법과 디자인법의 2023년(레이와 5년) 개정은 디지털화와 국제화의 최근 추세를 배경으로 법 체계의 정비를 주요 목적으로 진행되었습니다.

상표법에서는 이전에 상표 등록이 불가능했던 상표들의 등록 가능성이 높아졌으며, 디자인법에서도 디자인 출원이 더욱 용이해졌습니다. 이번 개정으로 새로운 규정을 효과적으로 활용하여 더 넓은 사업 전개를 추진하기 위해서는 개정 내용에 대한 적절한 이해가 필수적입니다.

상표와 디자인의 등록은 자사의 사업 전략에 큰 영향을 미치므로, 신속하고 확실한 대응이 요구됩니다. 개정 내용에 대해 고민이 있으시다면, 전문가의 조언을 받는 것이 좋습니다.

당사의 대책 안내

모노리스 법률사무소는 IT, 특히 인터넷과 법률의 양면에서 높은 전문성을 갖춘 법률사무소입니다. 최근 상표법과 디자인법을 둘러싼 지적재산권이 주목받고 있습니다. 당사는 지적재산권에 관한 솔루션을 제공하고 있습니다. 아래 기사에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

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