Wat zijn de belangrijke punten om te weten bij het aangaan van een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscontract?

Een van de methoden om technologie, knowhow en personeel die in uw eigen bedrijf ontbreken aan te vullen en producten of technologieën snel en tegen lage kosten te ontwikkelen, is gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling.

Hoewel er veel te winnen is van andere bedrijven door middel van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling, is het ook mogelijk dat informatie en technologie van uw eigen bedrijf naar het partnerbedrijf lekken.

Bovendien, als het resultaat van gezamenlijke ontwikkeling wordt bereikt, is het niet verrassend dat elk bedrijf zijn eigen belangen voorop stelt en, indien mogelijk, exclusiviteit wil. In werkelijkheid is er ergens een compromis nodig.

Het ‘Gezamenlijk Onderzoek en Ontwikkeling Contract’ wordt gesloten om deze problemen in gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling vooraf te bespreken en regels vast te stellen, en om onnodige problemen te voorkomen.

In dit artikel zullen we de voordelen en nadelen van een gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling contract, en de aandachtspunten om verwachte problemen te voorkomen, uitleggen en organiseren.

Wat is gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkeling?

Gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkeling is een vorm van bedrijfssamenwerking, waarbij meerdere bedrijven met gemeenschappelijke belangen samenwerken om efficiënt producten of technologieën te ontwikkelen.

In velden waar technologische innovatie snel is of waar productcycli korter worden, kan te veel tijd besteden aan ontwikkeling leiden tot verlies van concurrentie met andere bedrijven.

Zelfs als je veel geld investeert, onderzoek en ontwikkeling voortzet en nieuwe producten voltooit, als concurrerende bedrijven eerder vergelijkbare producten voltooien en op de markt brengen, kan de waarde van het ontwikkelde product aanzienlijk worden aangetast.

Er zijn methoden om product- of technologieontwikkeling op korte termijn uit te voeren, zoals M&A en zakelijke allianties, die managementbeslissingen vereisen, maar gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkeling heeft weinig invloed op het management en kan, afhankelijk van de inhoud, worden goedgekeurd door afdelingshoofden, waardoor veel bedrijven het aannemen.

Voordelen van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten

Verdeling van rollen en kosten wordt duidelijk

Wanneer je samen met een derde partij ontwikkelingswerkzaamheden uitvoert, zijn er verschillende patronen voor de verdeling van kosten en rollen met betrekking tot de ontwikkeling. Er zijn geen vaste vormen, zoals patronen waarbij alleen de kosten worden gedragen en de ontwikkelingswerkzaamheden worden uitgevoerd door het partnerbedrijf, of patronen waarbij de bedrijven die verantwoordelijk zijn verdeeld afhankelijk van de ontwikkelingsfase en de kosten die nodig zijn voor de ontwikkeling worden gedragen door elk van de verantwoordelijke bedrijven.

Daarom is een van de belangrijke rollen van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten het verduidelijken van de rollen, verantwoordelijkheidsgebieden en kostenverdeling van elk bedrijf.

Bovendien is het belangrijk om de verdeling van rollen en kosten zo realistisch mogelijk te maken, aangezien je ook het recht kunt vaststellen om schadevergoeding te eisen als het partnerbedrijf zijn verplichtingen verwaarloost.

Ontwikkelingskosten kunnen worden verlaagd en risico’s kunnen worden gespreid

Een van de voordelen van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling is dat de fondsen die nodig zijn voor de ontwikkeling kunnen worden gedeeld tussen de deelnemende bedrijven en dat de personeelskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling kunnen worden beperkt.

Bovendien, als grote ontwikkelingen die niet alleen kunnen worden aangepakt mogelijk worden, en als er geen resultaten worden behaald, kunnen de kosten van schade worden gespreid tussen de deelnemende bedrijven.

Technologie, personeel, onderzoeksapparatuur, enz. kunnen elkaar aanvullen

Naast geld zijn ook technologie, personeel en apparatuur die nodig zijn voor prototyping en evaluatie, die ontbreken in je eigen bedrijf, nodig voor onderzoek en ontwikkeling.

Nadelen van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten

Er is een risico op lekkage van technologie en knowhow

In de context van ontwikkelaars die samenwerken voor hetzelfde doel, is het onvermijdelijk dat informatie die de andere partij nodig heeft wordt onthuld. Bovendien, aangezien beide partijen een verplichting tot geheimhouding hebben, is er een kans dat belangrijke technologieën en knowhow worden onthuld.

Daarom is het grootste nadeel van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten dat de technologie en knowhow van uw bedrijf kunnen lekken naar en worden geleerd door het andere bedrijf.

Aan de andere kant kan het ook als een voordeel worden beschouwd dat uw bedrijf de technologie en knowhow van het andere bedrijf kan leren.

Hoe dan ook, er moet voldoende aandacht worden besteed aan de reikwijdte van de informatie die wordt onthuld.

Het wordt moeilijk om de resultaten te monopoliseren

Als u een nieuw product of technologie alleen ontwikkelt, kunt u de resultaten monopoliseren en uw bedrijf op een voordelige manier uitbreiden ten opzichte van concurrerende bedrijven.

Echter, in het geval van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, kan het moeilijk zijn om te monopoliseren omdat het andere bedrijf ook rechten kan hebben met betrekking tot intellectueel eigendom op basis van de resultaten. Er is ook een kans dat het andere bedrijf dit intellectuele eigendom kan gebruiken om een bedrijf te starten dat concurreert met uw bedrijf.

Er is een kans dat gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten met andere bedrijven worden beperkt

Tijdens de periode van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten kan het andere bedrijf in het contract opnemen dat het “verboden is om gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten met hetzelfde of een soortgelijk doel met een derde partij aan te gaan (verbod op concurrerende ontwikkeling)”.

Echter, als uw bedrijf basistechnologie heeft, kunnen er verschillende toepassingsproducten en technologieën worden ontwikkeld. Daarom kan het beperken van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten met andere bedrijven een grote impact hebben op uw bedrijfsactiviteiten.

Punten om te voorkomen dat je faalt in een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscontract

Wees voorzichtig bij het vaststellen van het doel van een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscontract

Er is de neiging om het vaststellen van het doel van een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscontract niet al te serieus te nemen. In werkelijkheid heeft dit echter invloed op veel clausules, en het kan zeer belangrijk zijn omdat het onnodig brede rechten aan de andere partij kan verlenen of uw bedrijf onnodig kan beperken.

Relatie met de clausule die concurrerende ontwikkeling verbiedt

In de vorige paragraaf genoemde clausule die concurrerende ontwikkeling verbiedt, verandert de reikwijdte van het verbod aanzienlijk afhankelijk van hetzelfde of een soortgelijk ‘doel’.

Stel bijvoorbeeld dat het doel van gezamenlijke onderzoek en ontwikkeling ‘systeemontwikkeling voor communicatieapparaten’ en ‘ontwikkeling van spraakherkenningssystemen voor communicatieapparaten’ is. In het eerste geval zou gezamenlijke ontwikkeling met een derde partij op het gebied van alle systeemontwikkeling met betrekking tot communicatieapparaten niet mogelijk zijn, terwijl in het tweede geval gezamenlijke ontwikkeling vrij zou zijn, behalve voor spraakherkenningssystemen.

Hoewel het stellen van doelen te specifiek kan zijn en de vrijheid kan beperken, en zelfs een kleine koerscorrectie een contractwijziging vereist, moet u aan de andere kant voorzichtig zijn omdat de verbodsomvang onnodig breed wordt als het te abstract is.

Relatie met intellectuele eigendomsrechten

Als het doel te breed is, kan het andere bedrijf rechten claimen op basis van een uitvinding die is verkregen als resultaat van gezamenlijk onderzoek, afzonderlijk van gezamenlijke onderzoek en ontwikkeling, als de aanvraagdatum binnen de geldigheidsperiode van het gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingscontract valt.

Aan de andere kant, als het te specifiek is, ontstaat er een risico dat een uitvinding gedaan door het andere bedrijf, ondanks dat het een resultaat is van gezamenlijke onderzoek en ontwikkeling, afzonderlijk wordt gepatenteerd omdat het buiten het doel valt.

Relatie met de verplichting tot geheimhouding

Over het algemeen wordt in clausules die een geheimhoudingsplicht vaststellen bepaald dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen binnen het bereik van het doel kan worden gebruikt, of dat het gebruik buiten het doel verboden is.

Echter, als het doel te breed is, kan het gebruik van uw bedrijfsgeheime informatie in een project dat los staat van de daadwerkelijke ontwikkeling geen contractbreuk zijn, en omgekeerd, als het te specifiek is, kan zelfs een kleine toepassingsontwikkeling een contractbreuk zijn.

Het belangrijkste punt is de behandeling van resultaten

Het meeste tijd in de onderhandelingen over een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscontract wordt waarschijnlijk besteed aan de ‘behandeling van resultaten’.

De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op resultaten, het recht om deze uit te voeren, en het recht om licenties te verlenen, hebben directe invloed op uw bedrijf. Er zijn veel punten waarop beide partijen niet kunnen toegeven, maar het is van het grootste belang om vooraf zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken om onnodige problemen te voorkomen.

Toewijzing van intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op uitvindingen gedaan in gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling worden over het algemeen gehouden door het bedrijf waartoe de uitvinder behoort.

Echter, dit is onder voorbehoud van contracten met werknemers en bepalingen voor uitvindingen op het werk, zoals ‘intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op uitvindingen gedaan op het werk worden overgedragen aan het bedrijf’.

In dit geval worden de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling toegewezen aan het bedrijf waartoe de uitvinder behoort, maar het is ook mogelijk om anders te bepalen in het contract.

• Alle intellectuele eigendomsrechten worden toegewezen aan één partij
• Alle intellectuele eigendomsrechten worden gedeeld
• Intellectuele eigendomsrechten worden toegewezen aan één partij, afhankelijk van het type en het veld van de uitvinding
• De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten wordt bepaald in overleg

De beslissing over de toewijzing van intellectuele eigendomsrechten moet worden genomen op basis van bedrijfsstrategie, zoals het toewijzen van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot kern technologieën aan één partij, en het behandelen van toegepaste technologieën op een case-by-case basis.

Voor degenen die meer willen weten over de voordelen van patenten en het verkrijgen van patentrechten, zie het volgende artikel in combinatie met dit artikel.

Uitvoering van intellectuele eigendomsrechten, exclusieve rechten, enz.

Als de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de basistechnologie worden toegewezen aan het andere bedrijf, en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het toegepaste product worden toegewezen aan uw eigen bedrijf, dan moet u een licentie verkrijgen van het andere bedrijf om de basistechnologie uit te voeren om het toegepaste product te produceren en te verkopen.

Gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling wordt uitgevoerd om winst te maken door het gebruik van de resultaten, dus ongeacht de toewijzing van de resultaten, als het nodig is voor uw bedrijf, moet u ervoor zorgen dat u de intellectuele eigendomsrechten die zijn toegewezen aan het andere bedrijf kunt uitvoeren.

In het geval van patenten, kan het ook overwogen worden om een exclusief recht op normale uitvoering voor een bepaalde periode in te stellen om te voorkomen dat de basistechnologie wordt gelicentieerd aan concurrerende bedrijven.

Tijdstip en inhoud van de publicatie van de resultaten

Voor onderzoekers en ontwikkelaars is het zeer belangrijk om de resultaten van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te presenteren op conferenties en in papers.

Omdat er in een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscontract een verplichting tot geheimhouding is vastgelegd, moet u, als u de resultaten wilt publiceren, dit in het contract vastleggen.

Bovendien kan publicatie vóór de aanvraag van een patent leiden tot het verlies van de nieuwheid van het patent. Daarom, zelfs na de aanvraag van een patent, is er een voordeel dat concurrerende bedrijven niet weten over de inhoud van uw ontwikkeling tot het patent wordt gepubliceerd, dus het is belangrijk om vooraf overeenstemming te bereiken met de andere partij over het tijdstip en de inhoud van de publicatie.

Opzeggingsgronden / COC-clausules vereisen aandacht

Een Change of Control (COC) clausule is een bepaling die ‘veranderingen in de controle over een bedrijf’, zoals bij M&A, als een reden voor contractbeëindiging stelt.

Het is niet ongebruikelijk dat start-ups en andere jonge bedrijven het doelwit zijn van M&A, dus het kan voorkomen dat een bedrijf waarmee je gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling uitvoert, een COC-clausule toevoegt als een reden voor contractbeëindiging.

Dit is omdat er een risico bestaat dat belangrijke informatie naar een concurrerend bedrijf lekt als zij een start-up of soortgelijk bedrijf overnemen en de gezamenlijke onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten voortzetten.

Echter, voor start-ups en jonge bedrijven kan een veelbelovend gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsproject de bedrijfswaarde verhogen. Maar als er een COC-clausule in het contract is opgenomen, kan dit als een risico worden beschouwd en de bedrijfswaarde mogelijk schaden. Daarom is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met COC-clausules.

Samenvatting

In dit artikel hebben we de voordelen en nadelen van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en aandachtspunten om problemen te voorkomen besproken. Bij het aangaan van een gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst met een buitenlands bedrijf, is het belangrijk om ook rekening te houden met zaken zoals het toepasselijke recht en de overeengekomen rechtsbevoegdheid.

Bovendien, als u onderzoek en ontwikkeling beperkt tot onderwerpen buiten het thema van de gezamenlijke onderzoek en ontwikkeling, of als u het gebruik van de resultaten van het onderzoek en de ontwikkeling beperkt, kan dit mogelijk in strijd zijn met de Japanse Antimonopoliewet (de Wet op het Verbod van Particuliere Monopolies).

Gezien de verschillende risico’s die kunnen optreden afhankelijk van de situatie, raden we aan om niet zelf te beslissen over het aangaan van een gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst, maar om vooraf advies in te winnen bij een advocaat met uitgebreide kennis en ervaring.

Informatie over onze maatregelen

Monolis Law Firm is een advocatenkantoor met hoge expertise op het gebied van IT, met name internet en recht. Bij gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling tussen bedrijven is het noodzakelijk om een contract op te stellen. Ons kantoor maakt en beoordeelt contracten voor een breed scala aan zaken, van bedrijven die genoteerd zijn op de Tokyo Stock Exchange Prime tot startende ondernemingen. Als u problemen heeft met contracten, raadpleeg dan het onderstaande artikel.

https://monolith.law/contractcreation[ja]