Hva er de viktige punktene du bør vite for å inngå en felles forsknings- og utviklingsavtale

En metode for å supplere manglende teknologi, know-how og personell i egen bedrift, samt utvikle produkter og teknologi raskt og kostnadseffektivt, er felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Selv om man kan oppnå mye fra andre selskaper gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter, er det også en risiko for at egen bedrifts informasjon og teknologi kan lekke til samarbeidspartneren.

Videre, når resultater fra felles utvikling oppnås, er det ikke overraskende at hver part ønsker å prioritere sine egne interesser og helst monopoliserer resultatene. I praksis må man imidlertid finne et kompromiss.

For å diskutere slike problemstillinger på forhånd, fastsette regler og unngå unødvendige konflikter, inngår man en “felles forsknings- og utviklingsavtale”.

Derfor vil vi denne gangen forklare fordelene og ulempene ved felles forsknings- og utviklingsavtaler, samt viktige punkter for å unngå potensielle konflikter.

Hva er felles forskning og utvikling?

Felles forskning og utvikling er en type bedriftsallianse der flere selskaper med felles interesser samarbeider for å effektivt utvikle produkter og teknologi.

Innenfor områder med rask teknologisk innovasjon og kort produktlivssyklus, kan det å bruke for mye tid på utvikling føre til at man taper konkurransen mot andre selskaper.

Selv om man investerer betydelige midler, driver forskning og utvikling, og fullfører nye produkter, kan verdien av de utviklede produktene reduseres betydelig hvis en konkurrent fullfører og lanserer lignende produkter først.

Metoder for rask utvikling av produkter og teknologi inkluderer M&A og forretningssamarbeid, som krever beslutninger på ledelsesnivå. Felles forskning og utvikling påvirker imidlertid ledelsen mindre, og avhengig av innholdet kan avdelingsledere også godkjenne det, noe som gjør det til et populært valg blant mange selskaper.

Fordeler med felles forsknings- og utviklingsavtaler

Klare ansvarsområder og kostnadsfordeling

Når man utfører utviklingsarbeid i samarbeid med en tredjepart, kan mønstrene for kostnadsfordeling og ansvarsområder variere. Det finnes ingen fast formel; noen ganger dekker man kun kostnadene mens den andre parten utfører utviklingsarbeidet, andre ganger deler man ansvaret for ulike utviklingsfaser, og hver part dekker kostnadene for sin del.

Derfor er en av de viktigste rollene til en felles forsknings- og utviklingsavtale å tydeliggjøre hver parts ansvarsområder, ansvarsområder og kostnadsfordeling.

Videre er det viktig å gjøre ansvarsfordelingen og kostnadsfordelingen så realistisk som mulig, da man også kan fastsette erstatningskrav dersom den andre parten unnlater å oppfylle sine forpliktelser.

Reduksjon av utviklingskostnader og risikospredning

Fordelene med felles forsknings- og utviklingsarbeid inkluderer muligheten til å dele de nødvendige midlene mellom deltakerne, samt å redusere personalkostnadene som kreves for utviklingen.

Det gjør det også mulig å gjennomføre store utviklingsprosjekter som man ikke kunne ha håndtert alene, og dersom resultatene uteblir, kan man spre kostnadene mellom deltakerne.

Gjensidig komplementering av teknologi, personell og forskningsutstyr

For forsknings- og utviklingsarbeid trenger man ikke bare midler, men også teknologi og personell som man kanskje mangler internt, samt utstyr for prototyping og evaluering.

Ulemper ved felles forsknings- og utviklingskontrakter

Risiko for lekkasje av teknologi og know-how

Blant utviklere som arbeider mot samme mål, er det uunngåelig å avsløre informasjon som den andre parten trenger, og siden begge parter har en gjensidig taushetsplikt, kan det være nødvendig å avsløre viktig teknologi og know-how.

Derfor er den største ulempen ved felles forsknings- og utviklingsprosjekter at selskapets teknologi og know-how kan lekke ut til og bli lært av den andre parten.

Imidlertid kan det også betraktes som en fordel at selskapet kan lære av den andre partens teknologi og know-how.

Uansett er det nødvendig å være svært oppmerksom på omfanget av informasjon som avsløres.

Vanskelig å monopolisere resultatene

Hvis man utvikler nye produkter eller teknologier alene, kan man monopolisere resultatene og drive virksomheten fordelaktig mot konkurrenter.

Men i tilfelle av felles forsknings- og utviklingsprosjekter, kan den andre parten også ha rettigheter til intellektuell eiendom basert på resultatene, noe som gjør det vanskelig å monopolisere, og den andre parten kan bruke disse rettighetene til å drive konkurrerende virksomhet.

Mulighet for begrensninger på felles forsknings- og utviklingsprosjekter med andre selskaper

For å forhindre at den andre parten driver lignende felles forsknings- og utviklingsprosjekter med konkurrenter i løpet av prosjektperioden, kan kontrakten inneholde klausuler som forbyr felles forsknings- og utviklingsprosjekter med tredjeparter for samme eller lignende formål (forbud mot konkurrerende utvikling).

Men hvis selskapet har grunnleggende teknologi, kan det være mange mulige anvendelser og utviklinger, og begrensninger på felles forsknings- og utviklingsprosjekter med andre selskaper kan ha stor innvirkning på forretningsaktivitetene.

Viktige punkter for å unngå feil i felles forsknings- og utviklingskontrakter

Vær nøye med å sette mål for felles forsknings- og utviklingskontrakter

Det er en tendens til å ikke legge stor vekt på målsettingen i felles forsknings- og utviklingskontrakter, men i realiteten påvirker dette mange klausuler. Det kan gi motparten unødvendig brede rettigheter eller pålegge egen bedrift unødvendige restriksjoner, og derfor er det svært viktig.

Forholdet til klausuler om forbud mot konkurrerende utvikling

I klausuler om forbud mot konkurrerende utvikling, som nevnt i forrige avsnitt, vil omfanget av forbudet variere betydelig avhengig av om målet er det samme eller lignende.

For eksempel, hvis målet for felles forsknings- og utviklingsprosjektet er “utvikling av systemer for kommunikasjonsenheter” kontra “utvikling av stemmegjenkjenningssystemer for kommunikasjonsenheter”, vil det i førstnevnte tilfelle være umulig å samarbeide med tredjeparter om all systemutvikling relatert til kommunikasjonsenheter. I sistnevnte tilfelle vil det være fritt å samarbeide om alt annet enn stemmegjenkjenningssystemer.

Hvis målsettingen er for spesifikk, vil det redusere fleksibiliteten og kreve kontraktsendringer ved selv små justeringer. Omvendt, hvis den er for abstrakt, vil forbudsområdet bli unødvendig bredt, så det er viktig å vurdere dette nøye.

Forholdet til immaterielle rettigheter

Hvis målsettingen er for bred, kan det føre til at patenter basert på oppfinnelser som er resultatet av felles forskning, og som er søkt om innenfor kontraktens gyldighetsperiode, blir hevdet som felles forskningsresultater av motparten.

Omvendt, hvis målsettingen er for spesifikk, kan det oppstå risiko for at oppfinnelser gjort av motparten, selv om de er resultater av felles forskning, blir søkt om patent på individuelt grunnlag fordi de faller utenfor målsettingen.

Forholdet til konfidensialitetsforpliktelser

Generelt sett fastsetter klausuler om konfidensialitetsforpliktelser at motpartens konfidensielle informasjon kun kan brukes innenfor målsettingens omfang, eller at bruk utenfor målsettingen er forbudt.

Men hvis målsettingen er for bred, vil bruk av egen konfidensiell informasjon i et annet prosjekt enn det som faktisk utføres, ikke være et kontraktsbrudd. Omvendt, hvis den er for spesifikk, kan selv små anvendelsesutviklinger bli ansett som kontraktsbrudd.

Det viktigste punktet er håndteringen av resultater

Det som tar mest tid i forhandlinger om felles forsknings- og utviklingskontrakter, er sannsynligvis “håndteringen av resultater”.

Immaterielle rettigheter basert på resultater, bruksrettigheter og lisensieringsrettigheter påvirker direkte egen virksomhet, og det er mange punkter som begge parter ikke kan gi etter på. Derfor er det viktig å bli enige om så mye som mulig før man starter felles forsknings- og utviklingsprosjektet for å unngå unødvendige problemer.

Immaterielle rettigheters eierskap

Generelt sett tilhører immaterielle rettigheter basert på oppfinnelser gjort i felles forsknings- og utviklingsprosjekter bedriften som oppfinneren tilhører.

Dette forutsetter imidlertid at det er fastsatt i kontrakter med ansatte eller i regler for tjenesteoppfinnelser at “immaterielle rettigheter basert på oppfinnelser gjort av ansatte i arbeidssammenheng tilhører bedriften”.

I slike tilfeller vil immaterielle rettigheter som oppstår i felles forsknings- og utviklingsprosjekter tilhøre bedriften som oppfinneren tilhører, men det er også mulig å fastsette annerledes i kontrakten, som for eksempel:

• Alle immaterielle rettigheter tilhører en av partene alene
• Alle immaterielle rettigheter deles
• Immaterielle rettigheter tilhører en av partene alene avhengig av type eller felt av oppfinnelsen
• Bestemme eierskapet til immaterielle rettigheter etter forhandlinger

Vurderingen av eierskapet til immaterielle rettigheter bør gjøres basert på forretningsstrategi, for eksempel ved å tildele immaterielle rettigheter relatert til kjernekompetanse til egen bedrift alene, og håndtere anvendte teknologier fra sak til sak.

For de som ønsker å vite mer om fordeler med patenter og patentrettigheter, har vi en detaljert artikkel nedenfor som vi anbefaler å lese sammen med denne artikkelen.

https://monolith-law.jp/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Bruk og eksklusive rettigheter til immaterielle rettigheter

Hvis immaterielle rettigheter relatert til grunnleggende teknologi tilhører motparten alene, og immaterielle rettigheter relatert til anvendte produkter tilhører egen bedrift alene, vil det være nødvendig å få lisens fra motparten for å produsere og selge anvendte produkter.

Felles forsknings- og utviklingsprosjekter gjennomføres for å oppnå fortjeneste ved å utnytte resultatene, så uavhengig av eierskapet til resultatene, må man sikre at man kan bruke immaterielle rettigheter som tilhører motparten hvis det er nødvendig for egen virksomhet.

For patenter kan man også vurdere å fastsette en eksklusiv, tidsbegrenset bruksrett for å forhindre at grunnleggende teknologi lisensieres til konkurrenter.

Publiseringstidspunkt og innhold av resultater

For forskere og utviklere er det svært viktig å publisere resultater fra felles forsknings- og utviklingsprosjekter på konferanser eller i vitenskapelige artikler.

Felles forsknings- og utviklingskontrakter fastsetter konfidensialitetsforpliktelser, så hvis man ønsker å publisere resultater, må dette reguleres i kontrakten.

Videre kan publisering før patentsøknad føre til tap av nyhet for patentet. Selv etter patentsøknad, før patentsøknaden blir offentliggjort, er det en fordel at konkurrenter ikke får kjennskap til egen utvikling. Derfor er det viktig å bli enige med motparten om tidspunkt og innhold for publisering på forhånd.

Vær oppmerksom på oppsigelsesgrunner/COC-klausuler

En Change of Control (COC)-klausul er en klausul som fastsetter “endring av selskapskontroll” som en grunn til å si opp kontrakten i forbindelse med M&A eller lignende.

Det er ikke uvanlig at oppstartsselskaper blir mål for M&A, så motparten i felles forsknings- og utviklingsprosjekter kan inkludere en COC-klausul som en grunn til å si opp kontrakten.

Dette er fordi det er en risiko for at viktig informasjon kan lekke til konkurrenter hvis de kjøper opp oppstartsselskaper.

Men for oppstartsselskaper og startups kan lovende felles forsknings- og utviklingsprosjekter øke selskapets verdi. Hvis kontrakten inneholder en COC-klausul, kan dette imidlertid bli ansett som en risiko og redusere selskapets verdi, så vær nøye med håndteringen av COC-klausuler.

Oppsummering

Denne gangen har vi forklart fordelene og ulempene ved felles forsknings- og utviklingsavtaler, samt viktige punkter for å unngå problemer. Når man samarbeider med utenlandske selskaper om felles forskning og utvikling, er det også viktig å vurdere gjeldende lovgivning og avtalt jurisdiksjon.

Videre, hvis man begrenser forskning og utvikling på andre temaer enn det som er avtalt, eller begrenser bruk av resultater for videre forskning og utvikling, kan dette potensielt utgjøre en urettferdig handelspraksis i henhold til den japanske konkurranseloven.

Som nevnt kan det være ulike risikoer avhengig av situasjonen. Derfor anbefales det å konsultere en advokat med spesialisert kunnskap og erfaring før man inngår en felles forsknings- og utviklingsavtale, i stedet for å gjøre en egen vurdering.

Veiledning om tiltak fra vårt firma

Monolith Advokatfirma er et advokatfirma med høy ekspertise innen IT, spesielt internett og jus. Ved felles forskning og utvikling mellom selskaper er det nødvendig å utarbeide kontrakter. Vårt firma utarbeider og gjennomgår kontrakter for en rekke saker, fra selskaper notert på Tokyo-børsens Prime Market til oppstartsbedrifter. Hvis du har problemer med kontrakter, vennligst se artikkelen nedenfor.