Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при заключении договора о лицензировании торговой марки в рамках бренд-лицензирования

Одним из случаев, когда может потребоваться лицензия на товарный знак, является ситуация, когда название, придуманное для нового бренда, уже зарегистрировано другой компанией.

В этом случае лицензия на товарный знак может быть просто рассмотрена как “аренда названия”, но когда это становится названием бренда, дело обстоит иначе.

Товарный знак бренда – это не просто набор символов или рисунков, это “доказательство того, что это является законным продуктом бренда”, поэтому потребители готовы покупать товары с этим товарным знаком по более высокой цене, чем аналогичные товары.

Поэтому, при лицензировании товарного знака бренда, сторона бренда должна требовать от лицензиата производство товаров, соответствующих бренду, и правильное отображение товарного знака.

В этот раз мы расскажем о важных моментах, которые должен знать лицензиар, или сторона бренда, в контракте о лицензировании товарного знака, который отличается от обычного контракта о лицензировании товарного знака.

Что такое бренд

Американская маркетинговая ассоциация, являющаяся лидером в брендовом бизнесе, определяет “бренд” следующим образом:

Бренд – это “название”, “термин”, “символ”, “дизайн” или другая функция, которая идентифицирует товары или услуги одного продавца как отличные от товаров или услуг других продавцов.

То есть, бренд – это сущность, которая может придать особенности (добавленную стоимость), отличающие его товары или услуги от других подобных товаров или услуг. Факторы дифференциации включают в себя не только материальные аспекты, такие как функции и форма, но и нематериальные аспекты, такие как история, образ и доверие. Торговая марка бренда может выполнять следующие три функции:

• Функция идентификации товара: идентификация товара с торговой маркой от других товаров
• Функция гарантии качества: гарантия качества товара с торговой маркой
• Функция привлечения клиентов: привлечение клиентов бренда к товару с торговой маркой

Такие торговые марки, обладающие экономической ценностью, могут получить право на торговую марку (исключительное право) путем регистрации в патентном ведомстве, что позволяет лицензировать их использование третьими лицами.

Торговые лицензии в бренд-лицензировании

В таких отраслях как модная индустрия, бренд-лицензирование не является редкостью. Это может быть связано с подбрендами оригинального бренда, местным производством и продажами в других странах и т.д.

Для бренда это не только источник роялти, но и возможность расширения бизнеса, открытия новых рынков и т.д. Лицензиаты могут рассчитывать на высокую прибыльность бизнеса, используя известность, доверие и имидж данного бренда.

Хотя обычно считается, что бренд-лицензирование в основном связано с использованием “имени бренда” или “логотипа”, на самом деле в контрактах могут быть строго определены детали, касающиеся дизайна, производства и продажи товаров.

С точки зрения бренда, естественно стремиться к тому, чтобы избежать ущерба для имиджа и репутации бренда, в который были вложены время и деньги.

Таким образом, роль торговой лицензии в контракте о бренд-лицензировании отличается от роли торговой лицензии, целью которой является просто использование торговой марки.

Ключевые моменты при заключении договора о лицензировании торговой марки

Здесь мы рассмотрим ключевые моменты, специфичные для договоров о лицензировании торговых марок брендов.

Область использования лицензии

Статья ●●
1. Первая сторона предоставляет второй стороне обычное право использования лицензионной торговой марки в следующих областях:
① Лицензионная территория: ●●●●
② Лицензионные товары: ●●●●
③ Срок лицензии: с ●●●● года ●● месяца ●● дня по ●●●● год ●● месяц ●● день
2. Вторая сторона не имеет прав на использование лицензионной торговой марки за пределами области, определенной в предыдущем пункте.
3. Первая и вторая стороны сотрудничают в течение ●● дней после заключения настоящего договора для подачи заявки на регистрацию обычного права использования, определенного в пункте 1. Все расходы, связанные с этой регистрацией, несет вторая сторона.
※ Лицензиар: Первая сторона, Лицензиат: Вторая сторона

Самым важным при лицензировании торговой марки вашего бренда является определение “типа права использования” и “области использования лицензии”.

Например, если вы предоставляете “эксклюзивное право использования” в “спортивной области”, то вы не сможете лицензировать торговую марку для теннисных или гольфских товаров, даже если такой запрос поступит от третьей стороны.

Кроме того, даже если лицензионными товарами являются “товары для гольфа”, вы можете детализировать их до “мячей для гольфа”, “клюшек для гольфа”, “одежды для гольфа” и т.д.

Таким образом, для бренда важно не определять область использования лицензии легкомысленно, так как это может привести к потере бизнес-возможностей, если неясно, как будет развиваться брендовый бизнес в будущем.

Кроме того, существуют два типа прав использования: “обычное право использования” и “эксклюзивное право использования”. В случае “эксклюзивного права использования”, даже бренд, владеющий торговой маркой, не сможет ее использовать в рамках области использования лицензии после регистрации. Поэтому, если нет значительных преимуществ, лучше не выбирать этот вариант. Также возможно предоставление “эксклюзивного обычного права использования”, определенного между сторонами, в рамках договора.

Поэтому важно определить область лицензии и т.д. на основе способностей лицензиата и его бизнес-плана.

В отличие от эксклюзивного права использования, которое требует регистрации, обычное право использования не обязательно для регистрации, но регистрация позволяет защитить ваши права от третьих лиц, которые получили торговую марку позже.

Использование лицензионной торговой марки

Статья ●●
1. Вторая сторона при использовании лицензионной торговой марки должна признавать, что лицензионная торговая марка представляет собой доверие и качество товаров первой стороны, и стремиться не уничтожать ценность бренда первой стороны.
2. Вторая сторона должна использовать лицензионную торговую марку в соответствии с формой отображения, методом использования и инструкциями, которые первая сторона периодически предоставляет, указанными в приложении 1.
3. Вторая сторона при использовании лицензионной торговой марки должна ясно указывать, что производителем лицензионного товара является она сама.
4. Вторая сторона не может без предварительного письменного разрешения первой стороны предоставить лицензионную торговую марку третьей стороне или совершать любые действия по передаче, предоставлению в залог и т.д.
5. Если вторая сторона прекращает или завершает использование лицензионной торговой марки, она должна немедленно уведомить об этом первую сторону в письменной форме.

В “Приложении 1” к пункту 2 можно добавить обязательство указывать, например, в рекламных материалах или на этикетках товаров, что “лицензионная торговая марка является зарегистрированной торговой маркой (лицензиара), и (лицензиат) получил разрешение на использование этой торговой марки на этом товаре”, помимо формы отображения лицензионной торговой марки, такой как положение, размер, цвет, сочетание с названием бренда и логотипом.

В дополнение к положениям образца выше, можно добавить следующие запреты с целью предотвращения ущерба для ценности бренда:

Вторая сторона не должна совершать следующие действия, независимо от того, внутри или за пределами лицензионной территории:
① Использовать или регистрировать торговые марки или другие знаки, которые похожи на лицензионную торговую марку или могут быть с ней спутаны.
② Утратить идентификационную силу лицензионной торговой марки или уничтожить ее доверие.
③ Использовать лицензионную торговую марку таким образом, что может вызвать неправильное понимание качества лицензионного товара.

Однако, следует быть осторожными, поскольку наложение обязательств, таких как запрет на производство и продажу конкурирующих товаров на лицензиата, может вызвать проблемы с антимонопольным законодательством.

Сертификация качества лицензионного товара

Статья ●●
1. Лицензионные товары, на которых может быть отображена лицензионная торговая марка, должны соответствовать стандартам качества, указанным в приложении 2.
2. Вторая сторона может использовать лицензионную торговую марку только на лицензионных товарах, которые первая сторона признала соответствующими указанным стандартам качества.
3. Для получения сертификации от первой стороны, указанной в предыдущем пункте, вторая сторона должна предоставить первой стороне образец лицензионного товара с лицензионной торговой маркой, а первая сторона должна уведомить вторую сторону о решении о сертификации в течение ●● дней после получения образца.

Если качество товара с лицензионной торговой маркой не соответствует определенному уровню, это может повредить доверие к бренду, поэтому проверка качества лицензионного товара является важным процессом.

Помимо качества, такие факторы, как “дизайн”, “ценовой диапазон”, “целевая аудитория” и “реклама и реклама”, также могут негативно повлиять на оригинальный бренд, поэтому стоит рассмотреть возможность добавления их в “условия сертификации”.

Обязательные условия для избежания рисков лицензиара

Отсутствие гарантий

Статья ●●
Сторона А не гарантирует действительность прав на товарный знак, связанный с лицензионным товарным знаком, а также то, что использование лицензионного товарного знака не нарушает права третьих лиц.

Этот пункт, как и в договоре о лицензировании патента, связан с тем, что фактически невозможно проверить все подобные зарегистрированные товарные знаки, а вопрос о нарушении прав может быть решен только судом. Поэтому для лицензиара такая гарантия представляет собой значительный риск.

Если вы хотите узнать больше о нарушении прав на товарные знаки, ознакомьтесь с подробной информацией в статье по ссылке ниже вместе с этой статьей.

Освобождение от ответственности

Статья ●●
Сторона А не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный Стороне Б в связи с дефектами лицензионного товара и использованием лицензионного товарного знака.

Даже если бренд подтвердил качество, дефекты лицензионного товара являются ответственностью лицензиата. Кроме того, возможно, что бренд может быть обвинен в “ответственности за продукцию” из-за отображения названия бренда или логотипа, поэтому этот пункт считается необходимым.

Итог

В этот раз мы обсудили важные моменты, которые сторона бренда должна знать в контракте на лицензию торговой марки в бренд-лицензии, отличающейся от общего контракта на лицензию торговой марки.

В реальном контракте, помимо вышеуказанного, потребуются такие пункты как “плата за использование торговой марки”, “расторжение”, “обязательство по сохранению конфиденциальности”, “меры после окончания контракта”, “компенсация ущерба”, “применимое право”, “судебная юрисдикция” и т.д.

Мы рекомендуем вам проконсультироваться заранее с адвокатом, обладающим профессиональными знаниями и опытом, поскольку лицензия на торговую марку бренда требует знаний в области бренд-бизнеса, а не принятия решения самостоятельно.

Если вы хотите знать о лицензионном договоре в целом, не только о праве на торговую марку, но и о авторских правах, патентных правах и т.д., пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями в статье ниже вместе с этой статьей.

Информация о мерах, предпринимаемых нашей юридической фирмой

Юридическая фирма “Монолит” обладает высокой специализацией в области IT, особенно в вопросах, связанных с Интернетом и законодательством. В последние годы права интеллектуальной собственности, связанные с авторским правом, привлекают все больше внимания, и потребность в юридической проверке все больше увеличивается. Наша фирма предлагает решения, связанные с интеллектуальной собственностью. Подробности приведены в статье ниже.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]