Что такое договор о лицензировании патента? Объясняем на что стоит обратить внимание

При предоставлении лицензии на патент, который принадлежит вашей компании, третьей стороне, вы заключаете “Договор о предоставлении лицензии на использование патента” (Японский ~). Обычно этот договор составляется лицом, предоставляющим лицензию, однако, при обсуждении условий договора, необходимо тщательно рассмотреть не только преимущества и недостатки, но и скрытые “риски”.

В этот раз мы подробно объясним, как избежать ненужных рисков со стороны лицензиара и что следует учесть, чтобы избежать проблем после заключения договора.

Виды лицензий на использование

Тот, кто предоставляет лицензию на использование патента, называется “лицензиаром”, а тот, кто получает лицензию, – “лицензиатом”. Существуют следующие четыре типа прав на использование, которые могут быть предоставлены лицензиату:

• В случае лицензирования зарегистрированного патента – “обычное право на использование” или “эксклюзивное право на использование”
• В случае лицензирования патента, находящегося в стадии заявки, – “предварительное обычное право на использование” или “предварительное эксклюзивное право на использование”

Эксклюзивное право на использование

Патентный закон, статья 77 (Японский Патентный закон)
1. Владелец патента может установить эксклюзивное право на использование своего патента.
2. Обладатель эксклюзивного права на использование имеет исключительное право использовать данное патентное изобретение в своем бизнесе в пределах области, определенной в действии установления.
3. Эксклюзивное право на использование может быть передано только в случае, если оно совпадает с бизнесом использования, если получено согласие владельца патента и в случае наследования или другого общего преемства.
4. Обладатель эксклюзивного права на использование может установить залоговое право на свое эксклюзивное право на использование и предоставить обычное право на использование другим лицам только с согласия владельца патента. (далее опущено)

Эксклюзивное право на использование – это сильное право, которое предоставляет лицензиату исключительное и исключающее право на использование патентного изобретения, и даже владелец патента не может его использовать в пределах разрешенной области.

Кроме того, обладатель эксклюзивного права на использование имеет право на обращение с просьбой о прекращении нарушения или предотвращении нарушения против тех, кто нарушает или может нарушить соответствующее патентное право, и может лицензировать обычное право на использование третьим лицам, если есть согласие владельца патента.

Однако, эксклюзивное право на использование не вступает в силу только с заключением договора о лицензировании патента, поэтому необходима регистрация установления эксклюзивного права на использование в патентном реестре.

Обычное право на использование

Патентный закон, статья 78 (Японский Патентный закон)
1. Владелец патента может предоставить другим лицам обычное право на использование своего патента.
2. Обладатель обычного права на использование имеет право использовать данное патентное изобретение в своем бизнесе в пределах области, определенной в этом законе или в действии установления.

Обычное право на использование – это право, которое предоставляется лицензиату на использование патентного изобретения, и оно не имеет таких прав, как монополия или право на обращение с просьбой о прекращении нарушения, как в случае с эксклюзивным правом на использование. Поэтому, если вы хотите предоставить право на использование нескольким лицензиатам одновременно, вы выберете обычное право на использование.

Об эксклюзивном обычном праве на использование

Это один из видов обычного права на использование, но часто путается с “эксклюзивным правом на использование”, это “эксклюзивное обычное право на использование”.

Это соглашение между лицензиаром и лицензиатом о том, что обычное право на использование не будет предоставлено другим лицам. Несмотря на то, что оно называется “эксклюзивным”, оно не имеет таких исключительных монопольных прав или прав на обращение с просьбой о прекращении нарушения, как в случае с эксклюзивным правом на использование, и оно является обещанием только между сторонами контракта.

Это используется, когда лицензиар хочет сохранить свое право на использование или когда лицензиату предоставляется эксклюзивность в странах или регионах за рубежом, где право, эквивалентное “эксклюзивному праву на использование” в Японии, не определено законом.

Предварительное эксклюзивное право на использование и предварительное обычное право на использование

Предварительное эксклюзивное право на использование и предварительное обычное право на использование – это права, которые были введены в патентный закон в 2009 году (2009 год по григорианскому календарю) и которые позволяют лицензировать патентные заявки третьим лицам до их регистрации, их содержание практически идентично “обычному праву на использование” и “эксклюзивному праву на использование”.

Когда соответствующая патентная заявка зарегистрирована, считается, что лицензиату предварительного эксклюзивного права на использование установлено “эксклюзивное право на использование”, а лицензиату предварительного обычного права на использование предоставлено “обычное право на использование”.

Лицензирование патентного изобретения до его регистрации имеет такие преимущества для стартапов, как возможность быстрого возврата инвестиций, вложенных в патентное изобретение, и возможность инвестировать в разработку новых технологий, или использование его как одного из достижений для привлечения инвестиций.

Особенности договора о лицензировании патента

Владелец патентных прав имеет исключительное право на использование данного патента, а также может получать вознаграждение (лицензионные платежи) за предоставление третьим лицам права на его использование.

«Договор о лицензировании патента» определяет обязанности, ответственность и права, связанные с предоставлением лицензии. Существуют некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание в качестве лицензиара.

Помимо «вида прав на использование» из предыдущего пункта, особое внимание следует уделить таким вопросам, как «область лицензирования», «лицензионные платежи», «обязательство не оспаривать», «гарантии патента» и «принадлежность улучшенного изобретения».

Область применения лицензии

Важными аспектами в области применения лицензии являются: 1) объект лицензии, 2) срок лицензии, 3) территория лицензии.

Объект лицензии

В случае патента указываются зарегистрированный “номер патента” и “название изобретения”. В случае временного исключительного права на использование и временного обычного права на использование указываются “номер заявки” и “название изобретения”.

Важно:

Если в объект лицензии включены патентные заявки, которые еще не были опубликованы, лицензиату необходимо наложить обязательство по сохранению конфиденциальности до момента публикации данных заявок.

Срок лицензии

Срок лицензии должен быть четко определен, включая дату начала и окончания. Особенно важна дата окончания.

• Начало: 1) дата заключения контракта, 2) дата, согласованная между сторонами, 3) дата вступления контракта в силу.
• Окончание: 1) определенная дата в будущем, 2) дата окончания определенного периода, 3) дата истечения срока действия патентных прав.

Важно:
Если патент является неотъемлемой частью основного бизнеса лицензиата, то датой окончания часто становится дата истечения срока действия патентных прав. Однако в случае международных патентов необходимо учитывать, что срок действия патентных прав может отличаться в разных странах.

Территория лицензии

Географическая область лицензии определяет “регион продажи” или “регион производства” продуктов, использующих лицензируемый патент. Возможно ограничение региона производства, запрет на экспорт или ограничение стран экспорта.

Важно:
Необходимо учитывать, что ограничение продажи продуктов, использующих лицензируемый патент, по региону, количеству или покупателю, может рассматриваться как недобросовестная торговля, запрещенная законом о запрете монополии.

Наличие права на повторное лицензирование (права на сублицензию)

Право лицензиата на дальнейшее предоставление лицензии на использование патента третьим лицам называется “правом на повторное лицензирование (правом на сублицензию)”.

Даже если лицензиат позволяет своим дочерним компаниям или третьим лицам производить продукты, связанные с данным патентом, если это другие юридические лица, то требуется “право на повторное лицензирование”.

Важно:
Если производитель, которому лицензиат поручил производство, удовлетворяет следующим требованиям, он признается “субподрядчиком”, и действия лицензиата признаются его собственными действиями, поэтому “право на повторное лицензирование” не требуется.

• Лицензиат платит субподрядчику за работу
• Лицензиат руководит и контролирует субподрядчика в вопросах покупки сырья и контроля качества
• Лицензиат забирает все продукты от субподрядчика

Лицензионные отчисления (плата за лицензию)

Нет строгих правил для расчета лицензионных отчислений. Часто они определяются на основе отношений между лицензиаром и лицензиатом, а также стандартной платы в отрасли. Существуют четыре распространенных метода расчета:

Фиксированные отчисления

Это сумма, которую лицензиат платит независимо от своих продаж. Оплата может быть сделана единовременно или разделена на ежемесячные или ежегодные платежи.

Важно помнить:
Фиксированные отчисления обеспечивают гарантированный доход от лицензии с момента заключения договора. Однако, если продажи лицензиата превышают первоначальные прогнозы, вы можете получить меньше, чем при использовании регулярных отчислений.

Регулярные отчисления

Это сумма, которая зависит от дохода, полученного лицензиатом от использования патента. Она может быть рассчитана как процент от общей суммы продаж или прибыли, или в зависимости от количества произведенной продукции.

Важно помнить:
Этот метод работает хорошо, когда продажи лицензиата идут хорошо, но если они ниже прогнозов, возврат затрат на разработку может стать проблемой. В таком случае можно рассмотреть введение “минимальных отчислений”, которые лицензиат должен платить, если его продажи не достигают определенной суммы.

Кроме того, при расчете отчислений от продаж, можно учесть расходы на доставку, упаковку, страхование, комиссии агентов и т.д., чтобы получить “чистую продажную цену”. Однако, чем больше вычетов, тем меньше отчислений вы получите, поэтому будьте внимательны.

Единовременный платеж при заключении договора + регулярные отчисления

В случае некоторых продуктов, от заключения договора о лицензировании патента до выпуска продукта может пройти много времени, и получение лицензионных отчислений может занять несколько лет.

Для стартапов, которые хотят как можно быстрее обналичить свои патентные права, комбинация единовременного платежа при заключении договора и регулярных отчислений может быть эффективной.

Обязательство не оспаривать

Обязательство не оспаривать – это обязанность лицензиара не оспаривать действительность патентных прав, которые являются объектом лицензии, перед лицензиатом.

Однако, если существуют основания для недействительности и присутствуют патенты, которые не должны были быть зарегистрированы, использование технологии, включенной в эти патентные права, может быть ограничено, что может препятствовать справедливой конкуренции.

Поэтому наложение обязательства не оспаривать на лицензиата может соответствовать недобросовестным методам сделок, запрещенным Законом о запрете монополии (Японский Закон о запрете монополии).

Важные моменты:
Следующие положения могут рассматриваться как не соответствующие недобросовестным методам сделок.

Статья XX (Обязательство не оспаривать)
Лицензиар (сторона А) имеет право немедленно расторгнуть настоящий договор, если лицензиат (сторона Б) прямо или косвенно оспаривает действительность данного патента.

Гарантия патента (Отсутствие гарантии)

Среди лицензиатов есть те, кто хотят избежать рисков, возникающих из-за реализации лицензионного патента, и требуют от лицензиара следующие гарантии:

• Гарантировать, что реализация патента, являющегося объектом лицензии, не нарушает права третьих лиц.
• Гарантировать, что по патенту, являющемуся объектом лицензии, не существует оснований для его аннулирования.

Поскольку фактически невозможно проверить все патентные заявки и предшествующие публикации по всему миру, для лицензиара такие гарантии представляют собой значительный риск.

Точка внимания
Хотя вы не должны соглашаться на такие гарантии патента, требуемые лицензиатом, важно установить правила обработки случаев, когда третьи лица требуют компенсацию за нарушение прав.

В качестве статьи, регулирующей отсутствие гарантии патента и действия в случае нарушения прав третьих лиц, можно рассмотреть следующее:

1. Я (лицензиар) не гарантирую, что по лицензионному патенту не существует оснований для его аннулирования, а также что лицензиат не нарушит патентные права третьих лиц при производстве, продаже, использовании и экспорте продуктов на основе данного договора.
2. Однако, если лицензиат нарушит патентные права третьих лиц при производстве, продаже, использовании и экспорте продуктов на основе данного договора, я обязуюсь сотрудничать с лицензиатом в вопросах предотвращения такого нарушения.

Принадлежность усовершенствованного изобретения

Многие могут считать, что лицензиату, который разработал усовершенствованное изобретение, должны быть предоставлены некоторые права на лицензионный патент, поскольку большая вероятность, что без технической информации, связанной с лицензионным патентом, это было бы невозможно.

Однако, следует быть осторожным, поскольку наложение на лицензиата следующих обязательств в отношении прав на усовершенствованное изобретение, разработанное лицензиатом, может соответствовать недобросовестным методам торговли, запрещенным Законом о запрете монополии (Японский Закон о запрете монополии).

• Передача прав лицензиару
• Совместное владение с лицензиаром
• Предоставление лицензиару исключительной лицензии

Важные моменты
Следующие обязательства, наложенные лицензиаром на лицензиата, не соответствуют недобросовестным методам торговли, поэтому их можно установить в договоре о лицензии на использование патента.

• Если усовершенствованная технология, разработанная лицензиатом, не может быть использована без технологии, связанной с лицензионным патентом, лицензиат должен передать права на данную усовершенствованную технологию лицензиару за соответствующую плату
• Предоставление лицензиару неисключительной лицензии

Договор о лицензировании патента и передаче ноу-хау

Если лицензия на патент включает в себя передачу ноу-хау, необходимо заключить “Договор о лицензировании патента и передаче ноу-хау”.

Например, это может быть случай, когда вы получили лицензию на использование “вещества А”, но не можете производить его по низкой цене согласно методу, описанному в патенте. В таком случае, вы можете получить лицензию на использование ноу-хау, которое лицензиар держит в секрете и которое связано с низкозатратным производством.

Однако, необходимо отдельно рассмотреть условия договора, поскольку “права на патент”, обязанность по оплате которых прекращается по истечении срока действия, и “ноу-хау”, обязанность по оплате которого существует, пока предоставляется право на использование, имеют разные условия.

Заключение

Помимо “ключевых моментов лицензионного соглашения по реализации патента”, о которых мы говорили до сих пор, такие положения, как “положение о невозврате” лицензионных платежей и “положение об освобождении от ответственности”, которое освобождает лицензиара от ответственности за ущерб, возникший в результате реализации патента, также могут быть рассмотрены как положения, снижающие риск для лицензиара.

При рассмотрении “лицензионного соглашения по реализации патента”, включая отношения с законом о запрете монополии и лицензирование know-how, требуется множество специализированных знаний, поэтому рекомендуется проконсультироваться заранее с адвокатом, обладающим богатыми профессиональными знаниями и опытом, а не принимать решение самостоятельно.

Если вы хотите узнать о лицензионных соглашениях в целом, включая не только патентные права, но и авторские права и товарные знаки, пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями в следующей статье вместе с этой статьей.

Информация о мерах, предпринимаемых нашей юридической фирмой

Юридическая фирма “Монолит” обладает высокой специализацией в области IT, особенно в интернете и праве. При заключении патентного лицензионного договора необходимо составление договора. В нашей фирме мы занимаемся созданием и рассмотрением договоров для различных дел, от компаний, которые зарегистрированы на Токийской бирже в первом разделе (Tokyo Stock Exchange Prime), до стартапов. Если у вас возникли проблемы с договором, пожалуйста, обратите внимание на статью ниже.

https://monolith.law/contractcreation[ja]