Mellandom i Mario Kart-fallet och intrång i immateriella rättigheter

Nintendo, som är känt för sina populära spelkaraktärer som “Mario”, har anklagat gokartuthyrningsföretaget “Maricar” (nu MARI Mobility Development) för otillbörlig konkurrens. Nintendo hävdar att företaget olämpligt utnyttjade deras karaktärer genom att hyra ut kostymer och använda bilder av dessa kostymer på offentliga vägar i sin marknadsföring. Nintendo har därför stämt företaget och kräver att de upphör med denna praxis samt betalar 50 miljoner yen i skadestånd. En mellandom i överklagandet gavs den 30 maj 2019 vid den japanska högsta domstolen för immateriella rättigheter (Japanese Intellectual Property High Court).

Domstolen kom fram till att “logotyper och kostymer är alla liknande” och att MARI-företaget därmed har kränkt Nintendos affärsintressen. Domstolen erkände MARI:s ansvar för skadestånd och fastställde även att företagets VD också har ett gemensamt ansvar för skadestånd på grund av illvilja eller grov oaktsamhet.

Detta var en mellandom och frågan om skadeståndets storlek kommer att prövas vidare. Men låt oss överväga vad denna mellandom innebär.

Hur var den första domen?

MARI Mobility Development använde utan tillstånd förkortningen “MariCar”, som är en populär förkortning för Nintendos populära spel “Mario Kart”, i sitt företagsnamn och tjänstenamn. De lånade ut kostymer av populära karaktärer som Mario, Luigi och Yoshi till utländska turister och andra kartanvändare, och använde bilder av karten i sin verksamhet och reklam.

Nintendo stämde MARI Mobility Development för otillbörlig konkurrens och upphovsrättsintrång. Tokyo District Court erkände i sin dom den 27 september 2018 (Heisei 30) i stort sett Nintendos argument och beordrade MARI Mobility Development att betala 10 miljoner yen i skadestånd. Samtidigt fastslog domstolen att användningen av “MariCar” och liknande, med tanke på utländska turister som inte förstår japanska, inte utgjorde otillbörlig konkurrens.

Efter detta överklagade både Nintendo och MARI Mobility Development, och en prövning genomfördes vid Intellectual Property High Court.

Vad är ett mellandom?

Det är mycket uppmärksamhet på om vi kommer att gå vidare till ett slutligt domslut eller om det kommer att bli en förlikning, men vad är egentligen ett “mellandom”?

När en rättegång genomförs i domstol, kallas domen som avslutar rättegången för ett “slutligt domslut” (Japanska civilprocesslagen, artikel 243). Detta är vad som normalt menas med “dom”, men ett “mellandom” är en dom som ges under rättegången om en tvist mellan parterna (Japanska civilprocesslagen, artikel 245). Syftet med ett mellandom är att organisera rättegången och förbereda för ett slutligt domslut.

Om ett mellandom ska ges eller inte är upp till domstolens diskretion, men det finns inte många exempel på mellandom. I immaterialrättsliga tvister (IP-tvister) finns det flera exempel där IP High Court har utfärdat ett mellandom som omvänder distriktsdomstolens beslut och erkänner patentintrång.

Till exempel, i “kirimochi-fallet” (IP High Court mellandom den 7 september 2011), ägaren till ett patent för en uppfinning med namnet “mochi” (käranden i första instans) hävdade att den svarandes (svaranden i första instans) tillverkning, försäljning och export av den svarandes produkt (kirimochi) utgjorde en kränkning av patentet. Käranden krävde att svaranden skulle stoppa tillverkning, överlåtelse etc. av den svarandes produkt och förstöra den svarandes produkt, samt betala 1,485 miljarder yen i skadestånd. Det ursprungliga domslutet avvisade alla krav. I detta fall, där käranden överklagade, fanns det ett exempel på ett mellandom där det fastställdes att den svarandes produkt uppfyllde alla komponenter i den aktuella uppfinningen, tillhörde det tekniska omfånget av den aktuella uppfinningen, och att det aktuella patentet inte borde ogiltigförklaras genom en patent ogiltighetsprövning.

I detta mellandom erkändes Nintendos argument mer omfattande än i det första domslutet från Tokyo District Court. Med andra ord, IP High Court erkände Nintendos argument även om de delar som Nintendo var missnöjd med i distriktsdomstolens dom, och gjorde ett delvis annorlunda beslut inom dessa gränser. Det var förmodligen avsiktligt att klargöra domstolens synpunkter innan diskussionen om skadeståndets belopp började, eftersom det är ett fall med hög offentlig uppmärksamhet.

Dessutom, eftersom detta fall hade många tvistefrågor och konflikten mellan parterna kring varje tvistefråga var intensiv, tror jag att effekten av att organisera rättegången genom ett mellandom var stor.

Frågor i det preliminära domslutet

I detta preliminära domslut har frågorna sorterats i 15 punkter. Av dessa var de huvudsakliga punkterna som Nintendo var missnöjda med i första instansens dom följande tre:

Omfattningen av förbud och raderingsanspråk för tecken (märken)

I distriktsdomstolens dom ansågs att “Maricar” inte var välkänt eller framstående bland de som inte förstår japanska, och för webbplatser och flygblad som endast skrivs på utländska språk, beviljades inte förbud och radering av tecken (märken) som “MariCar”.

Men i denna mellandom ansågs att “MARIO KART”, den engelska skrivningen av “Mario Kart”, var framstående både inom och utanför Japan, och MARI Mobility Developments användning av liknande tecken (märken) som “MariCar” ansågs vara otillbörlig konkurrens, även när de används på webbplatser som endast skrivs på utländska språk. Detta innebär att om den japanska immaterialrättsdomstolen (IP High Court) ger en slutlig dom, kan förbud och raderingsanspråk för dessa tecken (märken) beviljas även för webbplatser och liknande som endast skrivs på utländska språk.

Domarna i distriktsdomstolen och mellandomen skiljde sig åt när det gäller användningen av tecken (märken), och orsaken till detta ligger i de olika bestämmelserna i den japanska lagen mot otillbörlig konkurrens (Unfair Competition Prevention Act) som tillämpades.

I distriktsdomstolens dom ansågs att “Maricar” representerade Nintendos populära spelserie “Mario Kart”, var välkänt bland de i Japan som är intresserade av spel, och att det fanns risk för förväxling med Nintendos verksamhet. Detta ansågs vara ett brott mot artikel 2, punkt 1, nummer 1 i den japanska lagen mot otillbörlig konkurrens (Unfair Competition Prevention Act) (handlingar som orsakar förväxling), men detta beviljades inte för webbplatser och liknande som endast skrivs på utländska språk.

Å andra sidan, i denna mellandom ansågs att “Mario Kart” var framstående i Japan, och “MARIO KART” var framstående både inom och utanför Japan, vilket ansågs vara ett brott mot artikel 2, punkt 1, nummer 2 i den japanska lagen mot otillbörlig konkurrens (Unfair Competition Prevention Act) (missbruk av framstående tecken). “Framstående” innebär att det är mer känt än “välkänt”.

Artikel 2 I denna lag avses med “otillbörlig konkurrens” följande:
Punkt 1, nummer 1: Användning av en produkt eller tjänst som är identisk eller liknande med en annan persons produkt eller tjänst, som är allmänt erkänd bland konsumenter, eller överlåtelse, överlämnande, utställning för överlåtelse eller överlämnande, export, import, eller tillhandahållande via telekommunikationslinjer av en produkt som använder denna produkt eller tjänst, vilket orsakar förväxling med en annan persons produkt eller verksamhet.
Punkt 1, nummer 2: Användning av en produkt eller tjänst som är identisk eller liknande med en annan persons framstående produkt eller tjänst, eller överlåtelse, överlämnande, utställning för överlåtelse eller överlämnande, export, import, eller tillhandahållande via telekommunikationslinjer av en produkt som använder denna produkt eller tjänst.

Vad betyder det att det ansågs vara ett brott mot artikel 2, punkt 1, nummer 2 i den japanska lagen mot otillbörlig konkurrens (Unfair Competition Prevention Act) istället för nummer 1?

När framstående tecken används utan tillstånd (missbrukas) av andra, kan missbrukaren “åka snålskjuts” (free ride) på den kundattraktionskraft som det framstående tecknet har, utan att behöva göra någon affärsinsats, även om det inte orsakar någon förväxling. Å andra sidan kan kopplingen mellan det framstående tecknet, som har uppnått högt förtroende, rykte och anseende genom långvarig affärsinsats, och den som ursprungligen har använt det, försvagas (utspädning, dilution).

Artikel 2, punkt 1, nummer 2 i den japanska lagen mot otillbörlig konkurrens (Unfair Competition Prevention Act) är en bestämmelse för att skydda framstående tecken från sådan snålskjuts och utspädning, och det krävs inte att det finns risk för förväxling.

MARI Mobility Development hävdade att det inte fanns någon risk för förväxling eftersom de hade gjort avvisande uttalanden på sina karts, såsom att “Nintendo har inget att göra med detta”, men den japanska immaterialrättsdomstolen (IP High Court) ansåg att eftersom det inte krävs någon risk för förväxling enligt artikel 2, punkt 1, nummer 2 i den japanska lagen mot otillbörlig konkurrens (Unfair Competition Prevention Act), var MARI Mobility Developments avvisande uttalanden inte en omständighet som förnekade företagets brott mot lagen mot otillbörlig konkurrens.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Omfattningen av förbud mot användning och avregistrering av domännamn

I distriktsdomstolens dom ansågs att “Maricar” inte är allmänt känt bland de som inte förstår japanska, och att användningen av domännamn som innehåller “maricar” på webbplatser skrivna endast på utländska språk inte skulle kränka Nintendos affärsintressen, och därför skulle inte förbjudas.

Men i denna mellandom ansågs att “maricar” liknar den välkända “MARIO KART” både inom och utanför Japan, och därför:

Det kan fastställas att företaget som var svarande i första instans använde de aktuella domännamnen, som liknar den ursprungliga klagandens specifika produktbeteckning och “MARIO KART”, i syfte att erhålla otillbörlig vinst. Denna handling utgör otillbörlig konkurrens enligt artikel 2, punkt 1, nummer 13 i den japanska lagen om otillbörlig konkurrens (Japanese Unfair Competition Prevention Act), och skadar den ursprungliga klagandens affärsintressen.
Dom från den japanska högsta domstolen för immateriella rättigheter, 30 maj 2019 (Gregorian Calendar Year)

Domstolen erkände att företaget använde domännamn som liknar “MARIO KART” och “Maricar” (“maricar.jp”, “maricar.co.jp”, “fuji-maricar.jp”, “maricar.com”) i syfte att erhålla otillbörlig vinst. Detta innebär att om den japanska högsta domstolen för immateriella rättigheter ger en slutlig dom, kan förbud mot användning på webbplatser skrivna endast på utländska språk och begäran om avregistrering av domännamn som används för detta ändamål också godkännas.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Skadeståndskrav mot VD för MARI Mobility Development

Enligt den japanska företagslagen (Aktiebolagslagen) kan företagsledare hållas ansvariga för skadestånd till tredje part om de har agerat med illvilja eller grov oaktsamhet i utövandet av sina tjänster (Artikel 429, paragraf 1). Nintendo har, baserat på denna bestämmelse, även försökt att hålla VD:n för MARI Mobility Development personligen ansvarig för skadestånd.

I detta avseende avvisade tingsrätten skadeståndskravet mot VD:n personligen, med motiveringen att det inte kunde bevisas att VD:n var medveten om att företaget ägnade sig åt otillbörlig konkurrens eller upphovsrättsintrång.

Men i den senaste mellandomen fastslogs det att företagsledare har en skyldighet att se till att företaget inte ägnar sig åt otillbörlig konkurrens. Det konstaterades att VD:n för MARI Mobility Development hade agerat med illvilja eller åtminstone grov oaktsamhet genom att bryta mot denna skyldighet, och skadeståndskravet mot VD:n personligen godkändes.

Det kan vara svårt att helt eliminera element av “free-riding” från affärsverksamhet, men om det bedöms som alltför illvilligt kan företagsledare, som i detta mellandom, potentiellt hållas personligen ansvariga.

Framtida utsikter

Framöver kommer rättegången att fortsätta med utgångspunkt i innehållet i det preliminära domslutet, med fokus på frågor som skadeståndets storlek.

Skadeståndets storlek

När det gäller skadeståndet har Nintendo i överklagandet ökat sin begäran från 10 miljoner yen till 50 miljoner yen. Ursprungligen var de 10 miljoner yen som Nintendo begärde i första instans en så kallad “delvis begäran”, och representerade inte hela det belopp som Nintendo hävdade att de hade lidit skada för.

Nintendo hävdade i första instans att skadan uppgick till 74,9 miljoner yen och begärde 10 miljoner yen av detta. I överklagandet har de, med hänsyn till MARI Mobility Developments fortsatta verksamhet, hävdat att skadan uppgår till 116,6 miljoner yen och begär 50 miljoner yen av detta.

Tokyo District Court erkände Nintendos skada som något över deras ursprungliga begäran på 10,264,609 yen. Det kommer att bli intressant att se hur mycket skadeståndet kommer att uppgå till om det inte nås någon förlikning i överklagandet och Intellectual Property High Court gör ett slutligt domslut.

Effekten av det preliminära domslutet

I Japan, där förkortningar snabbt blir vanliga och ofta överskrider produktens namn i allmänhetens medvetande, är det en svår och kostsam fråga för företag att avgöra hur långt de ska gå för att skydda sina varumärken, som i fallet med “MariCar”.

Även om ett varumärke inte har registrerats, skyddar den japanska lagen om förhindrande av illojal konkurrens (Unfair Competition Prevention Act) välkända eller framstående märken. Det faktum att skyddet enligt denna lag erkändes i en bredare omfattning i det preliminära domslutet än i distriktsdomstolens dom, kan ses som en positiv utveckling för företagens varumärkeshantering i framtiden.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Sammanfattning

Detta domslut är användbart som en referens eftersom det ger en bedömning baserad på den japanska lagen om förebyggande av illojal konkurrens (Fusen Kisei Hō) mot företag som använder förkortningar av andra företags produktnamn eller karaktärskostymer som förekommer i produkter.

Å andra sidan, detta domslut gav ingen substantiell bedömning av krav baserade på upphovsrätt, eftersom det inte gick in på frågor om cosplay och upphovsrätt, med hänvisning till behovet av förbud och selektiv fusion.