什麼是「專利實施許可合約」？解釋需要注意的要點

當本所的公司將自有的專利授權給第三方時，本所會簽訂「專利實施許可合約」（日本專利實施許可合約）。一般來說，這種合約是由授權方來製定，但在考慮合約內容時，不僅要考慮利弊，還必須充分考慮隱藏的「風險」。

因此，這次本所將從授權方的角度，清楚地解釋如何避免不必要的風險，並提出簽訂後避免出現問題的注意事項。

實施許可權的種類

授予專利實施許可的人稱為「許可人」，接受實施許可的人稱為「被許可人」。給予被許可人的實施權有以下四種：

• 已註冊的專利權的實施許可稱為「一般實施權」或「專用實施權」
• 專利發明申請中的實施許可稱為「臨時一般實施權」或「臨時專用實施權」

專用實施權

專利法 第77條
1.專利權人可以設定其專利權的專用實施權。
2.專用實施權人在設定行為規定的範圍內，有專有權利實施該專利發明。
3.專用實施權只有在與實施業務一起，獲得專利權人的同意，以及繼承等一般承繼的情況下，才能轉讓。
4.專用實施權人只有在獲得專利權人的同意的情況下，才能設定其專用實施權的質權，或者授予他人一般實施權。(以下省略)

專用實施權是給予被許可人獨占且排他性實施專利發明的權利，許可的範圍內即使是專利權人也無法實施，這是一種強大的權利。

此外，專用實施權人對於侵犯該專利權或可能侵犯的人，有停止侵權或請求預防侵權等禁止請求權，如果得到專利權人的同意，也可以向第三方授予一般實施權的許可。

需要注意的是，僅通過簽訂專利實施許可合約，專用實施權並不產生效力，必須在專利原簿上註冊專用實施權的設定。

一般實施權

專利法 第78條
1.專利權人可以對他人授予其專利權的一般實施權。
2.一般實施權人根據本法的規定或設定行為規定的範圍內，有實施該專利發明的權利。

一般實施權是給予被許可人實施專利發明的權利，並沒有像專用實施權那樣的獨占權或對侵權行為的禁止請求權。因此，如果要同時給予多個被許可人實施權，則會選擇一般實施權。

關於獨占的一般實施權

雖然是一般實施權的一種，但「獨占的一般實施權」經常被與「專用實施權」混淆。

這是許可人和被許可人之間約定不給予其他人一般實施權的情況，即使加上「獨占的」，也沒有像專用實施權那樣的排他性獨占權或對侵權行為的禁止請求權，這只是合約當事人之間的約定。

如果許可人希望保留自己的實施權，或者在海外的國家或地區，法律並未規定與日本的「專用實施權」相等的權利，而希望給予被許可人獨占性，則會使用這種權利。

臨時專用實施權和臨時一般實施權

臨時專用實施權和臨時一般實施權是2009年專利法修正後引入的，允許將專利申請前的專利出願給予第三者許可的權利，其內容與「一般實施權」和「專用實施權」幾乎相同。

當該專利申請被註冊時，臨時專用實施權的被許可人將被視為設定了「專用實施權」，臨時一般實施權的被許可人將被視為授予了「一般實施權」。

對於創業公司等來說，專利發明的許可可以早期回收投入專利發明的資金，並投入到下一個技術開發中，或者作為一項成就，成為籌集資金的加分條件。

專利實施許可合約的注意事項

專利權的所有者不僅擁有該專利的實施權，而且還可以通過向第三方提供實施許可來獲得對價（許可費）。

「專利實施許可合約」規定了與實施許可相關的義務、責任和權利等，作為許可人，有幾個需要注意的要點。

除了前述的「實施權的類型」之外，特別重要的是「實施許可的範圍」、「實施許可費」、「不爭議義務」、「專利保證」和「改良發明的歸屬」。

實施許可的範圍

實施許可的範圍中，重要的有三點：1許可對象專利，2許可期間，3許可地區。

許可對象專利

對於專利，需要記錄已註冊的「專利號碼」和「發明名稱」。對於臨時專用實施權和臨時常規實施權，需要記錄「申請號碼」和「發明名稱」。

＜注意點＞

如果許可對象專利包含尚未公開的專利申請，則需要對許可人負擔保密義務，直到該專利申請公開為止。

許可期間

許可期間需要明確開始和結束的時間，特別是結束時間非常重要。

• 開始：1簽訂契約的日子，2雙方達成協議的日子，3契約生效的日子
• 結束：1未來的特定日期，2一定期間結束的日子，3專利權存續期間結束的日子

＜注意點＞
如果專利對許可人的主要業務至關重要，結束時間可能會設定為「專利權的存續期間結束的日子」。但是，對於國際專利，不同國家的專利權存續期間的計算方式可能會有所不同，因此需要注意。

許可對象地區

許可的地理範圍是指使用許可專利的產品的「銷售地區」或「製造地區」，可以限定製造地區，也可以禁止出口或限定出口國家。

＜注意點＞
需要注意的是，如果對使用許可專利的產品的銷售進行地區、數量、銷售對象等限制，可能會違反反壟斷法，被認定為不公平交易。

再實施許可權（子許可權）的有無

許可人有權將接受實施許可的專利再授予第三方實施許可，這種權利被稱為「再實施許可權（子許可權）」。

即使是許可人的子公司或第三方製造該專利權相關的產品，只要是不同的法人，就需要「再實施許可權」。

＜注意點＞
如果許可人的製造委託方滿足以下條件，則被認為是「承包商」，並認為是許可人自己的實施行為，因此不需要「再實施許可權」。

• 許可人支付承包商的工資
• 許可人指導和監督承包商購買原材料和進行品質管理等
• 許可人從承包商那裡接收所有產品

實施許可費（授權費）

實施許可費的計算方法並無固定規則，多數情況下會參考授權者和被授權者的力量關係，以及行業的標準對價等因素來決定。常用的方法有以下四種：

固定實施費

無論被授權者的銷售實績如何，都收取固定金額作為實施費。支付方式可以是一次性支付，也可以按月或按年分期支付。

＜注意點＞
固定實施費的優點是，通過授權所得的收入在簽約時就已確定。但是，如果被授權者的銷售額遠超過初期預期，可能會出現只能獲得比常規實施費更少的金額的情況。

常規實施費

根據被授權者通過實施專利獲得的實績來收取相應的金額，包括根據銷售金額或利潤金額等計算實施費率的費率制，以及根據產品生產數量計算的從量制等。

＜注意點＞
當被授權者的銷售情況良好時，這是一種好的方式，但如果銷售額低於預期，則可能難以收回開發成本。因此，可以考慮結合設定一個「最低實施費」，在銷售實績未達到一定金額時收取。

此外，當從銷售額中計算實施費時，可能會以扣除運費、包裝費、保險、代理商手續費等費用後的「淨銷售價格」為基礎。但是，扣除項目越多，收到的實施費就越少，因此需要注意。

合約一次金＋常規實施費

對於某些產品，從簽訂專利實施許可合約到產品化可能需要一段時間，因此可能需要幾年時間才能收到授權費。

對於像創業公司這樣希望盡快將專利權現金化的情況，合約一次金和常規實施費的組合是有效的。

不爭義務

不爭義務，是指授權人對被授權人實施許可的對象特許權的有效性不進行爭議的義務。

然而，如果存在無效的理由，本應無法獲得權利的特許存在，則可能會限制包含在該特許權中的技術的使用，從而可能阻礙公正的競爭。

因此，對被授權人施加不爭義務可能屬於日本獨占禁止法所禁止的不公正交易方法。

＜注意點＞
以下條款可能不屬於不公正交易方法：

第〇〇條 (不爭義務)
甲方(授權人)應當，乙方(被授權人)直接或間接爭議本案特許的有效性時，可以立即解除本契約。

專利保證（不保證）

在許可證持有人中，有些人可能會希望避免從實施許可專利中產生的風險，並向許可證發行人提出以下的保證要求。

• 保證實施許可的專利不會侵犯第三方的權利。
• 保證實施許可的專利不存在無效的原因。

由於實際上不可能檢查全世界的專利申請和先行文獻等，因此許可證發行人提供這種保證將帶來非常大的風險。

＜注意點＞
即使許可證持有人要求上述的專利保證，許可證發行人也不應該接受。但是，如果第三方因權利侵犯而要求賠償等，則需要規定如何處理。

對於專利的不保證和侵犯第三方權利的情況，可以考慮以下的條款。

1.甲方（許可證發行人）不保證許可專利不存在無效的原因，並且不保證乙方（許可證持有人）根據本合約製造、銷售、使用和出口的產品不會侵犯第三方的專利權等。
2.然而，如果乙方根據本合約製造、銷售、使用和出口的產品侵犯了第三方的專利權等，甲方將協助乙方避免該侵權。

改良發明的歸屬

許多人可能會認為，由於許可證持有人（Licensee）開發的改良發明很可能無法在沒有許可專利相關技術信息的情況下實現，因此應該給予許可人（Licensor）一些權利。

然而，對於許可證持有人開發的改良發明的權利，需要注意的是，如果對許可證持有人施加以下義務，可能會涉及到被日本《獨占禁止法》禁止的不公平交易方式。

• 歸屬於許可人
• 與許可人共享
• 給予許可人獨家許可權

＜注意點＞
如果許可人對許可證持有人施加以下義務，由於不屬於不公平交易方式，因此可以在專利實施許可合約中規定。

• 如果許可證持有人開發的改良技術無法在沒有許可專利相關技術的情況下使用，則應將該改良技術的權利以適當的對價轉讓給許可人
• 給予許可人非獨家許可權

專利與專業知識實施許可合約

如果包含專利許可和專業知識的實施許可，則必須簽訂「專利與專業知識實施許可合約」。

例如，如果您已獲得「物質A」的實施許可，但是按照專利說明書中的方法無法低成本生產，則可以獲得許可人保密的低成本生產專業知識的實施許可。

然而，「專利權」的有效期限結束後，支付對價的義務將消失，而「專業知識」的使用權只要被許可，就有支付對價的義務，因此兩者的合約內容不同，需要單獨考慮。

總結

除了本所到目前為止所說明的「專利實施許可合約的注意事項」，還有像是「不退還條款」的授權費用，以及由於許可專利的實施而產生的損害，許可人不承擔責任的「免責條款」等，也可以被視為減輕許可人風險的條款。

在考慮「專利實施許可合約」時，需要考慮到與獨占禁止法的關係，以及包含專業知識實施許可的情況等，需要各種專業知識，因此本所建議您不要自行判斷，而是事先諮詢具有專業知識和豐富經驗的律師。

本所事務所的對策介紹

MONOLITH律師事務所是一家在IT，特別是互聯網和法律兩方面都具有高度專業性的律師事務所。在進行專利實施許可合約時，需要製作合約書。本所事務所為從東證Prime上市公司到創業公司，各種案件提供合約書的製作和審查。