Prozatímní rozsudek v případě Mario Kart a porušení práv duševního vlastnictví

Společnost Nintendo, která je známá svými oblíbenými herními postavami jako je ‘Mario’, tvrdí, že využití kostýmů těchto postav a záběrů z jízdy na kartách na veřejných silnicích pro reklamní účely společností ‘Maricar’ (nyní MARI Mobility Development), která tyto karty pronajímá, představuje nekalou soutěž. Nintendo proto podalo žalobu, ve které požaduje zákaz používání těchto prvků a odškodnění ve výši 50 milionů jenů. Mezitímní rozsudek v odvolacím řízení byl vynesen dne 30. května 2019 (rok 1 Reiwa) u Japonského vrchního soudu pro duševní vlastnictví (Japonský vrchní soud pro duševní vlastnictví). Soud rozhodl, že ‘emblematy a kostýmy jsou velmi podobné’ a tím pádem došlo k porušení obchodních zájmů. Soud uznal, že společnost MARI je odpovědná za odškodnění a rovněž rozhodl, že generální ředitel společnosti je spoluodpovědný za odškodnění, pokud bylo prokázáno, že jednal zlomyslně nebo z nedbalosti.

Tento mezitímní rozsudek byl vynesen právě toho dne a výše odškodnění bude předmětem dalšího řízení. Rádi bychom se zamysleli nad tím, co tento mezitímní rozsudek znamená.

Jaký byl výsledek prvního rozhodnutí?

MARI Mobility Development používala bez povolení zkratku “MariCar”, což je zkratka oblíbené hry Nintendo “Mario Kart”, ve svém názvu firmy a názvu služby. Kromě toho půjčovala zákazníkům, především zahraničním turistům, kostýmy oblíbených postav jako Mario, Luigi a Yoshi, a využívala záběry z karet pro své obchodní a propagační účely.

Na to reagovalo Nintendo tím, že podalo žalobu na MARI Mobility Development za nekalou soutěž a porušení autorských práv. Tokijský okresní soud ve svém rozhodnutí ze dne 27. září 2018 (Heisei 30) téměř plně uznal argumenty Nintendo a nařídil MARI Mobility Development zaplatit odškodnění ve výši 10 milionů jenů. Současně však soud rozhodl, že použití názvů jako “MariCar” pro cílovou skupinu zahraničních turistů, kteří nerozumí japonštině, nepředstavuje nekalou soutěž.

Po tomto rozhodnutí obě strany, Nintendo i MARI Mobility Development, podaly odvolání a případ byl předán k dalšímu řízení před Soudem pro duševní vlastnictví.

Co je to mezitímní rozsudek

Veřejnost nyní sleduje, zda se případ posune k finálnímu rozsudku nebo dojde k dohodě. Ale co vlastně znamená “mezitímní rozsudek”?

Když se koná soudní řízení, rozsudek, kterým se řízení ukončuje, se nazývá “finální rozsudek” (článek 243 Japonského občanského soudního řádu). Toto je obvykle to, co se myslí pod pojmem “rozsudek”. Nicméně, “mezitímní rozsudek” je rozsudek, který je vydán během řízení o záležitostech, které jsou mezi stranami sporné (článek 245 Japonského občanského soudního řádu). Cílem mezitímního rozsudku je připravit cestu k finálnímu rozsudku tím, že se uspořádají záležitosti řízení.

Je na soudním rozhodnutí, zda vydá mezitímní rozsudek, ale případy, kdy je vydán mezitímní rozsudek, nejsou časté. V případech týkajících se duševního vlastnictví (patentové soudní řízení) existují příklady, kdy byl vydán mezitímní rozsudek, když patentový soud přehodnotil rozhodnutí okresního soudu a uznal porušení patentových práv.

Například, v případě “řezaného mochi” (mezitímní rozsudek Patentového soudu ze dne 7. září 2011), žalobce, který vlastnil patentová práva na vynález nazvaný “mochi”, tvrdil, že činnost žalovaného spočívající ve výrobě, prodeji a exportu výrobku žalovaného (řezané mochi) porušuje jeho patentová práva. Žalobce požadoval, aby žalovaný zastavil výrobu, převod atd. výrobku žalovaného a zničil výrobek žalovaného, a požadoval také náhradu škody ve výši 1,485 miliard jenů. Původní rozsudek však všechny tyto požadavky zamítl. V tomto případě, kdy žalobce podal odvolání, byl vydán mezitímní rozsudek, který konstatoval, že výrobek žalovaného splňuje všechny požadavky vynálezu a patří do technického rozsahu vynálezu a že tento patent by neměl být zrušen rozhodnutím o neplatnosti patentu.

V tomto mezitímním rozsudku bylo ukázáno, že soud uznává argumenty Nintenda širší než v původním rozsudku Okresního soudu v Tokiu. Jinými slovy, Patentový soud uznal argumenty Nintenda i v těch částech, s nimiž Nintendo nesouhlasilo v rozsudku okresního soudu, a tak se jeho rozhodnutí liší od rozsudku okresního soudu. Tento případ je ve společnosti velmi sledován a je možné, že soud chtěl vyjasnit svůj názor před zahájením diskuse o výši škody.

Tento případ také zahrnoval mnoho bodů k diskusi a konflikty mezi stranami byly intenzivní, takže se zdá, že mezitímní rozsudek měl velký efekt na uspořádání řízení.

Body otázek u předběžného rozhodnutí

V tomto předběžném rozhodnutí jsou otázky uspořádány do 15 bodů. Z nich hlavní body, s nimiž společnost Nintendo nesouhlasila vůči rozhodnutí první instance, jsou následující tři:

Rozsah žádosti o zákaz a zrušení použití znaku

V rozhodnutí okresního soudu bylo uvedeno, že označení “Maricar” není všeobecně známé nebo významné mezi lidmi, kteří nerozumí japonštině, a proto nebylo přiznáno zákaz a zrušení použití znaku “MariCar” na webových stránkách a letácích psaných pouze v cizím jazyce.

Však v tomto předběžném rozhodnutí bylo uznáno, že označení “MARIO KART”, anglický překlad “Mario Kart”, je významné jak v Japonsku, tak v zahraničí, a že činnosti společnosti MARI Mobility Development, které používají znaky podobné “MariCar”, jsou považovány za nekalou soutěž, včetně případů, kdy jsou použity na webových stránkách psaných pouze v cizím jazyce. To naznačuje, že pokud Japonský vrchní soud pro duševní vlastnictví vydá konečné rozhodnutí, může být přiznáno zákaz a zrušení použití těchto znaků i na webových stránkách psaných pouze v cizím jazyce.

Rozhodnutí okresního soudu a předběžné rozhodnutí se liší v otázce použití znaku, a to z důvodu rozdílných ustanovení Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže, které byly použity.

V rozhodnutí okresního soudu bylo uvedeno, že označení “Maricar” znamená oblíbenou herní sérii Nintendo “Mario Kart”, je všeobecně známé mezi lidmi v Japonsku, kteří mají zájem o hry, a existuje riziko záměny s podnikáním, ve kterém je Nintendo zapojeno. Bylo to považováno za porušení článku 2 odstavec 1 bod 1 Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže (činnost vyvolávající záměnu), ale nebylo to uznáno pro webové stránky a podobné psané pouze v cizím jazyce.

Na druhou stranu, v tomto předběžném rozhodnutí bylo uvedeno, že označení “Mario Kart” je významné v Japonsku a označení “MARIO KART” je významné jak v Japonsku, tak v zahraničí. Bylo to považováno za porušení článku 2 odstavec 1 bod 2 Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže (činnost zneužívající významné označení). “Významné” znamená, že je více známé než “všeobecně známé”.

Článek 2: V tomto zákoně se “nekalou soutěží” rozumí následující:
Bod 1 odstavec 1: Použití označení zboží nebo služeb, které je široce uznáváno mezi spotřebiteli jako označení zboží nebo služeb jiné osoby, nebo předání, dodání, vystavení k předání nebo dodání, export, import nebo poskytnutí prostřednictvím telekomunikačních linek zboží označeného tímto označením, které vyvolává záměnu s zbožím nebo podnikáním jiné osoby.
Bod 1 odstavec 2: Použití označení, které je totožné nebo podobné významnému označení zboží nebo služeb jiné osoby, jako označení vlastního zboží nebo služeb, nebo předání, dodání, vystavení k předání nebo dodání, export, import nebo poskytnutí prostřednictvím telekomunikačních linek zboží označeného tímto označením.

Co znamená, že bylo uznáno jako porušení článku 2 odstavec 1 bod 2 Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže, nikoli bod 1?

Když je významné označení použito jinou osobou bez povolení, i když nedochází k záměně, může osoba, která toto označení zneužívá, “zdarma jezdit” (free-ride) na přitažlivosti zákazníků, kterou toto označení má, aniž by musela vyvíjet obchodní úsilí, zatímco vazba mezi významným označením, které dosáhlo vysoké důvěry, pověsti a reputace díky dlouholetému obchodnímu úsilí, a osobou, která ho původně používala, se oslabuje (ředění, dilution).

Článek 2 odstavec 1 bod 2 Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže je ustanovení, které má chránit významné označení před takovým free-ridingem a dilution, a není vyžadováno riziko záměny.

MARI Mobility Development tvrdila, že neexistuje žádné riziko záměny, protože na karoserii karet a podobně provádí vylučovací označení, jako je “Nintendo není zapojeno”, ale Japonský vrchní soud pro duševní vlastnictví uvedl, že podle článku 2 odstavec 1 bod 2 Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže není vyžadováno riziko záměny, a proto skutečnost, že MARI Mobility Development provádí vylučovací označení, není okolností, která by popřela porušení Japonského zákona o prevenci nekalé soutěže ze strany společnosti.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Rozsah zákazu používání a zrušení registrace doménových jmen

V rozhodnutí okresního soudu se uvádí, že zobrazení “マリカー” není široce známo mezi těmi, kteří nerozumí japonštině, a pokud se doménové jméno obsahující “maricar” používá na webových stránkách napsaných pouze v cizím jazyce, nezasahuje do obchodních zájmů společnosti Nintendo a zákaz není uznán.

Avšak v tomto předběžném rozhodnutí se uvádí, že “maricar” je podobné slavnému zobrazení “MARIO KART” jak v Japonsku, tak v zahraničí,

Obžalovaná společnost v prvním stupni soudního řízení použila doménová jména podobná zobrazení žalobce a “MARIO KART” s úmyslem získat neoprávněný zisk, což je považováno za nekalou soutěžní praxi podle článku 2 odstavec 1 bod 13 Japonského zákona o nekalé soutěži, a to může poškodit obchodní zájmy žalobce v prvním stupni soudního řízení.
Rozhodnutí Japonského vrchního soudu pro duševní vlastnictví ze dne 30. května 2019 (Gregoriánský kalendář)

a uznal, že doménová jména podobná “MARIO KART” a “マリカー” (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) jsou používána s úmyslem získat neoprávněný zisk. To naznačuje, že pokud Japonský vrchní soud pro duševní vlastnictví vydá konečné rozhodnutí, může být uznán i požadavek na zákaz používání na webových stránkách napsaných pouze v cizím jazyce a na zrušení registrace doménových jmen použitých pro tento účel.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Požadavek na náhradu škody vůči generálnímu řediteli společnosti MARI Mobility Development

Podle japonského zákona o obchodních společnostech (Japonský zákon o obchodních společnostech), pokud má důstojník společnosti zlý úmysl nebo závažnou nedbalost při výkonu svých povinností, je povinen nést odpovědnost za náhradu škody třetí straně (článek 429, odstavec 1). Nintendo se na základě tohoto ustanovení snažilo vymáhat odpovědnost za náhradu škody také od generálního ředitel společnosti MARI Mobility Development.

V tomto ohledu soud první instance rozhodl, že generální ředitel společnosti nemůže být uznán za to, že byl si vědom nekalé soutěže nebo porušení autorských práv, a proto byl požadavek na náhradu škody vůči generálnímu ředitelovi zamítnut.

Avšak v tomto mezitímním rozhodnutí bylo uznáno, že ředitelé mají povinnost zajistit, aby společnost nepáchala nekalou soutěž, a že generální ředitel společnosti porušil tuto povinnost s úmyslem nebo alespoň s vážnou nedbalostí, a proto byl požadavek na náhradu škody vůči generálnímu ředitelovi uznán.

Je obtížné zcela eliminovat prvky “free-riding” z obchodních aktivit, ale pokud je považován za příliš závažný “free-riding”, jak je tomu v tomto mezitímním rozhodnutí, může být také generální ředitel osobně stíhán.

Budoucí výhledy

V budoucnu se očekává, že se budou konat soudní řízení o náhradě škody a dalších otázkách na základě obsahu předběžného rozhodnutí směřujícího k finálnímu verdiktu.

Částka náhrady škody

Co se týče částky náhrady škody, Nintendo ve svém odvolání zvýšilo požadovanou částku z 10 milionů jenů (cca 1,9 milionu korun) na 50 milionů jenů (cca 9,5 milionu korun). Původních 10 milionů jenů, které Nintendo požadovalo v prvostupňovém řízení, bylo takzvanou “částečnou žádostí” a nezahrnovalo celkovou částku škody, kterou Nintendo tvrdilo.

Nintendo v prvostupňovém řízení tvrdilo, že škoda činí 74,9 milionů jenů (cca 14,2 milionu korun) a požadovalo z toho 10 milionů jenů. Ve svém odvolání, při zohlednění pokračování obchodní činnosti společnosti MARI Mobility Development, tvrdí Nintendo, že škoda činí 116,6 milionů jenů (cca 22,1 milionu korun) a požaduje z toho 50 milionů jenů.

Tokijský okresní soud uznal škodu Nintenda ve výši mírně přesahující 10,264,609 jenů (cca 1,95 milionu korun). Pokud se v odvolacím řízení nedosáhne dohody a Japonský nejvyšší soud pro duševní vlastnictví vydá finální verdikt, bude zajímavé sledovat, jaká bude částka náhrady škody.

Dopad předběžného rozhodnutí

V Japonsku, kde se k téměř všemu rychle přiřazují zkratky a tyto zkratky se šíří mezi veřejností více než samotné názvy produktů, je otázka, do jaké míry by měly společnosti získávat ochranné známky pro zkratky jako “MariCar” pro svou obranu, náročným problémem z hlediska nákladů na správu značky.

I když společnost nezískala ochrannou známku, Zákon o prevenci nespravedlivé soutěže (Japanese Unfair Competition Prevention Act) chrání dobře známé nebo významné označení. Skutečnost, že v tomto předběžném rozhodnutí byla uznána ochrana na základě Zákona o prevenci nespravedlivé soutěže v širším rozsahu než v rozhodnutí okresního soudu, je považována za pozitivní signál pro budoucí správu značek společností.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Shrnutí

Tento rozsudek slouží jako referenční bod pro podnikání, které využívá zkratky názvů produktů jiných osob (jiných společností) nebo kostýmy postav, které se objevují v produktech, a ukazuje rozhodnutí na základě japonského zákona o prevenci nekalé soutěže (Unfair Competition Prevention Act).

Na druhou stranu, tento rozsudek neposkytl podstatné rozhodnutí ohledně nároků založených na autorských právech, jako je nutnost zákazu nebo volitelné spojení, a proto se nezabýval problémy týkající se cosplay a autorských práv.