Jugement intermédiaire de l'affaire 'Mario Kart' et violation des droits de propriété intellectuelle

La société Nintendo a jugé que l’utilisation d’images de karts roulant sur la voie publique, vêtus des costumes de personnages populaires de jeux tels que “Mario”, par la société de location de karts “Maricar” (actuellement MARI Mobility Development), constituait une pratique de concurrence déloyale. Nintendo a donc intenté une action en justice pour faire cesser cette utilisation et réclamer 50 millions de yens de dommages et intérêts. Un jugement intermédiaire en appel a été rendu le 30 mai 2019 (année 2019 du calendrier grégorien) par la Cour supérieure de la propriété intellectuelle (Cour supérieure de la propriété intellectuelle japonaise). Le tribunal a jugé que “les emblèmes et les costumes sont tous similaires” et a donc reconnu qu’ils portaient atteinte aux bénéfices commerciaux de Nintendo. Il a également reconnu la responsabilité de MARI en matière de dommages et intérêts, et a également déterminé que le directeur général était solidairement responsable des dommages et intérêts en raison de sa malveillance ou de sa négligence grave.

Le jugement rendu ce jour-là était un jugement intermédiaire, et le montant des dommages et intérêts sera examiné à l’avenir. Cependant, j’aimerais réfléchir à ce que signifie ce jugement intermédiaire.

Quelle était la nature du premier jugement ?

MARI Mobility Development a utilisé sans autorisation le nom abrégé “MariCar”, dérivé du populaire jeu Nintendo “Mario Kart”, dans son nom d’entreprise et ses services. En plus de cela, ils ont prêté des costumes de personnages populaires tels que Mario, Luigi et Yoshi aux touristes étrangers utilisant les karts, et ont utilisé des images de karts pour leurs activités commerciales et publicitaires.

En réponse à cela, Nintendo a poursuivi MARI Mobility Development pour concurrence déloyale et violation des droits d’auteur. Cependant, le tribunal de district de Tokyo a largement accepté les arguments de Nintendo dans son jugement du 27 septembre 2018 (année 30 de l’ère Heisei), ordonnant une indemnisation de 10 millions de yens. D’un autre côté, il a déclaré que l’utilisation de “MariCar” et d’autres termes, en tenant compte des touristes étrangers qui ne comprennent pas le japonais, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale.

Par la suite, Nintendo et MARI Mobility Development ont tous deux fait appel, et l’affaire a été entendue devant la Cour supérieure de la propriété intellectuelle.

Qu’est-ce qu’un jugement intermédiaire ?

On se demande si nous allons progresser vers un jugement final ou si un règlement sera conclu, mais qu’est-ce qu’un “jugement intermédiaire” en premier lieu ?

Lorsqu’un procès a lieu au tribunal, le jugement qui conclut ce procès est appelé un “jugement final” (Article 243 du Code de procédure civile japonais). Le terme “jugement” que nous utilisons habituellement se réfère à cela, mais un “jugement intermédiaire” est un jugement rendu en cours de procès sur des questions litigieuses entre les parties (Article 245 du Code de procédure civile japonais). Le but d’un jugement intermédiaire est de préparer le jugement final en organisant le procès.

La question de savoir si un jugement intermédiaire sera rendu ou non est laissée à la discrétion du tribunal, mais il n’y a pas beaucoup d’exemples de jugements intermédiaires. Dans les litiges en matière de propriété intellectuelle (litiges en matière de PI), il y a eu plusieurs cas où un jugement intermédiaire a été rendu lorsque la Cour supérieure de PI a renversé la décision du tribunal de district et a reconnu une violation de brevet.

Par exemple, dans l’affaire “Kirimochi” (Jugement intermédiaire de la Cour supérieure de PI du 7 septembre 2011), l’appelant, qui détient le droit de brevet d’un brevet dont le nom de l’invention est “mochi”, a prétendu que l’acte de l’appelé (le défendeur en première instance) de fabriquer, vendre et exporter le produit du défendeur (Kirimochi) constituait une violation du droit de brevet, et a demandé à l’appelé de cesser la fabrication, le transfert, etc. du produit du défendeur, de détruire le produit du défendeur, etc., et de payer 1,485 milliards de yens en dommages-intérêts. Le jugement initial a rejeté toutes ces demandes. Dans cette affaire, l’appelant a fait appel, et en tant que jugement intermédiaire, il a été jugé que le produit du défendeur satisfait à toutes les exigences de l’invention en question, appartient à la portée technique de l’invention en question, et que le brevet en question ne devrait pas être invalidé par un examen d’invalidité de brevet.

Dans le jugement intermédiaire de cette fois, une décision a été prise qui reconnaît plus largement les revendications de Nintendo que le jugement du tribunal de district de Tokyo en première instance. En d’autres termes, la Cour supérieure de PI a reconnu les revendications de Nintendo, même sur les points avec lesquels Nintendo n’était pas d’accord avec le jugement du tribunal de district, et a rendu une décision légèrement différente du jugement du tribunal de district dans cette mesure. Il y avait probablement une intention de clarifier l’opinion du tribunal avant d’entrer dans la discussion sur le montant des dommages, car il s’agit d’une affaire qui attire beaucoup d’attention de la société.

De plus, cette affaire avait de nombreux points en litige, et le conflit entre les parties sur chaque point était intense, donc l’effet d’organiser le procès par un jugement intermédiaire était probablement important.

Points de discussion de la décision intermédiaire

Dans cette décision intermédiaire, les points de discussion ont été organisés en 15 points. Parmi ceux-ci, les principaux points que Nintendo a contestés par rapport au jugement de première instance sont les suivants :

Portée de l’interdiction d’utilisation et de la demande d’annulation des caractères (marques)

Dans le jugement du tribunal de district, il a été jugé que l’affichage de “Maricar” n’était pas largement connu ou célèbre parmi ceux qui ne comprennent pas le japonais, et l’interdiction d’utilisation et l’annulation de caractères (marques) tels que “MariCar” n’ont pas été reconnues pour les sites web et les brochures écrites uniquement en langues étrangères.

Cependant, dans cette décision intermédiaire, l’affichage de “MARIO KART”, qui est l’écriture anglaise de “Mario Kart”, a été reconnu comme étant célèbre à la fois au Japon et à l’étranger, et les actions de MARI Mobility Development, qui utilise des caractères (marques) similaires à “MariCar”, ont été reconnues comme constituant une concurrence déloyale, y compris lorsqu’elles sont utilisées sur des sites web écrits uniquement en langues étrangères. Par conséquent, il est prévu que si la Haute Cour de la propriété intellectuelle rend une décision finale, l’interdiction d’utilisation et la demande d’annulation de ces caractères (marques) seront également reconnues pour les sites web et autres écrits uniquement en langues étrangères.

Le jugement du tribunal de district et la décision intermédiaire diffèrent dans leur jugement sur l’utilisation des caractères (marques), et la raison en est que les dispositions de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale qui ont été appliquées sont différentes.

Dans le jugement du tribunal de district, l’affichage de “Maricar” a été jugé comme signifiant la populaire série de jeux de Nintendo “Mario Kart”, largement connue parmi ceux qui s’intéressent aux jeux dans tout le Japon, et il a été jugé qu’il y avait un risque de confusion avec les entreprises liées à Nintendo, violant l’article 2, paragraphe 1, point 1 (acte de provocation à la confusion) de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale, mais il n’a pas été reconnu pour les sites web et autres écrits uniquement en langues étrangères.

En revanche, dans cette décision intermédiaire, l’affichage de “Mario Kart” a été jugé célèbre au Japon, et l’affichage de “MARIO KART” a été jugé célèbre à la fois au Japon et à l’étranger, violant l’article 2, paragraphe 1, point 2 (acte d’appropriation de l’affichage célèbre) de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale. “Célèbre” signifie “plus connu que “bien connu””.

Article 2 Dans cette loi, “concurrence déloyale” désigne ce qui suit.
Paragraphe 1, point 1 : Utiliser une marque de produit ou de service identique ou similaire à celle qui est largement reconnue parmi les consommateurs comme étant celle d’autrui, ou transférer, livrer, exposer pour transfert ou livraison, exporter, importer, ou fournir par le biais de lignes de communication électroniques, des produits portant cette marque de produit ou de service, de manière à provoquer une confusion avec les produits ou les activités commerciales d’autrui.
Paragraphe 1, point 2 : Utiliser une marque de produit ou de service identique ou similaire à celle qui est célèbre parmi les consommateurs comme étant celle d’autrui, ou transférer, livrer, exposer pour transfert ou livraison, exporter, importer, ou fournir par le biais de lignes de communication électroniques, des produits portant cette marque de produit ou de service.

Quelle est la signification du fait qu’il a été jugé non pas en violation de l’article 2, paragraphe 1, point 1, mais en violation de l’article 2, paragraphe 1, point 2 de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale ?

Lorsqu’une marque célèbre est utilisée sans autorisation (appropriation) par une autre personne, même si cela ne provoque pas de confusion, l’appropriateur peut “profiter gratuitement (free ride)” de l’attraction des clients que possède la marque célèbre sans avoir à faire d’efforts commerciaux, tandis que le lien entre la marque célèbre, qui a acquis une grande crédibilité, une grande réputation et une grande réputation grâce à de longs efforts commerciaux, et la personne qui l’a utilisée à l’origine est affaibli (dilution, dilution).

L’article 2, paragraphe 1, point 2 de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale est une disposition visant à protéger les marques célèbres de ce type de free ride et de dilution, et il n’est pas nécessaire qu’il y ait un risque de confusion.

MARI Mobility Development a fait valoir qu’il n’y avait pas de risque de confusion, car elle avait fait des déclarations de réfutation telles que “Nintendo n’est pas impliqué” sur le corps de ses karts, mais la Haute Cour de la propriété intellectuelle a jugé que, puisqu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un risque de confusion en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 2 de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale, le fait que MARI Mobility Development ait fait des déclarations de réfutation ne nie pas la violation de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale par la société.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Portée de l’interdiction d’utilisation et de la demande d’annulation de l’enregistrement du nom de domaine

Dans le jugement du tribunal de district, il a été jugé que l’affichage de “Maricar” n’était pas largement connu parmi ceux qui ne comprennent pas le japonais, et que l’utilisation du nom de domaine contenant “maricar” sur des sites web écrits uniquement en langues étrangères n’entravait pas les intérêts commerciaux de Nintendo, et que l’interdiction n’était pas reconnue.

Cependant, dans cette décision intermédiaire, il a été jugé que “maricar” est similaire à l’affichage “MARIO KART” qui est célèbre à la fois au Japon et à l’étranger, et

La société défenderesse en première instance est reconnue pour avoir utilisé les noms de domaine en question, qui sont similaires à l’affichage des caractères du demandeur en première instance et à l’affichage de “MARIO KART”, dans le but d’obtenir un avantage injuste, de sorte que son action constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 13 de la loi sur la concurrence déloyale, et porte atteinte aux intérêts commerciaux du demandeur en première instance.
Haute Cour de la propriété intellectuelle, décision intermédiaire du 30 mai 2019

Il a été jugé que l’utilisation des noms de domaine (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com) similaires à “MARIO KART” et “Maricar” était faite dans le but d’obtenir un avantage injuste. Par conséquent, il est prévu que si la Haute Cour de la propriété intellectuelle rend une décision finale, l’interdiction d’utilisation et la demande d’annulation de l’enregistrement du nom de domaine utilisé sur des sites web écrits uniquement en langues étrangères seront également reconnues.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Demande d’indemnisation pour dommages à l’encontre du représentant légal de MARI Mobility Development

La loi sur les sociétés stipule que lorsque les dirigeants d’une société agissent avec malveillance ou négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont responsables des dommages causés à des tiers (article 429, paragraphe 1). Nintendo a également poursuivi la responsabilité personnelle en matière d’indemnisation pour dommages du représentant légal de MARI Mobility Development sur la base de cette disposition.

Sur ce point, le jugement du tribunal de district a rejeté la demande d’indemnisation pour dommages à l’encontre du représentant légal personnel, au motif que le représentant légal de la société n’était pas reconnu comme ayant conscience qu’il s’agissait d’une concurrence déloyale ou d’une violation du droit d’auteur.

Cependant, dans cette décision intermédiaire, il a été jugé que le directeur a l’obligation de veiller à ce que la société ne commette pas d’actes de concurrence déloyale, et que le représentant légal de la société a agi avec malveillance ou, à tout le moins, avec une négligence grave en violation de cette obligation, et la demande d’indemnisation pour dommages à l’encontre du représentant légal personnel a également été reconnue.

Il est difficile d’éliminer complètement l’élément de free ride des affaires, mais si l’on est jugé comme un free ride trop malveillant, comme dans cette décision intermédiaire, il est possible que le directeur personnel soit également tenu responsable.

Perspectives futures

À l’avenir, en vue du jugement final, des délibérations sur des questions telles que le montant des dommages-intérêts seront menées sur la base du contenu du jugement intermédiaire.

Montant des dommages-intérêts

En ce qui concerne le montant des dommages, Nintendo a augmenté le montant réclamé de 10 millions de yens à 50 millions de yens en appel. À l’origine, les 10 millions de yens que Nintendo réclamait en première instance étaient ce qu’on appelle une “demande partielle”, et ne représentaient pas la totalité du montant des dommages que Nintendo prétendait.

En première instance, Nintendo a prétendu que le montant des dommages était de 74,9 millions de yens et a réclamé 10 millions de yens de ce montant. Cependant, en appel, en tenant compte de la continuation des activités de MARI Mobility Development, Nintendo a prétendu que le montant des dommages était de 116,6 millions de yens et a réclamé 50 millions de yens de ce montant.

Le tribunal de district de Tokyo a reconnu que le montant des dommages de Nintendo était légèrement supérieur à la somme réclamée en première instance, soit 10,264,609 yens. À l’avenir, si aucun accord n’est conclu en appel et que la Haute Cour de la propriété intellectuelle rend un jugement final, il sera intéressant de voir quel sera le montant des dommages-intérêts.

Impact du jugement intermédiaire

Au Japon, où des abréviations sont rapidement attribuées à tout et où ces abréviations se répandent généralement au-delà du nom du produit, comme “Maricar”, la question de savoir jusqu’où obtenir une marque pour la défense est un problème difficile en termes de coûts dans la gestion de la marque d’une entreprise.

Même si une marque n’est pas enregistrée, la loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale protège les indications notoirement connues ou célèbres. Dans le jugement intermédiaire de cette fois, le fait que la protection par la loi sur la prévention de la concurrence déloyale a été reconnue dans une portée encore plus large que le jugement du tribunal de district est considéré comme une bonne nouvelle pour la gestion de la marque des entreprises à l’avenir.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Résumé

Ce jugement est utile en tant qu’exemple de décision basée sur la loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale (Japanese Unfair Competition Prevention Act), concernant les entreprises qui utilisent les abréviations des noms de produits d’autres personnes (ou d’autres entreprises) ou les costumes de personnages apparaissant dans les produits.

D’un autre côté, ce jugement n’a pas donné de décision substantielle concernant les revendications basées sur le droit d’auteur, en raison de la nécessité d’une injonction ou de la fusion sélective, donc il n’a pas abordé le problème du cosplay et du droit d’auteur.