Apa itu Pelanggaran Hak Cipta Merek Dagang? Penjelasan Kerangka Kerja Penilaian Legalitas

Mengenai produk atau bahan dagang perusahaan Anda, jika Anda memperoleh hak cipta merek dagang, Anda dapat mencegah apa yang disebut ‘peniruan’.

Namun, hak cipta merek dagang bukanlah hak untuk mengatakan ‘jangan sebut “Disney”‘. Yang dilarang oleh hak cipta merek dagang adalah penggunaan yang secara tegas ‘berkaitan dengan merek dagang’. Misalnya, dalam kasus Disney, jika pihak ketiga membuat fasilitas bernama ‘Disney Island’, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan dengan Disney, itu akan tampak seperti fasilitas resmi Disney. Hak cipta merek dagang adalah hak untuk melarang penggunaan seperti ini (yang disebut ‘penggunaan merek dagang’ seperti yang akan dijelaskan nanti).

Sejauh mana pemegang hak cipta merek dagang dapat melarang penggunaan ‘merek dagang’ di situs internet, misalnya di situs e-commerce atau situs korporat? Kami akan menjelaskan dengan merujuk pada contoh-contoh masa lalu.

Apa Itu Penggunaan Merek yang Dilarang oleh Hak Cipta Merek

Walaupun ada batasan pada barang-barang yang ditentukan, pemegang hak cipta merek diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek yang terdaftar. Dan, jika pihak ketiga menggunakan merek yang sama atau serupa pada barang-barang yang ditentukan tanpa izin, ini pada prinsipnya akan menjadi pelanggaran hak cipta merek.

Namun, dalam revisi Undang-Undang Merek Jepang pada tahun 2014 (Tahun Heisei 26), Pasal 26 Ayat 1 Nomor 6 ditetapkan seperti di bawah ini, dan telah diklarifikasi bahwa dalam kasus yang tidak termasuk dalam “penggunaan merek”, ini tidak akan menjadi pelanggaran hak cipta merek.

Pasal 26 Efek hak cipta merek tidak berlaku untuk merek yang tercantum di bawah ini (termasuk yang menjadi bagian dari merek lain).
⑥ Selain yang tercantum dalam masing-masing nomor sebelumnya, merek yang tidak digunakan dalam cara yang dapat dikenali oleh konsumen sebagai barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis beberapa orang

(Undang-Undang Merek Jepang Pasal 26 Ayat 1 Nomor 6)

Lalu, apa yang dimaksud dengan “penggunaan merek” ini?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merek digunakan untuk membedakan produk atau layanan kita dari produk atau layanan lain (fungsi identifikasi produk) dan untuk menunjukkan asal produk (fungsi penunjukan asal).

Dan, penggunaan dalam bentuk yang memiliki fungsi identifikasi produk dan fungsi penunjukan asal ini disebut “penggunaan merek”.

Misalnya, ketika konsumen umum melihat string “ABC” yang terpasang pada produk, jika mereka dapat mengingat perusahaan mana yang merupakan produk tersebut, dikatakan memiliki fungsi identifikasi produk dan fungsi penunjukan asal, dan tindakan menempelkan string “ABC” pada produk akan dianggap sebagai penggunaan merek.

Sebaliknya, dalam kasus penggunaan yang tidak memenuhi fungsi identifikasi produk dan fungsi penunjukan asal, penggunaan tersebut tidak dianggap sebagai “penggunaan merek”, dan mungkin ada kasus di mana efek merek terdaftar tidak berlaku.

Untuk hukuman saat hak cipta merek dilanggar, silakan lihat detail di bawah ini.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Contoh Kasus Pengadilan Pelanggaran Hak Cipta Merek Dagang

Apakah Judul Buku atau Artikel dapat Melanggar Hak Cipta? (Kasus Pisang Pagi)

Ini adalah kasus di mana penggugat, yang memiliki hak cipta atas “Pisang Pagi” sebagai produk yang ditunjuk seperti “majalah, buku, mook”, mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap terdakwa yang menjual buku dengan judul “40 Tips Sukses Diet Pisang Pagi”. Pengadilan memutuskan bahwa string “Pisang Pagi” yang ditampilkan oleh terdakwa hanya ditampilkan sebagai judul, dan bukan sebagai identifikasi produk atau penunjukan asal, dan menolak klaim pelanggaran hak cipta.

Penampilan logo terdakwa pada sampul atau cover buku terdakwa hanya menunjukkan logo tersebut sebagai bagian dari judul yang menunjukkan isi buku, dan tidak dapat dianggap digunakan dalam cara yang memiliki fungsi identifikasi produk atau penunjukan asal. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa ini melanggar hak cipta dalam hal ini.

(Putusan Pengadilan Distrik Tokyo, 12 November 2009 (Tahun 21 Era Heisei))

Dengan demikian, dalam kasus judul buku, bahkan jika itu termasuk string yang sama dengan merek dagang yang Anda daftarkan, jika itu menunjukkan isi buku dan bukan asal produk buku, “penggunaannya bukan sebagai merek dagang” dapat diputuskan.

Namun, dalam kasus seperti judul majalah atau koran yang diterbitkan secara berkala, atau judul seri yang diproduksi dan dijual secara berkelanjutan di bawah judul yang sama, dapat dianggap bahwa ini dapat melanggar hak cipta.

Apakah Produk yang Menumpang Popularitas Produk Terkenal Melanggar Hak Merek (Kasus Beretta)

Produsen senjata api terkenal asal Italia, ‘Beretta’, telah membuat kontrak lisensi dengan produsen senjata model ‘Western Arms’. Namun, produsen senjata model lain yang memproduksi dan menjual model ‘Beretta’ telah dituduh melanggar Pasal 2 Ayat 1 Nomor 1 dari ‘Undang-Undang Jepang tentang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat’ (tindakan yang menimbulkan kebingungan dengan tanda yang dikenal). Beretta kemudian mengajukan tuntutan untuk menghentikan pelanggaran dan meminta ganti rugi.

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang telah ditentukan, produk-produk terdakwa adalah senjata model yang mereproduksi dengan setia penampilan M92F, senjata api nyata yang tidak beredar di pasar di negara kita dan umumnya dilarang untuk dimiliki. Produk ini bukanlah senjata yang memiliki kemampuan mematikan yang merupakan fungsi esensial dari senjata api nyata, dan diperdagangkan sebagai barang tiruan yang dibedakan dari senjata api nyata di pasar yang berbeda. Pembeli dan konsumen produk ini dapat mengidentifikasi produk dari banyak senjata model yang memiliki bentuk dan tanda yang sama dengan senjata api nyata milik penggugat, berdasarkan tanda yang menunjukkan produsen senjata model tersebut yang ditempatkan pada badan atau paket produk, dan memilih dan membeli produk tersebut setelah mengevaluasi kinerja dan kualitasnya sebagai senjata model. Oleh karena itu, meskipun bentuk produk penggugat digunakan sebagai tanda yang menunjukkan bahwa produk penggugat adalah produk Beretta, dan meskipun produk terdakwa memiliki bentuk produk yang sama dengan produk penggugat, bentuk produk terdakwa tidak digunakan dalam cara yang memiliki fungsi penunjuk asal dan fungsi identifikasi produk.

(Putusan Pengadilan Distrik Tokyo, 29 Juni 2000 (Tahun Heisei 12))

Pengadilan memutuskan bahwa meskipun senjata model yang diproduksi dan dijual mereproduksi dengan setia bentuk produk nyata, bentuk produk sebagai model tidak dapat dikatakan digunakan dalam cara yang memiliki fungsi penunjuk asal dan fungsi identifikasi produk.

Dalam kasus ini, karena Beretta tidak memproduksi dan menjual senjata model, dan ada perbedaan yang jelas dalam fungsi esensial, yaitu kemampuan mematikan, antara senjata api nyata Beretta dan senjata model dari perusahaan lain, dianggap tidak ada kemungkinan konsumen umum akan salah mengenali identitas produk. Oleh karena itu, jika misalnya, Beretta sendiri memproduksi dan menjual senjata model, dan memberikan izin penggunaan desain dan merek dagangnya kepada Western Arms, mungkin diputuskan bahwa produk Western Arms memiliki fungsi identifikasi produk, dan barang tiruan dari pihak lain melanggar hak merek.

Apakah Slogan Bisa Menjadi Pelanggaran Hak Cipta? (Kasus Always Coca-Cola)

Perusahaan Coca-Cola menggunakan slogan “Always Coca-Cola” pada kaleng minuman mereka sebagai bagian dari promosi penjualan. Penggugat, yang telah mendaftarkan “Always” sebagai merek dagang dalam kategori 29 yang mencakup minuman ringan seperti cola, mengajukan tuntutan untuk melarang penggunaan “Always” dan meminta ganti rugi karena pelanggaran hak cipta.

“Always”, yang berarti “selalu, setiap saat”, dapat dipahami sebagai ungkapan yang memiliki efek meningkatkan daya beli produk dengan membangkitkan perasaan konsumen untuk selalu ingin minum Coca-Cola. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut digunakan dalam cara yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau menunjukkan asal-usulnya, dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa kata tersebut digunakan sebagai merek dagang. Oleh karena itu, ini bukan pelanggaran hak cipta.”

(Putusan Pengadilan Distrik Tokyo, 22 Juli 1998 (Tahun 10 Era Heisei))

Pengadilan memutuskan bahwa kata “Always” yang ditampilkan kecil di atas logo “Coca-Cola” pada kaleng hanya dianggap sebagai bagian dari slogan promosi penjualan, dan tidak digunakan dalam cara yang berfungsi untuk menunjukkan asal-usul produk, sehingga tidak dianggap sebagai penggunaan merek dagang.

Perlu dicatat bahwa slogan itu sendiri juga dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Sebelumnya, frasa yang digunakan dalam iklan dan promosi, seperti slogan, sering digunakan secara umum untuk produk dan layanan, dan sulit bagi konsumen untuk membedakan produk atau layanan siapa berdasarkan slogan tersebut, sehingga hampir semua kasus pendaftaran merek dagang ditolak.

Namun, dengan revisi kriteria penilaian pada tahun 2016 (Tahun 28 Era Heisei), ditambahkan kriteria penilaian merek dagang yang menyatakan, “Jika merek dagang yang diajukan dapat diakui tidak hanya sebagai iklan atau promosi produk atau layanan, atau sebagai filosofi perusahaan atau kebijakan manajemen, tetapi juga sebagai kata buatan, maka tidak dianggap sesuai dengan item ini.”

Oleh karena itu, jika bukan hanya dianggap sebagai “iklan atau promosi produk atau layanan” atau “filosofi perusahaan atau kebijakan manajemen”, tetapi juga menggunakan kata buatan, memasukkan nama merek perusahaan, dll., dan ada elemen yang dapat menjadi tanda pengenal produk atau layanan, bahkan jika itu adalah slogan, Anda dapat mendaftarkan merek dagang.

Mengingat hal ini, hanya karena penggunaan merek dagang yang terdaftar adalah slogan, tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa kekuatan identifikasi langsung ditolak dan bukan pelanggaran hak cipta. Jika penggunaan merek dagang yang terdaftar dapat dikatakan memiliki fungsi identifikasi produk sendiri dan orang lain, dan fungsi menunjukkan asal-usul, bahkan jika digunakan dalam slogan, dapat dianggap ada kasus yang merupakan penggunaan merek dagang.

Prinsip hukum ini juga berlaku untuk penggunaan merek dagang di internet, seperti penggunaan merek dagang dalam iklan daftar.

https://monolith.law/reputation/listing-ads[ja]

Kesimpulan

Khususnya, di pasar internet yang dipenuhi dengan informasi tentang berbagai produk dan layanan, tidak jarang menemukan produk yang menggunakan merek dagang yang mirip dengan merek dagang terdaftar perusahaan Anda, atau menerima surat pemberitahuan pelanggaran hak merek dagang dari perusahaan lain terkait produk yang Anda jual. Dalam situasi seperti itu, Anda mungkin merasa perlu untuk segera mengambil tindakan seperti penghapusan.

Namun, seperti yang telah kami jelaskan sejauh ini, hanya karena Anda menggunakan merek dagang yang terdaftar, bukan berarti semua tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak merek dagang. Apakah penggunaannya merupakan penggunaan merek dagang atau bukan, apakah itu merupakan pelanggaran hak merek dagang atau bukan, penilaian spesifik tentang hal ini memerlukan pertimbangan dari berbagai sudut berdasarkan situasi individu. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan ahli hak kekayaan intelektual.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]