특허권 침해란 어떤 경우를 말하는 것인가?

특허제도는 산업 발전에 기여하는 발명을 한 사람에게, 그 발명을 공개하는 대가로, 그 발명을 독점적으로 실행할 수 있는 특허권이라는 권리를 국가가 부여하는 제도입니다. 그러나 이것이 침해당하는 경우가 있습니다.

일명 ‘특허권 침해’라고 하는데, 특허권 침해란 어떤 행위를 가리키며, 구체적으로 어떤 경우가 특허권 침해에 해당하는지 알아보겠습니다.

특허권 침해란

‘특허권 침해’란, 정당한 권한을 가지지 않은 자가, 사업으로서 특허가 인정된 발명(특허 발명)의 ‘기술적 범위’에 해당하는 물건이나 방법을 실행하는 것을 말합니다.

발명을 실행하는 것

발명은 물건(프로그램 등을 포함)의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명으로 분류할 수 있으며, ‘실행’이란,

• 물건의 발명에 있어서는, 그 물건의 생산, 사용, 양도 등, 수출 또는 수입 또는 양도 등의 제안을 하는 행위
• 방법의 발명에 있어서는, 그 방법의 사용을 하는 행위
• 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는, 그 방법의 사용을 하는 행위에 더해, 그 방법으로 생산한 물건의 사용, 양도 등, 수출 또는 수입 또는 양도 등의 제안을 하는 행위

를 말합니다.

그러나, 특허권 침해가 되는 것은, 사업으로서 발명을 실행한 경우입니다. 따라서,

• 시험 또는 연구를 위한 발명의 실행
• 개인 또는 가정 내에서의 발명의 실행

과 같은 경우에는, 특허권 침해에 해당하지 않습니다.

특허의 기술적 범위

특허권의 침해에 해당하는지 여부를 판단할 때는, 특허 발명이 보호되는 기술적 범위를 결정하는 것이 필요합니다. 만약 특허 발명이 보호되는 범위가 불명확하다면, 제3자는 어떤 행위가 특허권의 침해에 해당하는지 예측할 수 없어, 자유로운 발명이나 산업의 발전을 억제하게 됩니다.

그래서, 특허법은, 특허 발명의 기술적 범위에 대해,

일본 특허법 제70조(특허 발명의 기술적 범위)

특허 발명의 기술적 범위는, 신청서에 첨부한 특허 청구의 범위의 기재에 기초하여 정해야 한다.

2 전항의 경우에는, 신청서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여, 특허 청구의 범위에 기재된 용어의 의미를 해석한다.

라고 규정하고 있습니다.

특허권 침해의 판단

특허권 침해를 판단하는 ‘특허 발명이 보호되는 범위’는, 특허 출원 시 특허청에 제출한 신청서에 첨부한 ‘특허 청구의 범위'(일명 ‘클레임’)의 기재를 기준으로 정해지며, 그곳에 기재된 문구에 의해 제한되는 것이 원칙입니다.

특허 청구의 범위

특허 등록의 신청을 할 때, 출원인은 특허청에 다음의 5가지 서류를 제출해야 합니다.

• 신청서
• 특허 청구의 범위
• 명세서
• 도면
• 요약서

위의 5가지 서류 중에서 특허 발명의 기술적 범위를 판단하는 데 가장 중요한 서류는 특허 청구의 범위입니다. 특허 청구의 범위에는 그 발명의 전체가 기재되어 있기 때문입니다.

특허권 침해가 성립하기 위해서는, 특허 청구의 범위에 기재된 구성요소의 모든 것을 충족하는 것이 필요하며, 침해 형태가 특허 발명의 구성요건을 일부라도 결여하는 경우에는, 특허권 침해(직접 침해)는 성립하지 않습니다. 대상 제품이 특허 침해에 해당하는지 여부는, 문구의 해석에 의해 판단됩니다(일명 ‘문구 침해’). 특허권 침해에서는 이 문구 침해가 원칙이 됩니다.

구체적으로 특허권 침해에 해당하는지 여부를 검토하는 데에는,

1. 특허 청구의 범위를 기술적 요소(구성요소)로 분해한다
2. 특허권 침해의 의심이 있는 제품을 1과 같은 방식으로 분해한다
3. 1과 2의 각 구성요소를 비교한다

라는 순서로 판단해 나갑니다.

명세서와 도면

특허권 침해를 판단하는 데에는, ‘특허청구 범위’를 중심으로 판단하지만, 명세서나 도면 등의 출원서류도 영향을 미칩니다.

특허의 기술적 범위는, 특허청구 범위의 기재에 기초하여 정해지므로, ‘특허청구의 범위’에 기재되어 있지 않고, 명세서나 도면에만 기재되어 있는 사항에 대해서는, 누구나 자유롭게 사용해도 좋은 기술이 됩니다.

하지만, 예를 들어 ‘특허청구의 범위’에 사용된 용어의 정의가 명세서나 도면에 기재되어 있었다면, 명세서나 도면의 정의를 참고하여 특허권 침해를 판단하게 됩니다. 그러므로, 특허권 침해의 판단에 있어서는, ‘특허 청구의 범위’가 가장 중요한 서류이지만, 명세서나 도면 등의 그 외의 출원서류의 체크도 진행할 경우가 있습니다.

출원경과의 내용

특허 등록의 출원에서 등록완료까지 순조롭게 진행되는 것은 거의 없습니다. 대부분의 경우, 특허청의 심사관으로부터, ‘여기가 문제라서 등록할 수 없다’는 거절이유 통지를 받게 됩니다.

이 거절이유통지를 받아도, 등록이 불가능한 것은 아니며, 출원인은 거절된 이유를 뒤집는 반론을 의견서로 제출할 수 있습니다. 이 반론이 인정되면, 특허의 등록이 가능해집니다.

출원에서 등록완료까지 진행된, 이런 의견서 등의 서류도 기술적 범위의 판단에 영향을 미칩니다. 실제의 재판에서도, 의견서 등 출원 경과에서의 출원인의 주장을 기반으로 구성요소의 해석이나, 기술적 범위에 제한을 가하는 것이 진행되고 있습니다.

그러므로, 특허권 침해의 유무를 판단하는 데에는, 심사 과정에서 제출된 서류 등도 함께 체크해야 합니다.

위의 판단 기준에 따라, 특허권 침해가 없는지를 판단해 나가게 됩니다. 그 위에서, 두 제품에서 하나라도 일치하지 않는 구성요소가 있다면, 원칙적으로 특허권 침해는 성립하지 않습니다.

특허권 침해가 예외적으로 성립하는 경우

그러나, 주의해야 할 점은 두 제품의 구성요소가 일치하지 않는 경우에도, 예외적으로 특허권 침해가 성립하는 경우가 있다는 것입니다.

두 제품의 구성요소가 일치하지 않는 경우에도 예외적으로 특허권 침해가 성립하는 경우는,

• 균등침해
• 간접침해

이 두 가지 경우입니다.

균등침해

‘균등침해’란, 두 제품의 구성요소 중 일부가 일치하지 않는 경우에도, 일정한 조건을 충족하면 특허권 침해의 성립을 인정하는 것을 말합니다.

예를 들어, 구성요소가 거의 같지만, 구성요소의 약간의 차이를 이유로 특허권 침해가 아니라고 판단되면, 특허권 침해가 만연할 가능성이 있습니다.

이런 경우에까지 특허권 침해의 성립을 부정하는 것은 이상하다는 이유로, 균등침해에 대해서는 특허권 침해의 성립을 인정하고 있습니다.

균등침해가 성립하기 위한 조건은,

• 다른 구성요소가 특허 발명에서 본질적인 내용이 아닌 것
• 다른 구성요소를 대체해도 특허 발명의 목적을 실현할 수 있고, 같은 효과를 낼 수 있는 것
• 해당 특허 발명의 분야에서 일반적인 지식을 가진 사람이, 대체한 시점에서, 구성요소를 대체하는 것을 쉽게 떠올릴 수 있는 것
• 대체한 구성요소가 특허 출원 시점에 공공의 기술이 아닌 것
• 대체한 구성요소가 특허 출원 시점에 쉽게 떠올릴 수 있는 것이 아닌 것
• 특별한 사정이 없는 것 (예를 들어, 특허 발명의 특허 출원 시에 고의적으로 ‘특허 청구의 범위’에서 제외되었던 경우 등)

이며, 위의 조건을 모두 충족하는 경우에는, 구성요소가 일치하지 않는 부분이 있더라도, 예외적으로 특허권 침해가 성립할 가능성이 있다고 되어 있습니다.

간접침해

‘간접침해’란, 특허권 침해를 유발할 가능성이 높은 행위 중, 일정한 조건을 충족한 행위를 특허권 침해로 보는 것을 말합니다.

예를 들어, 특허발명 중, 그 일부를 구성하는 부품을 만드는 것은 특허권 침해(직접 침해)가 아닙니다. 왜냐하면, 특허 발명의 일부를 구성하는 부품을 생산하는 것은 구성요소의 일부에만 일치하기 때문입니다.

그러나, 그 부품이 특허권 침해가 되는 제품에만 사용되는 전용부품이라면, 그 부품을 만드는 것은 특허권 침해를 유발할 가능성이 매우 높습니다. 어떠한 규제도 없다면 특허권자는 특허권 침해가 일어날 것 같은 상황에서 상황을 지켜볼 수 밖에 없습니다.

그래서, 특허권 침해를 유발할 가능성이 높은 행위의 일부를 간접침해 및 특허권 침해로 보어, 특허 발명을 보호하게 되어 있습니다.

간접침해로서 특허권 침해를 보는 것은,

• 전용품의 생산, 양도
• 발명에 의한 과제 해결에 필수적인 물건의 생산, 양도
• 특허 침해 제품을 양도 목적으로 소지

등의 행위입니다.

이처럼, 직접침해가 아닌 경우에도, 균등침해·간접 침해와 같이 예외적으로 특허권 침해가 될 수 있습니다. 특허 발명의 구성요소가 모두 일치하지 않아서, 특허권 침해가 절대로 될 수 없다는 것은 아닙니다.

특허권 침해 사례

특허권을 침해하면 수억 원의 손해가 인정될 가능성이 있습니다. 실제 판례를 살펴봅시다.

곰팡이 제거제 사건

존슨이 제조 판매하는 가정용 곰팡이 제거제 ‘곰팡이 킬러’의 제조 판매 행위가, 카오가 가지고 있는 ‘향기성 액체 표백제 조성물’의 특허권을 침해하는지에 대해 논의된 사례가 있습니다.

카오의 특허권은 특허 청구의 범위에 기재된 다수의 향료 중 하나 또는 두 가지 이상을 포함하는 것이 특징인 이산화 염소나트륨을 유효 성분으로 하는 향기성 액체 표백제 조성물에 관한 것이지만, 존슨은 (1) 자사 제품에는 오른쪽의 특허 청구의 범위에 기재되지 않은 향료도 포함되어 있다는 것, (2) 자사 제품에 포함된 특허 청구의 범위 기재의 향료의 양이 미량이라는 점 등을 이유로 특허권의 침해를 주장하였습니다.

법원은 (1) 특허 청구의 범위에 기재된 향료만으로 구성되는 경우에 한정되어 있는지에 대해,

「(특허 청구의 범위에 기재된) “포함하는”이라는 기재는, 일반적인 국어의 용법에서는 해당 성분을 포함하고 있어야 하며, 그것으로 특허 발명의 요건을 충족시키는 것이 충분하다는 의미이며, 그 외의 성분이 포함되어 있는 경우를 배제하는 의미를 가지는 것은 아니다.」

라고 하였고, (2) 포함된 디메틸벤질카르비놀의 양이 미량이라는 이유로, 본 특허 발명의 구성 요소를 충족시키지 못한다고 할 수 있는지에 대해,

특허 청구의 범위에는 포함되어야 할 향료의 양에 대해 어떠한 수치적 제한도 부여되지 않았으므로, 그곳에 기재된 향료가 포함되어 있다면, 그 양의 어떤 것이든지, 본 특허 발명 구성 요소를 충족시키는 것으로 해석하는 것이 적절하다.

동일

라고 하여, 특허 청구의 범위를 기초로 특허권의 침해(직접 침해)를 인정하고, 약 2억 7천만 엔의 손해배상금 지급을 명령하였습니다.

떡 조각 소송

본 사이트의 별도 기사 ‘변호사가 알려주는 특허와 특허권 취득의 이점’에서 소개한, 떡에 절개를 넣는 특허를 둘러싸고, 업계 2위인 에치고 제과가 업계 1위인 사토 식품을 고소한 사례가 있습니다.

에치고 제과는 떡 조각의 측면에 긴(수평) 방향의 절개를 넣어, 구워서 부풀었을 때 표면이 터지지 않도록 제어하는, 이러한 특허를 2002년 10월에 출원하고, 2008년 4월에 등록하였습니다.

한편 사토 식품도, 측면에 더해, 상하면에도 절개를 넣은 제품 ‘사토의 떡 조각’으로 특허를 출원하고, 등록되었습니다. 출원은 에치고 제과로부터 9개월 늦은 2003년 7월이었지만, 다음해 2004년 11월에는 이미 특허로 등록되었습니다.

그래서, 에치고 제과는 ‘사토의 떡 조각’이 자사의 특허를 침해하고 있다고 주장하며, 제조·판매의 중지와 손해배상을 청구하였습니다.

떡 조각 소송의 1심 판결에 대해

특허권 침해를 판단하는 데 있어서는 특허 청구의 범위를 중심으로 판단한다고 언급하였지만, 아래의 에치고 제과가 제출한 특허 청구의 범위에 있는 문장을 읽어보십시오.

‘…떡 조각의 적재 바닥면 또는 평탄한 상면이 아니라 이 작은 떡 조각의 상측 표면 부분의 수직 측면인 측주 표면에,…절개 부분 또는 홈 부를 설치’

이 문장은 2가지 해석이 가능하다고 생각됩니다.

• 상하면에는 절개를 설치하지 않고, 측면에만 절개를 설치한다
• 측면에 절개를 설치한다는 것만의 의미

1심의 도쿄 지방 법원은, 사토 식품이 제출한 특허 청구의 범위에는 ‘긴 측면 2면에 각각 2개, 상하면에 십자형의 절개를 설치한다’라고 되어 있지만, 에치고 제과 특허 청구의 범위는 ‘측면에만 절개를 설치하고, 상하면에는 절개를 설치하지 않는다’라고 읽을 수 있으며, ‘상하면에 절개를 설치하지 않는다’는 것에도 기술적 특성이 있다고 하였습니다.

그렇게 되면, 상하면에도 절개를 설치하는 사토 식품의 제품은, 에치고 제과의 특허의 구성 요소를 충족시키지 않게 되어, ‘문구 침해 없음’으로 판단됩니다.

그 결과, 1심은 사토 식품의 제품이 특허권 침해에 해당하지 않는다고 하였습니다.

떡 조각 소송의 항소심 판결에 대해

항소심인 지식재산고등법원은 이에 대해,

‘적재 바닥면 또는 평탄한 상면이 아니라’의 바로 뒤에는 ‘이 작은 떡 조각의 상측 표면 부분의 수직 측면인 측주 표면에’라고, “쉼표(、)”가 붙지 않고 문장이 연결되어 있어, 그런 구문에 비추어 보면, ‘적재 바닥면 또는 평탄한 상면이 아니라’는 기술은 그 바로 뒤의 ‘이 작은 떡 조각의 상측 표면 부분의 수직 측면인’이라는 기술과 함께 ‘측주 표면’을 수식하는 것으로 이해하는 것이 자연스럽다

지식재산고등법원 2011년 9월 7일 중간 판결

라고 하여, 사토 식품에 의한 특허권 침해(직접 침해)를 인정하고, 2012년 3월 22일의 본 판결에서는 떡 조각 제품과 제조 장치의 폐기, 손해배상금 약 8억 엔의 지급을 명령하였습니다.

정리하면, ‘떡 조각의 적재 바닥면 또는 평탄한 상면이 아니라, 이 작은 떡 조각의 상측 표면 부분의 수직 측면인 측주 표면에’라면, ‘측면에만 절개를 넣는다’는 것이지만, “쉼표(、)”가 없으므로, ‘측면에 절개를 설치하는 것’에만 기술적 특성이 있고, 상하면에 절개를 설치하고 있더라도, 그런 것은 관계 없고, 측면에 절개를 설치하고 있는 것만으로 ‘문구 침해 있음’이 된다는 것입니다.

특허 소송에서 특허 청구의 범위와 문구의 해석이 얼마나 중요하게 여겨지는지를 알 수 있는 좋은 예라고 할 수 있습니다.

요약

특허권 침해가 실제로 발생했는지 아닌지 판단하는 것은 매우 어렵고 고도의 문제입니다.

특허권 침해의 위험성은 크기 때문에, 침해당했을 수도 있거나, 침해했을 수도 있는 어느 경우이든, 이 문제에 대해 잘 아는 변호사에게 상담하고, 상황에 따른 최적의 대응을 하는 것이 필요합니다.