브랜드 라이선스에서의 상표 라이선스 계약의 주요 확인 사항

상표 라이센스가 필요한 경우 중 하나는, 새로운 브랜드를 위해 생각한 이름이 이미 다른 회사에서 등록하고 있을 때입니다.

이 경우의 상표 라이센스는 단순히 ‘이름의 대여’라고 생각하면 되지만, 그것이 브랜드의 이름이라면 이야기는 다릅니다.

브랜드의 상표는 단순한 문자나 그림 등이 아니라, ‘브랜드의 정당한 제품임을 증명하는 것’이므로, 소비자는 해당 상표가 붙은 제품을 유사 제품보다 더 비싸게 구매하게 됩니다.

따라서, 브랜드의 상표를 라이센스할 경우, 브랜드 측은 라이센시에게 브랜드에 어울리는 제품 제조와 적절한 상표 표시 등을 요구해야 합니다.

이번에는 일반적인 상표 라이센스와는 다른, 브랜드 라이센스에서의 ‘상표 라이센스 계약’에서, 라이센서인 브랜드 측이 알아야 할 중요한 포인트를 설명하겠습니다.

브랜드란 무엇인가

브랜드 비즈니스 선진국인 미국의 마케팅 협회는 ‘브랜드’를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

브랜드란, 특정 판매자의 상품이나 서비스를 다른 판매자의 것과 구별할 수 있게 하는 ‘이름’, ‘용어’, ‘기호’, ‘디자인’, ‘심볼’ 또는 그 외의 기능을 말합니다.

즉, 브랜드는 그 상품이나 서비스를 다른 유사한 상품이나 서비스와 차별화하는 특징(가치 추가)을 부여할 수 있는 존재로, 차별화 요인에는 기능이나 형태 등의 실체가 있는 것부터, 역사, 이미지, 신뢰감 등의 실체가 없는 것까지 포함되어 있습니다. 브랜드의 상표에는 다음 세 가지 기능이 있다고 볼 수 있습니다.

• 상품 식별 기능: 상표가 부여된 상품을 다른 상품과 구별하는 기능
• 품질 보증 기능: 상표가 부여된 상품의 품질을 보증하는 기능
• 고객 유인 기능: 상표가 부여된 상품에 브랜드의 고객을 유인하는 기능

이러한 경제적 가치가 있는 상표는 특허청에 등록함으로써 상표권(독점 배타권)을 얻을 수 있으며, 제3자에게 사용 허가를 할 수 있게 됩니다.

브랜드 라이선스에서의 상표 라이선스

패션 산업 등에서는, 브랜드 라이선스가 특히 드문 일은 아닙니다. 본점 브랜드의 서브 브랜드나 다른 국가에서의 현지 생산 및 판매를 목적으로 한 것 등 다양합니다.

브랜드 측에게는 로열티 수입뿐만 아니라 비즈니스의 확장이나 신규 시장 개척 등의 이점이 있으며, 라이선시에게는 해당 브랜드의 인지도, 신용, 이미지 등을 활용한 고수익의 비즈니스 전개가 기대할 수 있습니다.

브랜드 라이선스는 일반적으로 ‘브랜드 네임’이나 ‘로고 마크’ 등의 사용에 관한 것이 중심으로 생각되지만, 실제로는 제품의 디자인, 제조, 판매에 대해 계약에서 세부적으로 엄격하게 규정되는 경우도 있습니다.

브랜드 측에서는, 시간과 자금을 투입하여 키운 소중한 브랜드의 이미지나 신용에 상처를 입히지 않도록 생각하는 것은 당연한 일입니다.

이처럼, 단순한 상표의 사용을 목적으로 한 상표 라이선스 계약과, 브랜드 라이선스에서의 상표 라이선스 계약은 역할이 다릅니다.

상표 라이선스 계약의 주요 확인 사항

여기에서는 브랜드의 상표 라이선스 계약 특유의 확인 사항에 초점을 맞추어 주요 확인 사항을 설명하겠습니다.

사용 허가의 범위

제●●조
1.甲은 허가 상표를 아래 각 호에서 정하는 범위에서, 乙에게 일반 사용권을 허가한다.
① 허가 지역：〇〇〇〇
② 허가 상품：〇〇〇〇
③ 허가 기간：〇〇〇〇년〇〇월〇〇일~〇〇〇〇년〇〇월〇〇일
2.乙은, 허가 상표의 사용에 관해 전항에 정하는 범위 이외의 권리는 가지지 않는다.
3.甲 및 乙은, 본 계약 체결 후 〇〇일 이내에 상호 협력하여 제1항에 정하는 일반 사용권의 설정 등록 신청을 진행한다. 단, 해당 설정 등록에 필요한 비용은 乙이 부담한다.
※라이센서：甲, 라이센시：乙

자사가 보유한 브랜드의 상표를 라이선스하는 경우 가장 중요한 것은 ‘사용권의 종류’ 및 ‘사용 허가의 범위’입니다.

예를 들어 ‘스포츠 분야’에서 ‘독점적 사용권’을 허가하는 경우, 제3자로부터 테니스 용품, 혹은 골프 용품 등에 대한 상표 라이선스의 요구가 있어도 라이선스를 할 수 없습니다.

또한, 허가 상품을 ‘골프 용품’으로 하더라도, ‘골프 공’, ‘골프 클럽’, ‘골프 의류’ 등으로 세분화하는 것도 가능합니다.

이처럼, 브랜드 측에게는, 앞으로의 브랜드 비즈니스가 어떻게 발전할지 예측할 수 없기 때문에, 경솔하게 사용 허가의 범위를 결정하면 비즈니스 기회를 잃을 위험이 있습니다.

또한, 사용권의 종류에는 ‘일반 사용권’과 ‘전용 사용권’의 2가지가 있으며, ‘전용 사용권’의 경우 설정 등록이 되면 사용 허가의 범위 내에서는 상표권을 가진 브랜드 측도 사용할 수 없습니다. 따라서, 매우 큰 이점이 없는 한 선택하지 않는 것이 좋습니다. 또한, 당사자 간에 독점에 대해 정한 ‘독점적 일반 사용권’의 허가도 계약상 가능합니다.

그러므로, 라이센시의 능력이나 비즈니스 계획을 기반으로 허가 범위 등을 판단하는 것이 중요합니다.

또한, 설정 등록이 필요한 전용 실시권과는 달리, 일반 사용권은 등록이 의무는 아니지만 등록함으로써, 그 후에 상표권을 획득한 제3자에게도 대항할 수 있습니다.

허가 상표의 사용

제●●조
1.乙은, 허가 상표의 사용에 있어, 허가 상표가 甲의 신용 및 상품의 품질을 나타내는 것임을 인식하고, 甲의 브랜드 가치를 훼손하지 않도록 노력한다.
2.乙은, 허가 상표를 별첨1에서 지정된 표시 형태, 사용 방법 및 甲이 수시로 진행하는 지시에 따라 사용한다.
3.乙은, 허가 상표의 사용에 있어, 허가 상품에 그 제조자가 乙임을 명시해야 한다.
4.乙은, 허가 상표를 甲의 사전 서면에 의한 허가 없이 제3자에게 재허가하거나, 또는, 양도, 담보 제공 등의 일체의 처분 행위를 해서는 안 된다.
5.乙은, 허가 상표의 사용을 중지 또는 종료하는 경우에는, 신속하게 그 사실을 甲에게 서면으로 통지해야 한다.

제2항의 ‘별첨1’에서는, 허가 상표의 표시 위치·크기·색상, 브랜드명 및 로고마크와의 조합 방법 등의 표시 형태 외에도, 판촉 자료나 상품 태그 등에 ‘허가 상표는 (라이센서)의 등록 상표이며, (라이센시)가 사용 허가를 받아 본 상품에 사용하고 있습니다.’ 등의 기재 의무를 추가하는 것도 고려할 수 있습니다.

위의 샘플 조항의 규정 외에도, 브랜드 가치의 훼손 방지를 목적으로 한, 다음과 같은 금지 사항을 추가하는 것도 가능합니다.

乙은, 허가 지역의 내외를 불문하고 아래 각 호의 행위를 해서는 안 된다.
① 허가 상표와 유사하거나 이와 혼동될 우려가 있는 상표 그 밖의 표시를 사용하거나 등록하는 것.
② 허가 상표의 식별력을 잃게 하거나 신용을 훼손하는 것.
③ 허가 상표를 허가 상품의 품질을 오인하게 할 가능성이 있는 방식으로 사용하는 것

그러나, 라이센시에 대해 경쟁품의 제조·판매 금지 등의 의무를 부과하면, 독점금지법상 문제가 될 가능성이 있으므로 주의해야 합니다.

허가 제품의 품질 인증

제●●조
1.乙이 허가 상표를 표시할 수 있는 허가 상품은, 별첨2에 기록된 지정 품질 기준에 부합해야 한다.
2.乙은, 지정 품질 기준에 부합한다고 甲이 인정한 허가 상품에만 허가 상표를 사용할 수 있다.
3.乙은, 전항에 정하는 甲의 인정을 받기 위해, 허가 상표를 부착한 허가 상품의 견본을 甲에게 제공하고, 甲은, 해당 견본의 수령 후 〇〇일 이내에 인증의 가능 여부를 乙에게 서면으로 통지한다.

허가 상표를 부착한 상품의 품질이 일정 수준에 미치지 않는 경우에는, 브랜드의 신용이 훼손될 위험이 있으므로 허가 상품의 품질 체크는 중요한 과정입니다.

품질 외에도, ‘디자인’, ‘가격대’, ‘타겟’, 그리고 ‘홍보·광고’ 등으로도, 본래의 브랜드에 부정적인 영향이 나타날 가능성이 있으므로, ‘인증 조건’에 추가하는 것도 고려할 수 있습니다.

라이센서의 위험을 회피하는 필수 조항

보증 없음

제●●조
甲은, 허가 상표에 관한 상표권의 유효성 및 허가 상표의 사용이 제3자의 권리를 침해하지 않음을 보증하지 않는다.

이 조항은 특허 실시 허가 계약과 마찬가지로, 모든 유사 등록 상표 등을 체크하는 것은 사실상 불가능하며, 권리 침해에 대해서도 재판을 통하지 않으면 판단할 수 없기 때문에, 라이센서가 이러한 보증을 하는 것은 매우 큰 위험이 됩니다.

상표권의 침해에 대해 자세히 알고 싶으신 분은 아래 기사에서 자세히 설명하고 있으니 이 기사와 함께 참고하시기 바랍니다.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

면책

제●●조
甲은, 허가 상품의 불량 및 허가 상표의 사용에 관해 발생한 乙의 손해에 대해, 일체의 책임을 지지 않는다.

브랜드 측이 품질 인증을 했더라도 허가 상품의 불량은 라이센시의 책임이며, 또한, 브랜드 이름이나 로고를 표시함으로써, 브랜드 측이 허가 상품의 ‘제조물 책임’을 물을 가능성이 있기 때문에 이 조항은 필수적이라고 생각됩니다.

요약

이번에는 일반적인 상표 라이선스 계약과는 다른, 브랜드 라이선스에서의 상표 라이선스 계약에서 브랜드 측이 알아야 할 중요한 포인트에 대해 설명하였습니다.

실제 계약서에서는 위의 내용 외에도 ‘상표 사용료’, ‘해지’, ‘비밀 유지 의무’, ‘계약 종료 후의 조치’, ‘손해 배상’, ‘적용 법률’, ‘관할 법원’ 등의 조항이 필요하게 됩니다.

브랜드의 상표 라이선스는 브랜드 비즈니스에 대한 지식도 필요하기 때문에 독자적으로 판단하기보다는 전문적인 지식과 경험이 풍부한 변호사에게 사전에 상담하는 것을 권장합니다.

상표권뿐만 아니라 저작권이나 특허권 등, 라이선스 계약에 대해 전반적으로 알고 싶으신 분은 아래 기사에서 자세히 설명하고 있으니 이 기사와 함께 참고하시기 바랍니다.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

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