특허실시허가계약이란? 주의점을 설명

회사가 보유하고 있는 특허를 제3자에게 라이센스할 경우에는 ‘특허실시허가계약'(일본어: 特許実施許諾契約)을 체결합니다. 일반적으로는, 해당계약은 실시허가를 하는 측이 작성하지만, 계약내용에 대해서는 장점과 단점뿐만 아니라 숨겨진 ‘위험’에 대해서도 충분히 고려해야 합니다.

따라서, 이번에는 라이센서의 입장에서 불필요한 위험을 피하고, 계약체결 후 문제가 발생하지 않도록 주의점을 쉽게 설명하겠습니다.

실시허가권의 종류

특허의 실시허가를 하는 사람을 ‘라이센서’라고 하며, 실시허가를 받는 사람을 ‘라이센시’라고 합니다. 라이센시에게 주는 실시권에는 다음의 4가지 종류가 있습니다.

• 등록된 특허권의 실시허가의 경우는 ‘통상실시권’ 또는 ‘전용실시권’
• 출원 중인 특허 발명의 실시허가의 경우는 ‘임시 통상실시권’ 또는 ‘임시 전용실시권’

전용 실시권

일본 특허법 제77조
1.특허권자는 그 특허권에 대해 전용실시권을 설정할 수 있다.
2.전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 내에서, 업으로서 그 특허 발명의 실시를 하는 권리를 독점한다.
3.전용실시권은 실시의 사업과 함께 하는 경우, 특허권자의 승낙을 얻은 경우 및 상속 그 외의 일반 승계의 경우에 한하여, 이전할 수 있다.
4.전용실시권자는 특허권자의 승낙을 얻은 경우에 한하여, 그 전용실시권에 대해 질권을 설정하고, 또는 타인에게 통상실시권을 허가할 수 있다.(이하 생략)

전용실시권은 라이센시에게 설정하는 독점적이고 배타적인 특허발명을 실시하는 권리로, 허가한 범위 내에서는 특허권조차도 실시할 수 없게되는 강력한 권리가 됩니다.

또한, 전용실시권자에게는 해당 특허권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해, 침해의 중지나 예방의 청구 등의 차단 청구권이 있으며, 특허권자의 승낙이 있으면 제3자에게 일반 실시권의 라이센스도 가능합니다.

그러나, 전용실시권은 특허 실시허가 계약의 체결만으로는 효력이 발생하지 않으므로, 특허원부에 전용실시권의 설정등록이 필요합니다.

통상실시권

일본 특허법 제78조
1.특허권자는 그 특허권에 대해 타인에게 통상실시권을 허가할 수 있다.
2.통상실시권자는 이 법률의 규정에 따르거나 설정행위로 정한 범위내에서, 업으로서 그 특허발명을 실시하 권리를 가진다.

통상실시권은 라이센시에게 설정하는 특허발명을 실시할 권리로, 전용실시권과 같은 독점권이나 침해행위에 대한 차단청구권 등은 없습니다. 따라서, 여러 라이센시에게 동시에 실시권을 부여하는 경우에는 통상실시권을 선택하게 됩니다.

독점적통상실시권에 대하여

통상실시권의 한 종류이지만, ‘전용 실시권’과 자주 혼동되는 것이 ‘독점적 통상실시권’이 있습니다.

이는 라이센서와 라이센시 사이에서 다른 사람에게는 통상실시권을 주지않기로 합의하는 것으로, ‘독점적’이 붙어 있어도 전용실시권과 같은 배타적인 독점권이나 침해행위에 대한 차단청구권 등은 없으며, 결국 계약당사자 간의 약속입니다.

라이센서가 자신의 실시권을 유지하고 싶은 경우나, 일본의 ‘전용실시권’과 동등한 권리가 법률로 정해져 있지 않은 해외의 국가나 지역에서 라이센시에 독점성을 부여하는 경우에 사용됩니다.

임시전용실시권, 그리고 임시통상실시권

임시전용실시권 및 임시통상실시권은 2009년(헤이세이 21년)의 특허법 개정으로 도입된 등록 전의 특허 출원을 제3자에게 라이센스하는 것을 인정한 권리로, 내용은 ‘통상실시권’, ‘전용실시권’과 거의 동일합니다.

해당 특허 출원이 등록되었을 때, 임시전용실시권의 라이센시는 ‘전용실시권’이 설정된 것으로 간주되며, 임시통상실시권의 라이센시는 ‘통상실시권’이 허가된 것으로 간주됩니다.

등록 전의 특허 발명의 라이센스는, 벤처기업 등에게는 특허 발명에 투입한 자금의 조기 회수가 가능하고 다음 기술개발에 자금투입이 가능하며, 실적의 하나로서 자금조달에 긍정적 요소가 될 수 있는 등의 장점이 있습니다.

특허실시허가계약의 주의점

특허권 소유자는 해당 특허의 실시권을 독점하며, 제3자에게 실시 허가를 통해 대가(라이선스료)를 얻을 수 있습니다.

이 실시 허가에 관한 의무, 책임, 권리 등을 정하는 것이 ‘특허실시허가계약’인데, 라이선서로서 주의해야 할 점이 몇 가지 있습니다.

앞서 언급한 ‘실시권의 종류’ 외에도 특히 중요한 것은 ‘실시허가의 범위’, ‘실시 허가료’, ‘불이의 의무’, ‘특허 보증’, ‘개선 발명의 귀속’에 관한 사항입니다.

실시허가의 범위

실시허가의 범위에서 중요한 것은, 1허가 대상 특허, 2허가 기간, 3허가 지역의 3가지입니다.

허가 대상 특허

특허의 경우 등록된 ‘특허 번호’와 ‘발명의 명칭’을 기재하며, 임시전용실시권 및 임시통상실시권의 경우에는 ‘출원번호’와 ‘발명의 명칭’을 기재합니다.

허가대상특허에 공개 전의 특허 출원이 포함되는 경우, 라이센시에게 해당 특허 출원이 공개될 때까지의 기간에 대해 비밀유지의무를 부과해야 합니다.

허가기간

허가기간은 시작일과 종료일을 다음과 같이 명확히 해야 하며, 특히 종료일이 중요합니다.

• 시작일: 1계약을 체결한 날, 2당사자 간에 합의한 날, 3계약이 발효하는 날
• 종료일: 1미래의 특정한 날, 2일정 기간이 종료하는 날, 3특허권의 존속 기간이 만료되는 날

<주의 사항>
라이센시의 주력 사업에 필수적인 특허라면, 종료일을 ③의 ‘특허권의 존속기간이 만료되는 날’로 하는 경우도 적지 않지만, 국제특허의 경우에는 국가에 따라 특허권의 존속기간의 계산이 다르므로 주의가 필요합니다.

허가 대상 지역

허가의 지리적 범위는, 허가특허를 사용한 제품의 ‘판매지역’이나 ‘제조지역’을 특정하는 것으로, 제조하는 지역의 제한이나, 수출금지 또는 수출하는 국가의 제한도 가능합니다.

<주의사항>
주의해야 할 점은 허가특허를 사용한 제품의 판매에 관해서, 판매지역, 판매수량, 판매처 등을 제한하면 독점 금지법에서 금지하고 있는 부당한 거래에 해당할 가능성이 있다는 점입니다.

재실시허가권(서브라이선스권)의 유무

라이센시가 실시허가를 받은 특허를, 또 다른 제3자에게 실시허가하는 권리를 ‘재실시허가권(서브라이선스권)’이라고 합니다.

라이센시의 자회사나 제3자에게 해당 특허권에 관한 제품을 제조하게 하는 경우라도, 법인이 다르면 ‘재실시허가권’이 필요합니다.

<주의 사항>
라이센시의 제조 위탁처가 다음의 요건을 충족하는 경우에는 ‘하청업체’로서, 라이센시 자신의 실시 행위로 인정되므로 ‘재실시허가권’은 필요 없게 됩니다.

• 라이센시가 하청업자에게 공임을 지불하는 경우
• 라이센시가 원재료의 구입이나 품질 관리 등에 대해 하청업자를 지휘·감독하는 경우
• 라이센시가 하청업자로부터 모든 제품을 인수하는 경우

실시허가료 (라이선스료)

실시허가료의 산정 방법에는 정해진 규칙이 없으며, 라이선서와 라이선시의 권력 관계나, 업계의 표준적인 대가 등을 참고하여 결정되는 경우가 많습니다. 자주 사용되는 방법으로는 다음의 4가지가 있습니다.

정액 실시료

라이선시의 판매실적 등과 관계없이 일정한 금액을 실시료로 받는 것으로, 지불은 일시불과 월 단위 또는 연 단위로의 분할 지불이 있습니다.

<주의 사항>
정액 실시료는 라이선스에 의한 수입이 계약 시에 확정되는 장점이 있지만, 라이선시의 매출이 초기 예상을 크게 초과한 경우, 정기 실시료보다 적은 금액만 얻을 수 있는 경우가 있습니다.

경상실시료

허가특허의 실시에 따라 라이선시가 얻은 실적에 비례한 금액을 받는 것으로, 매출금액이나 이익금액 등에서 실시료율을 사용하여 계산하는 요율제와 제품의 생산수에 비례하여 계산하는 양적제 등이 있습니다. 금액이나 이익 금액 등에서 실시료율을 사용하여 계산하는 요율제와, 제품의 생산 수에 비례하여 계산하는 량적제 등이 있습니다.

<주의 사항>
라이선시의 판매가 호조일 때는 좋지만, 예상보다 하회한 경우에는 개발 비용의 회수가 어려워지므로, 판매실적이 일정금액에 도달하지 않는 경우에 받는 ‘최소 실시료’를 조합하는 것도 고려해볼 수 있습니다.

또한, 매출에서 실시료를 계산하는 경우에, 운임·포장료·보험·대리점 수수료 등의 비용을 공제한 ‘순매출가격’을 기반으로 하는 경우가 있지만, 공제항목이 많을수록 받는 실시료가 줄어드는 점에 주의해야 합니다.

계약일시금 + 경상실시료

제품에 따라서는 특허실시허가계약의 체결로부터 제품화까지 시간이 걸리며, 라이선스료를 받는 데 몇 년이 걸리는 경우도 있을 수 있습니다.

벤처기업과 같이 가능한 한 빨리 특허권을 현금화하고 싶은 경우에는 계약일시금과 경상실시료의 조합이 효과적입니다.

불쟁의무

불쟁의무란, 라이센서가 라이센시에게 실행허가의 대상이 되는 특허권의 유효성에 대해 이의를 제기하지 않는 의무를 부과하는 것입니다.

그러나, 무효이유가 존재하고 원래 권리를 얻을 수 없어야 할 특허가 존재한다면, 해당 특허권에 포함된 기술의 사용이 제한되어 공정한 경쟁을 방해할 가능성이 있습니다.

따라서, 불쟁의무를 라이센시에게 부과하는 것은 독점 금지법에서 금지하고 있는 부정한 거래 방식에 해당할 수 있습니다.

부정한 거래 방식에 해당하지 않는 것으로 다음 조항이 고려될 수 있습니다.

제○○조 (불쟁의무)
甲(라이센서)는, 乙(라이센시)가, 직접 또는 간접적으로 본건 특허의 유효성을 이의할 경우에는, 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

특허보증 (불보증)

라이센시 수취인 중에는, 허가된 특허의 실행으로 인한 위험을 피하고자 라이센스 제공자에게 다음과 같은 보증을 요구하는 경우가 있습니다.

• 실행허가의 대상이 되는 특허의 실행으로 제3자의 권리를 침해하지 않음을 보증한다.
• 실행허가의 대상이 되는 특허에 대해 무효사유가 존재하지 않음을 보증한다.

세계적으로 특허신청이나 선행문헌 등을 확인하는 것은 사실상 불가능하므로, 라이센스 제공자가 이러한 보증을 하는 것은 매우 큰 위험이 됩니다.

주의사항
라이센시 수취인으로부터 위와 같은 특허보증을 요구받아도, 인정해서는 안되지만, 제3자로부터 권리침해로 손해배상 등을 청구받은 경우의 처리에 대해 규정해 두는 것이 필요합니다.

특허의 불보증과 제3자의 권리를 침해한 경우의 대응으로는, 다음과 같은 조항이 고려될 수 있습니다.

1. 가(라이센스 제공자)는, 허가된 특허에 대해 무효 사유가 존재하지 않음을, 그리고 나(라이센시 수취인)가 본 계약에 기초한 제품의 제조, 판매, 사용 및 수출로 인해 제3자의 특허권 등을 침해하지 않음을 보증하지 않는다.
2. 그러나, 나가 본 계약에 기초한 제품의 제조, 판매, 사용 및 수출로 인해 제3자의 특허권 등을 침해한 경우, 가는 해당 침해의 회피에 대해 나에게 협력한다.

개량발명의 귀속

라이센시가 개발한 개량발명은, 허가특허에 관한 기술정보가 없으면 이루어질 수 없을 가능성이 크기때문에, 라이센서에게도 어떠한 권리가 주어져야 한다고 생각하는 사람들이 많을 것입니다.

그러나, 라이센시가 개발한 개량발명권리에 대해, 다음과 같은 의무를 라이센시에게 부과하는 것은 독점금지법에의해 금지된 불공정한 거래방식에 해당할 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

• 라이센서에게 귀속시키는 것
• 라이센서와 공유하는 것
• 라이센서에게 독점적 라이센스를 주는 것

<주의 사항>
라이센서가 아래의 의무를 라이센시에게 부과하는 것은 불공정한 거래방식에 해당하지 않으므로 특허실시허가계약에서 규정이 가능합니다.

• 라이센시가 개발한 개량기술이 헉가특허에 관한 기술이 없으면 이용할 수 없는 경우, 해당 개량기술에 대한 권리를 적절한 대가로 라이센서에게 양도하는 것
• 라이센서에게 비독점적으로 라이센스를 주는 것

특허 노하우 실시 허가계약

특허 라이선스와 함께 노하우의 실시허가를 포함하는 경우, ‘특허 노하우 실시 허가계약'(일본어: 特許ノウハウ実施許諾契約)을 체결해야 합니다.

예를 들어, ‘물질 A’의 실시 허가를 받았지만 특허 명세서에 기재된 방법으로는 저비용으로 생산할 수 없는 경우, 라이센서가 비밀로 보유하고 있는 저비용 생산에 관한 노하우의 실시허가를 받는 경우가 해당됩니다.

그러나, 유효기간만료로 인해 대가지불의무가 소멸하는 ‘특허권'(일본어: 特許権)과, 사용권이 허가되는 한 대가지불의무가 있는 ‘노하우'(일본어: ノウハウ)는 계약내용이 다르므로 별도로 검토할 필요가 있습니다.

요약

지금까지 설명해온 ‘특허실시 허가계약의 주의점’ 외에도, 라이선스료의 ‘비환급 조항’이나, 라이선서가 허가 특허의 실시로 인해 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않는 ‘면책조항’ 등도 라이선서의 위험을 줄이는 조항으로 간주될 수 있습니다.

독점 금지법과의 관계나 노하우의 실시허가를 포함하는 경우 등 ‘특허실시 허가계약’을 검토하는 경우에는 다양한 전문지식이 필요하므로 독자적으로 판단하는 것이 아니라 전문적인 지식과 경험이 풍부한 변호사에게 사전에 상담하는 것을 권장합니다.

특허권뿐만 아니라 저작권이나 상표권 등, 라이선스 계약을 전반적으로 알고 싶은 분은 아래 기사에서 자세히 설명하고 있으니 이 기사와 함께 참고하시기 바랍니다.

당사의 대책 안내

모노리스 법률사무소는 IT, 특히 인터넷과 법률의 양면에 높은 전문성을 가진 법률사무소입니다. 특허 실시 허가 계약에 있어서는 계약서 작성이 필요합니다. 당사에서는 도쿄증권거래소 프라임 상장 기업부터 벤처 기업까지, 다양한 사건에 대한 계약서 작성 및 검토를 진행하고 있습니다.